19 mai 2022

Quelle indépendance pour le tiers acheteur d’un procès-verbal de constat d’achat ?

19 mai 2022
Author: admingih092115
Par un arrêt rendu le 6 avril 2022 [1], la cour d’appel de Paris a retenu la validité d’un procès-verbal de constat d’achat consigné par un huissier de justice alors même que l’achat avait été effectué par le stagiaire d’un cabinet d’avocats mandaté par la société ayant requis ledit constat. Cette décision s’inscrit en rupture avec la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui, au nom du principe d’indépendance du tiers acheteur fondé sur le droit à un procès équitable, avait jugé dans une décision du 25 janvier 2017 rendue par la première chambre civile [2]  qu’un avocat stagiaire du cabinet conseil de la société qui requiert le constat d’achat n’était pas un tiers acheteur indépendant. Malgré les critiques de la doctrine, cette interprétation a d’ailleurs été reprise par la cour d’appel de Douai dans un arrêt du 16 décembre 2021 [3], commenté dans une précédente news. Dans son arrêt du 6 avril 2022, la cour d’appel de Paris fait prévaloir le droit à la preuve de la matérialité des actes contrefaisants sur le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, au terme d’un contrôle de proportionnalité motivé et détaillé. En l’espèce, la société Rimowa avait fait établir par procès-verbal consigné par un huissier de justice un constat d’achat d’une valise qu’elle jugeait contrefaisante. Elle a ensuite assigné la société commercialisant cette valise en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire. En première instance, le débat s’est noué autour de la validité de ce constat d’achat dans la mesure où l’achat avait été réalisé par un stagiaire du cabinet d’avocats mandaté par la société Rimowa. La société défenderesse demandait le prononcé de la nullité de ce constat d’achat en arguant que ses conditions de réalisation portaient atteinte à son droit à un procès équitable pour défaut d’indépendance du tiers acheteur. Par un jugement rendu le 7 mars 2019, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande en déclarant nul le procès-verbal de constat d’achat et en déboutant la société Rimowa de l’intégralité de ses demandes. Sur appel de la société Rimowa, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et déclaré valable le procès-verbal de constat d’achat. Pour ce faire, elle invoque successivement trois fondements. D’une part, la cour d’appel de Paris invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui retient que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ne fait pas obstacle à la production d’une preuve déloyale dès lors que le procès présente dans l’ensemble un caractère équitable [4]. Une telle garantie peut notamment résulter de la possibilité pour les parties de contester ladite preuve devant un tribunal [5]. D’autre part, la cour d’appel de Paris mentionne la directive (CE) n°2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle [6]. Enfin, la cour d’appel se réfère au principe de proportionnalité qui exige du juge qu’il s’assure du juste équilibre entre « le principe de loyauté des preuves » et le « droit de propriété des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui doit leur permettre de réunir des preuves, dans des conditions qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses » [7]. Il ne s’agit là, ni plus, ni moins, de concilier le principe de loyauté dans l’administration de la preuve avec le droit à la preuve à l’aune du droit au procès équitable. La cour d’appel de Paris détaille ensuite les motifs l’ayant conduite à retenir la validité du constat d’achat. Elle retient d’abord que « la société défenderesse n’a démontré aucun stratagème qui aurait été mis en place par la société Rimowa et/ou par l’huissier instrumentaire et/ou par M.P, le tiers acheteur » [8]. Elle note d’ailleurs que l’identité et la qualité du tiers acheteur, stagiaire au sein du cabinet d’avocats agissant en qualité de conseil de la société Rimowa, étaient clairement mentionnées sur le procès-verbal. Elle ajoute que la circonstance que le tiers acheteur soit stagiaire auprès du cabinet d’avocats mandaté par la société Rimowa n’a pas affecté le caractère objectif des constatations mentionnées au procès-verbal et n’a pas porté, en soi, atteinte au droit à un procès équitable de la société défenderesse dans la mesure où celle-ci avait la possibilité de contester ledit procès-verbal. La cour d’appel de Paris en déduit qu’annuler le procès-verbal de constat pour défaut d’indépendance du tiers acheteur « reviendrait à priver inutilement la société Rimowa de la possibilité d’obtenir simplement des éléments susceptibles de constituer la preuve de la matérialité des agissements qu’elle invoque, alors que […] la preuve de la contrefaçon en droit français est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par la réalisation d’un procès-verbal de constat d’achat » [9]. Par cet arrêt, la cour d’appel introduit d’avantage de souplesse dans l’établissement de la preuve d’agissement contrefaisants et partant, adopte une position raisonnablement plus réaliste que celle de la Cour de cassation [10]. Dans l’attente d’une nouvelle décision de la Cour de cassation en la matière, la prudence reste néanmoins de mise lors du choix du tiers-acheteur lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat d’achat. Baptiste Kuentzmann Juriste [1] Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 1, 6 avril 2022, RG 20/17307, Rimowa GmbH c/ Intersod (lire la décision ici) [2] Civ. 1re, 25 janvier 2017, n° 15-25.210, publié au Bulletin [3] Cour d’appel de Douai, ch. 2, sec. 1, 16 décembre 2021, Cartospé-Packaging c/ Cartonnage Vaillant & Astra Inks [4] CEDH, 12 juillet 1988, n° 10862/84, Schenck c/ Suisse [5] CEDH, 18 mars 1997, no 21497/93, Mantovanelli c/ France [6] Directive (CE) n°2004/48 du 29 avril 2004, considérant 20 « étant donné que la preuve est un élément capital pour l’établissement de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, il convient de veiller à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement » et article 3 « 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif » [7] Cour d’appel de Paris, op. cit., p.8. [8] Ibid [9] Ibid., p. 9 [10] En référence à la formule de Philippe Téry dans son commentaire de la décision Civ 1re, 25 janvier 2017 « Apparence : 1 – vérité : 0 – observations sur la loyauté dans la recherche des preuves » in RTD civ., 2017, p. 719 : « Lorsque dans une situation donnée, la vérité peut raisonnablement être approchée, il faut lui donner la préférence sur les apparences appréciées de manière abstraite ».
21 janvier 2022

L’AC Milan perd son match (et sa marque) devant le TUE

21 janvier 2022
Author: teamtaomanews
Les Allemands ont remporté un match judiciaire en droit des marques contre les Italiens (3-0) dans une affaire opposant l’Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan), célèbre club de football, à la société de droit allemand InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG. La première mi-temps a débuté le 6 avril 2017 avec une opposition formée devant l’Office européen des marques (EUIPO) par cette société allemande, sur la base de sa marque verbale allemande MILAN, enregistrée notamment en classe 16, à l’encontre d’une demande de marque du club de football Italien. Ce dernier, par une demande de marque internationale désignant l’Union européenne n°1329545, souhaitait protéger sa marque semi-figurative (ACM 1899 AC MILAN) dans les vingt-sept États de l’Union pour des produits en classe 16 de la Classification de Nice, à savoir : « Papier ; carton ; couvertures de livres ; colle pour la papeterie ou le ménage ; articles de papeterie ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier à lettres ; [articles de papeterie] ; marqueurs ; agrafes de bureau ; fournitures pour le dessin ; fournitures pour l’écriture ; fournitures scolaires ; gommes à effacer ; encres ; correcteurs liquides ; gabarits [articles de papeterie] ; crayons ; crayons fusains ; crayons d’ardoise ; mines de crayon ; stylos [articles de bureau] ; plumes d’acier ; porte-crayons ; porte-mines ; porte-plume ; billes pour stylos à bille ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; carnets ; tampons encreurs ; taille-crayons ; tire-lignes ». La société allemande obtient une première fois gain de cause par une décision rendue le 30 novembre 2018, dans laquelle l’EUIPO a reconnu l’opposition justifiée dans son intégralité. Mécontent de cette décision, le club de football italien, dans le cadre d’une seconde mi-temps, a formé un recours. Mais la deuxième chambre de recours de l’EUIPO le rejette et confirme la décision de la division d’opposition dans son intégralité. Le Milan AC tente alors une dernière attaque devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) en contestant l’appréciation des preuves d’usage de la marque antérieure réalisée par la chambre de recours, y compris celle de l’altération du caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée. Il ajoute que la chambre de recours n’a pas pris en compte la renommée de la demande de marque contestée aux fins de l’appréciation du risque de confusion, notamment en ce qui concerne les similitudes conceptuelles entre les signes. Le TUE, par une décision en date du 10 novembre 2021, marque un coup d’arrêt au match et confirme la victoire de la société allemande. En effet, il juge que l’usage sérieux de la marque antérieure, ainsi que le risque de confusion entre les marques en cause, a été dûment démontré et justifié.   Sur l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée D’une part, le TUE confirme que les preuves d’usage produites par la société allemande sont suffisantes pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure en Allemagne. Les pièces fournies par la société allemande (factures, catalogues…), prises dans leur ensemble, permettent de démontrer qu’elle s’est efforcée de maintenir ou acquérir une position commerciale sur le marché en cause, étant précisé, par ailleurs, que le TUE confirme la jurisprudence constante selon laquelle des pièces datées en dehors de la période pertinente peuvent être prises en compte pour apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque. D’autre part, le TUE suit le raisonnement de la chambre de recours de l’EUIPO selon lequel l’usage qui est fait de la marque antérieure sur le marché n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, à savoir sous une forme verbale. En effet, l’ajout d’un élément figuratif représentant la tête d’un oiseau, bien que non négligeable, demeure secondaire dans l’impression d’ensemble dès lors que, pour une partie du public pertinent, il vient renforcer la signification du mot « MILAN » et, en tout état de cause, il est constant que les éléments figuratifs ont une importance moindre du point de vue du consommateur.   Sur l’appréciation du risque de confusion Tout en contestant les ressemblances visuelles et phonétiques entre les marques, l’AC Milan a tenté une attaque assez intéressante sur le terrain de l’appréciation conceptuelle. En effet, l’AC Milan faisait notamment valoir que le public pertinent associera la marque demandée au célèbre club de football italien, entraînant ainsi des différences conceptuelles entre les signes susceptibles de neutraliser les ressemblances visuelles et phonétiques. Une telle approche n’est pas nouvelle dans le domaine footballistique puisque, dans le cadre de l’Affaire MESSI, opposant les marques MESSI et MASSI, l’argument avait été retenu par le TUE, dans une décision confirmée par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) [1]. Néanmoins, dans le cas présent, le TUE semble poser une limite à cette jurisprudence, confirmée par la suite dans le cadre d’une affaire impliquant la marque patronymique de la célèbre chanteuse MILEY CYRUS [2]. Le TUE répond que « seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits désignés par deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion ». Si l’argument semble favorable aux noms patronymiques célèbres, tel ne semble donc pas le cas pour certains organismes, comme ce célèbre club de football. Le match juridique Italie-Allemagne finit ainsi par trois buts au bénéfice des Allemands et la demande de marque semi-figurative ACM 1899 AC MILAN n° 1329545 est donc rejetée à l’enregistrement pour les produits qu’elle désigne en classe 16.   Leila Zorkot Stagiaire juriste Baptiste Kuentzmann Juriste [1] CJUE, 17 septembre 2020, Affaires jointes C-449/18 P et C-474/18 P [2] TUE, 16 juin 2021, Affaire T-368/20 Lire la décision sur le site Curia
12 novembre 2021

Marque de champagne : l’abus procédural peut nuire à la santé

12 novembre 2021
Author: teamtaomanews
Le Tribunal judiciaire de Paris a récemment rendu une décision en matière de contrefaçon et, subsidiairement, de concurrence déloyale et de parasitisme, qui sonne comme un avertissement contre l’instrumentalisation de la justice à des fins d’éviction de concurrents. La décision est devenue définitive. Cette affaire opposait deux sociétés productrices de vins de Champagne situées dans le même village : la société CHAMPAGNE ANDRE CLOUET, demanderesse, qui commercialise du champagne sous cette même appellation et la société CALX qui en commercialise sous le nom « LUCIEN COLLARD ». Titulaire de deux marques semi-figuratives, une française de 2013 et une européenne de 2016, la demanderesse reprochait à CALX de commercialiser des vins de Champagne avec des étiquettes qui « présentent une physionomie extrêmement proche de ses marques ». Il faut préciser que les étiquettes litigieuses reproduisent la marque verbale française « LUCIEN COLLARD », du nom de son titulaire, le président de CALX : Marque européenne de la demanderesse et exemple d’étiquette de la défenderesse   Dans une dispute qu’on devine être une querelle de clocher entre producteurs voisins, la société demanderesse a donc tenté d’agir sur le terrain de la contrefaçon en reprochant à la défenderesse, à l’occasion de son entrée sur un marché scandinave où elle était établie de longue date, l’utilisation non autorisée de sa marque antérieure. On notera tout d’abord une intéressante requalification par le tribunal d’une fin de non-recevoir en demande reconventionnelle en nullité, dont elle déboute la défenderesse : celle-ci avait tenté de faire déclarer la demanderesse irrecevable à agir sur le fondement de sa marque européenne de 2016, postérieure au droit d’auteur invoqué sur l’étiquette de la défenderesse. Les éléments verbaux des signes en présence étant totalement différents, la demande reconventionnelle est rejetée. Sur la demande principale en contrefaçon, le tribunal procède à une analyse du risque de confusion et en exclut la possibilité, de façon peu surprenante au vu des données de fait. Il considère que, si les produits désignés sont « pour une très large part identiques », l’élément dominant de la marque antérieur est son élément verbal et qu’il est très différent de celui utilisé par la défenderesse (« André Clouet » vs « Lucien Collard »). Le caractère onéreux du produit concerné confère au public pertinent « un niveau d’attention un peu plus élevé que pour d’autres boissons alcoolisées ». Cette attention élevée a pour effet de neutraliser les éléments figuratifs différents dans les deux étiquettes, objets de la demande de contrefaçon qui est donc rejetée. Les demandes relatives à la concurrence déloyale et au parasitisme subissent le même sort. Le Tribunal reprend une analyse similaire pour comparer les étiquettes en présence et ajoute que les ornements utilisés relèvent d’un « procédé connu, qui a été couramment utilisé par de nombreux exploitants de Champagne » et qui est donc banal. Le tribunal n’a pas reconnu non plus le parasitisme car la défenderesse a apporté la preuve qu’elle a effectué des investissements pour la conception et le packaging de ses bouteilles à travers une société spécialisée dans l’habillage des vins. Le caractère radicalement infondé des demandes formulées, ajouté à certains éléments de contexte, a amené le Tribunal à entrer en voie de condamnation pour procédure abusive. En effet, les parties coexistaient déjà sur le marché depuis quatre ans et la demanderesse n’a allégué un risque de confusion qu’après avoir constaté que sa concurrente avait remporté un appel d’offres sur le marché scandinave, notamment norvégien, où elle était elle-même présente. De plus, la proximité géographique des parties, situées dans une même commune de moins de 1.000 habitants, et leur appartenance à un même secteur d’activité permettent de conclure que la demanderesse avait nécessairement connaissance des étiquettes utilisées par la défenderesse bien avant l’invocation d’une confusion par lettre de mise en demeure en juin 2019. Le tribunal conclut alors que l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme intentée par la demanderesse « n’a été motivée que par sa volonté délibérée d’entraver la société CALX dans le développement de son activité », reconnaissant ainsi le caractère abusif de la procédure et condamnant la demanderesse à 5.000 euros de dommages-intérêts et 15.000 euros d’article 700. La décision illustre le risque que peuvent prendre les justiciables à tenter d’évincer un concurrent en instrumentalisant des outils légaux et l’institution judiciaire.   Référence et date : Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 1e section, 29 juillet 2021, RG n° 19/13569 Décision non publiée, communiquée sur demande à contact-avocat@taoma-partners.fr   Salomé Hafiani Lamotte Stagiaire – Pôle Avocats Jérémie Leroy-Ringuet Avocat à la cour  
05 juillet 2021

Tintin et le temple de l’exception de parodie

5 juillet 2021
Author: teamtaomanews
L’artiste Xavier Marabout a réalisé des œuvres d’art mêlant l’univers du peintre Edward Hopper et celui de l’auteur de bande dessinée Hergé à travers la représentation du personnage de Tintin, placé dans des situations saugrenues. L’artiste a fait le choix de représenter le célèbre reporter accompagné de femmes dans des environnements austères, évoquant la mélancolie habituelle des œuvres de Hopper. La société Moulinsart, titulaire exclusive des droits patrimoniaux de Hergé (à l’exception de l’édition des albums de bande dessinée) a constaté la vente et la commercialisation des œuvres, sur le site internet de Xavier Marabout, adaptant sans autorisation les personnages des Aventures de Tintin. Cette dernière considérant ces actes comme contrefaisants a assigné Xavier Marabout en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal Judiciaire de Rennes (1). La question principale abordée dans cette décision est de savoir si Xavier Marabout peut légitimement se prévaloir de l’exception de parodie. Et subsidiairement, s’il y a lieu de considérer que les actes en question sont parasitaires ou déloyaux. Concernant la question de l’exception de parodie le Tribunal Judiciaire a rappelé le principe selon lequel lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire « 3° sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ; 4° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». Xavier Marabout invoque cette exception au monopole du droit d’auteur de la société Moulinsart, sans pour autant contester avoir reproduit et adapté sans autorisation des éléments issus des Aventures de Tintin. Dans un premier temps, le tribunal s’est livré à une analyse précise de chaque critère de l’exception de parodie : La parodie doit permettre l’identification immédiate de l’œuvre parodiée, ce qui est le cas en l’espèce puisque les personnages de l’œuvre d’origine sont aisément identifiables. L’œuvre parodique doit se distinguer de l’œuvre originale. En l’espèce, le choix du support – un tableau versus une bande dessinée – permet bien de distinguer l’œuvre parodique de l’œuvre originale. L’intention humoristique doit être présente et reconnue par le public, l’austérité des œuvres de Hopper est ici plus animée et vient transcender l’impossibilité pour Tintin d’afficher ses sentiments dans des situations burlesques où des femmes aux allures de « bimbos » sont représentées. En outre, le nom des œuvres permet également de démontrer l’approche parodique de l’auteur avec un effet humoristique tel que « Moulinsart au soleil» ou « Lune de miel » faisant écho directement aux œuvres originales de Hergé. Une absence de risque de confusion : La parodie exige une distanciation comique et un travestissement qui ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux œuvres de l’auteur. Les Aventures de Tintin ont connu une diffusion mondiale considérable par le nombre d’exemplaires vendus, que le public identifie aisément. Les travestissements opérés sont effectués sous forme de tableau permettant de distinguer la représentation classique sous vignette de bande dessinée habituelle de Hergé. Enfin, les inspirations de l’univers de Hopper étant indéniables par les environnements reproduits mais aussi par les titres des œuvres ne peuvent venir caractériser un risque de confusion quelconque. Dans ces conditions, le Tribunal judiciaire en conclut que les œuvres de Xavier Marabout traduisent une forme d’hommage et accueille l’exception de parodie. Le tribunal s’est ensuite concentré sur le fait de savoir si la démarche de Xavier Marabout ne s’inscrivait pas dans une démarche purement commerciale et mercantile, s’appropriant ainsi la valeur économique de l’œuvre de Hergé, portant de ce fait atteinte aux droits patrimoniaux de la société Moulinsart. Faisant une appréciation très concrète des enjeux financiers en comparant les revenus générés par l’œuvre de Hergé et ceux découlant de l’exploitation des tableaux de Xavier Marabout les juges considèrent que les faits allégués de contrefaçon n’engendrent qu’une perte financière minime voire totalement hypothétique pour la société Moulinsart, qui ne peut dès lors s’opposer à la liberté de création. En conséquence, le Tribunal judiciaire déboute la société Moulinsart de ses demandes au titre du droit d’auteurs en excluant toute faute constitutive de contrefaçon. Pour ce qui est des demandes en concurrence déloyale ; le tribunal a noté que l’exception de parodie ne peut venir caractériser un comportement fautif parasitaire et que les activités commerciales d’exploitation des produits dérivés de l’œuvre de Tintin par la société Moulinsart ne s’adressent pas à la même clientèle que les œuvres réalisées par Xavier Marabout, et ne peuvent de ce fait constituer une concurrence déloyale. Ainsi, cette décision parait cohérente et mesurée, notamment au regard des œuvres en question où l’empreinte de l’auteur par l’originalité de ses choix et références permettent de faire prévaloir la liberté d’expression des artistes.   Dorian Souquet Juriste stagiaire Anne Laporte Avocate à la Cour   (1) Tribunal judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 10 Mai 2021, 17/04478 – Société Moulinsart c/ Xavier Marabout
25 mars 2021

Un pacte d’actionnaires peut emporter cession de droits d’auteur

25 mars 2021
Author: teamtaomanews
La question de la titularité du droit d’auteur sur les inventions de salariés est récurrente en droit français. Le principe est que l’existence d’un simple contrat de travail n’emporte aucune dérogation au profit de l’employeur à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l’auteur salarié. Ainsi, en l’absence de cession de droits, le salarié ne transmet à son employeur aucune autorisation d’exploitation sur ses œuvres. Mais les choses se compliquent lorsque le salarié est également actionnaire et qu’un pacte d’actionnaire envisageait le sort des œuvres à naître. La cour d’appel a eu l’occasion de se pencher sur ce problème dans un arrêt du 26 février 2021 relatif à des créations de mode. Le conflit opposait d’une part une société CYMBELINE FOREVER, venant aux droits de la société CYMBELINE, spécialisée dans la commercialisation de robes de mariées, et d’autre part l’ancienne directrice de collection salariée de CYMBELINE, dont le contrat de travail avait trouvé son terme mais qui était toujours actionnaire. L’ancienne directrice reprochait à la société qui avait repris le fonds de commerce d’avoir commercialisé cinq modèles de robes de mariées créés après la fin de son contrat de travail et dont elle n’avait cédé les droits à personne. La cour a considéré que l’ancienne directrice de collection prouvait bien sa qualité d’auteur mais qu’elle avait cédé les droits d’exploitation à la société et ne pouvait invoquer une atteinte à ses droits patrimoniaux ; que toutefois l’absence de son nom avait porté atteinte à son droit moral. Les juges commencent donc par reconnaitre la qualité d’auteur à l’ancienne directrice de collection et l’originalité de ses créations, ce qui justifie, en l’absence de la mention de son nom, une condamnation pour atteinte au droit moral. Ils considèrent ensuite que la titularité des droits patrimoniaux revient à la société CYMBELINE. Pour statuer ainsi, la cour constate que l’ancienne salariée avait signé, en compagnie des fondateurs, un pacte d’actionnaires prévoyant que la pleine propriété des droits de propriété intellectuelle appartenait à la société, mais également que chacun des signataires s’interdisait « à l’avenir de déposer ou de protéger de quelque façon que ce soit, à son nom, directement, indirectement ou par personne interposée, tous droits intellectuels (brevets, marques…) nécessaires ou utiles à l’activité de la Société ». Tout signataire s’engageait également « à déposer et protéger lesdits droits exclusivement au nom de la Société afin que cette dernière puisse en jouir et en disposer librement comme propriétaire ». Ce pacte ayant été conclu pour toute la durée pendant laquelle les signataires sont titulaires de titres et, en tout état de cause, pour une durée de douze années minimum, l’ancienne directrice n’était donc pas en mesure de revendiquer les droits sur ses créations puisqu’elle a « cédé à la société Cymbeline les droits patrimoniaux d’auteur » sur les robes litigieuses. L’ancienne salariée est déboutée de ses demandes à ce titre. La Cour considère qu’un pacte d’actionnaires contenant un engagement de chacun des associés de ne pas revendiquer la protection de ses créations pour son propre compte vaut preuve de la cession des droits patrimoniaux. Il s’agit là d’une solution intéressante et très discutable, selon laquelle l’interprétation de la volonté des parties semble devoir l’emporter sur les dispositions légales relatives à la nullité de la cession globale des œuvres futures (Code de la propriété intellectuelle, article L. 131-1) et à l’obligation de constatation par écrit et de façon précise des contrats de transmission des droits d’auteur (article L. 131-2, certes non applicable à la date des faits, et L. 131-3). En effet, si le droit français exige en principe que le contrat de cession énumère précisément les droits cédés et les modes d’exploitation couverts, les juges ont, en l’espèce, considéré que les stipulations relativement sommaires du pacte d’associés valaient transmission. Une telle solution, qui pourrait donner matière à pourvoi en cassation, invite en tout cas les créateurs actionnaires à surveiller avec toujours plus de vigilance les droits dont ils sont propriétaires, afin d’être en mesure d’en conserver la maîtrise à travers le temps.   Référence et date : Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 2, 26 février 2021, n°19/15130 Décision non publiée, communiquée sur demande à contact-avocat@taoma-partners.fr   Retrouvez sous ce lien une autre actualité récente relative au droit de la mode et à la qualité d’auteur des salariés.   Jérémie LEROY-RINGUET Avocat à la Cour Mathilde GENESTE Élève-avocate
23 avril 2020

La lutte contre la contrefaçon aux temps du Coronavirus

23 avril 2020
Author: teamtaomanews
ou : Comment défendre vos droits de propriété intellectuelle en période de confinement ? Du fait de la crise sanitaire, les tribunaux sont fermés depuis mi-mars 2020, les actions judiciaires les plus courantes – y compris les actions en contrefaçon – ne peuvent pas être engagées et les actions en cours sont suspendues. Ainsi, les outils judiciaires dont disposent les titulaires de droits de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles, brevets, droits d’auteur, etc.) pour lutter contre la contrefaçon sont devenus indisponibles et risquent de l’être encore pendant un certain temps à l’issue du confinement car l’activité des tribunaux ne redémarrera que progressivement. Parallèlement, nous assistons à une multiplication des arnaques COVID et des contrefaçons en ligne. Titulaires de droits, ne restez pas inactifs. Il est possible d’agir sans attendre le déconfinement et la reprise de l’activité judiciaire. Il existe un ensemble d’outils alternatifs permettant de faire respecter vos droits et de tenter d’obtenir rapidement la cessation des actes de contrefaçon. TAoMA a identifié quatre étapes préalables, allant de l’utile à l’indispensable : La surveillance en ligne, pour repérer les actes contrefaisants La surveillance douanière, pour faire surveiller les allées et venues des produits contrefaisants L’utilisation de la technologie blockchain, pour authentifier les produits et prouver la contrefaçon repérée Le constat d’huissier sur Internet, pour prouver la contrefaçon repérée Ainsi que cinq actions disponibles : La récupération de noms de domaine contrefaisants Le signalement d’actes de contrefaçon à l’office européen de la propriété intellectuelle Le signalement de contenu illicite sur les réseaux sociaux La lettre de mise en demeure La notification LCEN   LES ÉTAPES PRÉALABLES  La surveillance en ligne Un titulaire de droits identifie souvent des actes de contrefaçon en surveillant lui-même l’activité de ses concurrents ou en jetant un œil aux principales plates-formes marchandes, voire en en découvrant de façon inopinée. Il est toutefois indispensable d’adopter une stratégie systématique de surveillance active afin d’éviter de se retrouver prescrit ou forclos à agir en contrefaçon ou sur un autre fondement. En ce qui concerne la contrefaçon en ligne, il existe des sociétés spécialisées, comme Safebrands et IP Twin, qui ont rendu certains de leurs services de surveillance provisoirement gratuits. Ces sociétés proposent notamment les services suivants, pour le monde entier : Surveillance des nouvelles occurrences de mots-clés dans les liens, pages de sites, metatags, etc. Surveillance des réseaux sociaux Surveillance des plates-formes de vente en ligne (Amazon, eBay, Rakuten…) Surveillance des « adwords » Surveillance de l’utilisation des logos Ces sociétés remettent des rapports à intervalles plus ou moins fréquents, comprenant les données brutes collectées. L’analyse du caractère contrefaisant doit être réalisée par un avocat pour être fiable. TAoMA Partners a également développé ses propres techniques de surveillance et d’identification et les utilise régulièrement au service de ses clients.   La surveillance douanière La surveillance en ligne peut être utilement doublée par une surveillance « physique » par les douanes. Il est possible de mettre en place une surveillance douanière en en faisant la demande auprès des services des douanes au moyen d’un formulaire identifiant les droits des titulaires, incluant des photographies de produits authentiques et des conseils pour repérer les contrefaçons. Cette surveillance est toujours disponible en ce moment, les douanes requérant que les demandes de surveillances soient pour l’instant envoyées exclusivement par e-mail. Sans rentrer dans les détails, la saisie de marchandises contrefaisantes par les douanes donne lieu à une notification au titulaire des droits qui informe les douanes de son souhait, le cas échéant, de faire procéder à une destruction simplifiée des produits ou les informe que les produits ne sont pas contrefaisants.   L’utilisation de la technologie blockchain Cette technologie réputée infalsifiable, utilisée par la cryptomonnaie Bitcoin, peut être adoptée par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour se protéger contre la contrefaçon. Cette technologie intéresse tout particulièrement les acteurs du secteur du luxe mais pas exclusivement : elle pourrait s’appliquer aux produits culturels, technologiques ou autres. Lors de l’achat d’un objet original, un QR code est émis et permet de produire un certificat d’authenticité numérique inscrit dans la blockchain. Il est ainsi possible à tout moment de vérifier si et de prouver que l’objet est authentique. Il peut également contenir l’historique des réparations autorisées et des reventes à d’autres propriétaires de l’objet et de son certificat. Les titulaires des marques peuvent également suivre, de façon anonymisée quant à leurs propriétaires, la vie de l’objet. La blockchain peut également être utilisée, à la place des enveloppes Soleau, pour prouver une date de création et protéger un actif de propriété intellectuelle non enregistré, comme une œuvre d’art ou une œuvre littéraire, y compris aux différentes étapes de sa création, ce qui intéressera en particulier les producteurs audiovisuels. La date certaine enregistrée par l’inscription dans la blockchain peut en outre être réalisée par huissier, ce qui peut à terme renforcer le caractère probant vis-à-vis de juges pas nécessairement sensibilisés au fonctionnement de la blockchain. Parmi les autres utilisations possibles, la victime d’actes de contrefaçon peut inscrire dans la blockchain des captures d’écran des actes contrefaisants et le code source des pages concernées. Néanmoins, pour les juges français, à ce stade, le constat d’huissier sur Internet semble le mode de preuve à privilégier.   Le constat d’huissier sur Internet En matière de contrefaçon, la preuve est libre, ce qui veut dire que les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent, par exemple, tenter de prouver la contrefaçon en produisant des captures d’écran du site contrefaisant. Rappelons en outre que les tribunaux accordent de plus en plus de valeur aux pages archivées sur le site web.archive.org et que la date figurant sur ces pages archivées est considérée comme plus probante qu’une datation résultant d’un archivage personnel. Voir notre TAoMA news du 8 novembre 2019. Mais ce type de document est bien sûr moins probant que des preuves établies par constat d’huissier. Les huissiers de justice peuvent réaliser, depuis leur domicile ou leur étude, des constats sur Internet, en donnant ainsi une date certaine à la présence en ligne d’actes contrefaisants et en adoptant des techniques permettant d’écarter les doutes qui affectent l’enregistrement « artisanal » de pages web qu’effectuerait un titulaire de droit de propriété intellectuelle. Le rôle de TAoMA est de travailler de concert avec l’huissier, afin que le constat réalisé réunisse l’ensemble des informations nécessaires pour apporter la preuve de la contrefaçon de manière efficace et exploitable. Ces constats pourront, bien sûr, être utilisés dans un contentieux judiciaire futur ; mais ils sont également utiles pour mettre en œuvre certaines des actions disponibles en-dehors de toute procédure judiciaire.   LES ACTIONS DISPONIBLES La récupération de noms de domaine contrefaisants Les titulaires de marques constatent souvent qu’un tiers a inclus une de leurs marques au sein même d’un nom de domaine, de façon identique ou similaire (par exemple « channel-parfums.com »). Ce type d’atteinte aux droits de marque, appelé « cybersquatting », se multiplie en ce moment. Plutôt que de requérir d’un juge qu’il ordonner le blocage du site, le titulaire peut choisir de demander la récupération du nom de domaine. Des demandes de récupération peuvent être adressées notamment : Auprès de l’office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) pour les domaines en .com, .net et .org : C’est la procédure « UDRP » (Uniform Domain-name Dispute-Resolution Policy) Et auprès de l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic) : C’est la procédure « Syreli » En cas de succès, le nom de domaine litigieux pourra être supprimé ou transféré au requérant. Le centre d’arbitrage de l’OMPI a annoncé être en état de traiter les demandes de récupération, même si l’on peut anticiper des délais accrus, la procédure habituelle prenant trois mois. L’Afnic a également informé qu’elle poursuivait son activité avec un délai de procédure inchangé de deux mois. L’avantage majeur de ces procédures est que leur coût est très limité et qu’elles se déroulent en ligne. En cette période de confinement, les deux organismes ont en plus décidé d’autoriser l’envoi de notifications par les parties par voie électronique alors que la voie postale est exigée, en temps normal. Dans certains cas, en fonction des faits, une alternative à ces procédures de récupération peut être trouvée dans la notification LCEN (voir plus bas).   Le signalement à l’EUIPO L’Office de l’Union européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) a mis en place un outil destiné en particulier à signaler la contrefaçon touchant les objets essentiels de lutte contre le coronavirus (masques, médicaments, matériel médical…). Certains de ces produits médicaux reproduisent sans autorisation des marques appartenant à des titulaires n’ayant parfois rien à voir avec le secteur de la santé. Ainsi, un contrefacteur a utilisé une marque de Disney (« Frozen II ») et violé son droit d’auteur en proposant à la vente des masques de protection pour enfants « Reine des Neiges » qui ne respectent évidemment pas les normes de sécurité et mettent en danger les populations, en plus de nuire aux titulaires de droits. L’outil lancé par l’EUIPO s’appelle IP Enforcement Portal (Portail de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle). Les titulaires de droits peuvent y échanger des informations sur l’étendue de leurs droits et sur les distributeurs autorisés, téléverser des photographies de produits authentiques et signaler les produits contrefaisants. La plateforme est gratuite et rend possible la mise en relation les titulaires de droits avec les autorités de poursuite dans chacun des pays de l’Union, ce qui permet, par exemple, à un titulaire français de signaler une contrefaçon à un magistrat bulgare ou suédois lorsque la contrefaçon en ligne ne s’adresse qu’aux internautes de ces pays. Dans ce type de situation comportant un péril sanitaire, il n’est pas douteux que les autorités publiques mettent sans tarder en œuvre des mesures de protection des populations et donc, indirectement, de protection des droits des titulaires. Mais même en-dehors de ces cas, il reste possible d’agir sans attendre. Deux mesures rapides et efficaces sont disponibles pour les titulaires de droit : la lettre de mise en demeure et la notification LCEN. Ces mesures visent à obtenir rapidement le retrait des pages contenant l’offre à la vente de produits ou de services contrefaisants. Un tel retrait n’empêche aucunement de réclamer des dommages-intérêts par la suite, une fois l’activité judiciaire rétablie.   Le signalement sur les réseaux sociaux Les réseaux sociaux, mais aussi les grandes plates-formes de vente en ligne (Facebook, Amazon, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, etc.) prévoient en général leurs propres procédures de signalement de contenus litigieux (contrefaisants, diffamant, ou illégaux d’une manière générale). Une infraction particulière aux réseaux sociaux est celle du « username squatting » ou des « faux comptes », soit l’utilisation d’une marque comme pseudo, par un tiers (par exemple, l’existence d’une page Facebook au nom d’une marque mais détenue par un fan ou par une personne moins bien intentionnée). Pour résoudre ce problème, ou tout autre difficulté liée à la présence d’un contenu illicite, le titulaire est invité à fournir des informations dans des formulaires en ligne et de joindre des pièces justificatives qui dépendent à chaque fois du type d’atteinte repérée. Par exemple, il est possible de signaler une atteinte à un droit de propriété intellectuelle sur YouTube sur cette page, une atteinte à un droit d’auteur sur LinkedIn sur celle-ci ou encore une usurpation d’identité sur Facebook à cette adresse. LinkedIn et Facebook permettent également, ainsi que d’autres réseaux, d’accéder à un formulaire de signalement via des boutons de commandes accompagnant chaque post. L’avantage considérable de ces procédures internes est qu’elles sont rapides, gratuites et qu’elles peuvent permettre d’obtenir facilement des retraits de contenus au niveau mondial. Mais l’inconvénient est que l’appréciation de la légitimité de la notification est laissée entièrement à l’appréciation des réseaux sociaux, voire de robots aux raisonnements automatisés et parfois peu pertinents, comme par exemple Content ID, un robot qui repère les vidéos contrefaisants sur YouTube et dont le fonctionnement est décrié. En cas d’échec, il reste toutefois possible d’utiliser les étapes de la lettre de mise en demeure et de la notification LCEN.   La lettre de mise en demeure Il est d’usage, lorsqu’un titulaire de droits constate qu’un tiers fait usage de sa marque sans autorisation, plagie ses droits d’auteur ou imite le modèle d’un produit qu’il commercialise, d’envoyer avant toute procédure contentieuse une lettre d’avocat ayant pour objet de le mettre en demeure de cesser les actes contrefaisants, de retirer les produits de la vente, de modifier sa marque, etc. Au-delà de la rédaction de la lettre, le regard de l’avocat est essentiel, notamment pour deux raisons : pour évaluer la réalité de la contrefaçon et pour vérifier si la prescription n’est pas acquise (ce qui n’empêcherait pas d’envoyer la lettre mais diminuerait la position de force du titulaire de droits). La lettre de mise en demeure peut tout à fait être envoyée en période de confinement. Tout d’abord, elle peut toujours être envoyée en recommandé avec accusé de réception dans la mesure où les services postaux fonctionnent toujours. De plus, La Poste propose un service d’envoi de lettres recommandées en ligne qui permet d’éviter à l’expéditeur de se déplacer au bureau de poste pour l’affranchir et l’envoyer. En pratique, l’expéditeur paye en ligne après avoir saisi les informations d’expédition et téléversé le courrier au format PDF. L’inconvénient est donc que le courrier n’est pas remis sous pli fermé à La Poste, mais cette dernière et ses employés sont tenus au secret des correspondances électroniques prévu par la loi. Le recours à un tel service n’est exclu ou fortement déconseillé que si le contenu de la lettre est particulièrement confidentiel ou bien si le courrier lui-même est confidentiel par application de la loi (comme un courrier couvert par le secret médical ou par le secret des avocats – ce qui n’est pas le cas pour une lettre envoyée par un avocat à la partie adverse). Ensuite, en pratique, la lettre recommandée est doublée d’un envoi en lettre simple et par e-mail quand l’adresse e-mail est connue. Cela permet de s’assurer que le destinataire puisse prendre connaissance rapidement du document sans avoir à aller le retirer à La Poste. Enfin, cette lettre, qui suffit parfois à obtenir le retrait des contrefaçons ou à voir satisfaites les autres demandes formulées, peut, en cas d’échec, être réutilisée dans le cadre d’une notification LCEN. Cette notification est aussi utile quand l’on ne dispose d’aucune information pour contacter le contrefacteur.   La notification LCEN La notification LCEN tire son nom de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004. Cette loi prévoit les formes dans lesquelles une personne qui estime que ses droits sont enfreints sur un site Internet peut obtenir la suppression du contenu illicite par l’hébergeur et non seulement par l’auteur du contenu. Ce contenu peut être de diverses natures plus ou moins graves : divulgation de données personnelles, pédopornographie, apologie de crime contre l’humanité, propos injurieux ou diffamants, photographies volées (revenge porn), contrefaçon (texte, photographie, musique, film, marque, dessins et modèles, etc.). Il doit être manifestement illicite : la contrefaçon doit être flagrante et indiscutable. Ce caractère manifestement illicite est apprécié par l’avocat et l’envoi d’une notification LCEN alors que le caractère illicite est discutable ou improbable peut engager la responsabilité de l’auteur de la notification. En pratique, le titulaire ou son avocat doit envoyer un premier courrier au contrefacteur (la lettre de mise en demeure peut ainsi être réutilisée, mais un simple e-mail suffit). Cette notification est un courrier envoyé dans les mêmes conditions qu’une lettre de mise en demeure classique : c’est un courrier en recommandé avec accusé de réception doublé par une lettre simple et, quand c’est possible, par un e-mail. Si l’étape de la lettre de mise en demeure a échoué, parce qu’il a été impossible de contacter directement l’auteur de la contrefaçon en l’absence d’informations ou parce que l’auteur de la contrefaçon n’a pas donné suite au courrier, il convient alors d’envoyer la notification LCEN à l’hébergeur du site, quand il s’agit d’une personne distincte de celle du contrefacteur. Son contact est censé figurer dans les mentions légales. En l’absence, fautive, de ces mentions, certains sites permettent de rechercher qui est l’hébergeur d’un site Internet. Voici quelques exemples pour y voir plus clair :   Le contenu d’une notification LCEN est encadré par la loi. Il conviendra, entre autres, d’y mentionner ou d’y adjoindre les éléments suivants : Une copie de la pièce d’identité du titulaire des droits (un extrait K-Bis dans le cas d’une personne morale) Un extrait K-Bis de l’hébergeur La preuve que l’auteur de la notification (ou le client de l’avocat auteur de la notification) est bien titulaire des droits : par exemple, le certificat d’enregistrement de la marque ou une version numérique du livre dont est tiré un passage reproduit sans autorisation Le fondement juridique qui permet au titulaire des droits de demander le retrait des pages web contrefaisantes : il s’agira des textes du code de la propriété intellectuelle et/ou de règlements européens conférant des droits aux auteurs et aux déposants de titres de propriété industrielle, ainsi que de l’article 6 de la LCEN L’identification de la matérialité de la contrefaçon incluant l’adresse URL : le constat d’huissier sur Internet est la preuve la plus recommandée La copie du courrier envoyé au contrefacteur ou la justification de l’impossibilité de le contacter Etc.   => Pourquoi une notification LCEN est-elle souvent efficace ? Parce que l’absence de réaction rapide de la part de l’hébergeur engage sa responsabilité (y compris pénale, la contrefaçon étant un délit) et que les hébergeurs peuvent donc être assignés en justice ou faire l’objet de plaintes pénales même sans que le titulaire de droits n’ait à se préoccuper du contrefacteur lui-même. La totalité des condamnations pourrait donc être supportée par l’hébergeur. Cet effet dissuasif est recherché par la loi en raison même du fait qu’il est facile, sur Internet, de dissimuler son identité et d’échapper aux poursuites. La LCEN a donc pour mission essentielle d’éviter qu’Internet soit une zone de non-droit, et ce même en période de confinement.   => Quid quand le site est situé à l’étranger ? Tout d’abord, un site « situé » à l’étranger, par exemple un site en .br ou en .cn, peut être soumis à la loi française et donc à la LCEN lorsqu’il s’adresse au public français. Cela peut être le cas, par exemple, s’il offre la livraison vers la France, s’il propose une version française de son interface ou encore si ses prix sont libellés en euros. Dans ce cas, l’obtention de la suppression des produits ou des offres de services contrefaisants sera bien sûr plus difficile à obtenir mais n’est pas impossible. Ainsi, la notification LCEN adressée à l’hébergeur étranger peut préciser que le juge français pourrait ordonner la coupure de l’accès au site depuis la France, par l’intermédiaire des fournisseurs d’accès (FAI). Mais bien sûr, cette solution ne peut passer que par une décision de justice définitive et on doit se contenter de souhaiter que cette menace sera dissuasive, au stade de la notification LCEN. De plus, si une marque est reprise dans un nom de domaine situé à l’étranger, la procédure de récupération UDRP est tout indiquée. Enfin, une solution de pis-aller consister à effectuer un signalement aux moteurs de recherche référençant la page web contrefaisante. La loi américaine (le « DMCA ») oblige Google à supprimer de ses résultats de recherche des pages violant les règles de protection du copyright. Il est donc possible d’agir même lorsque la loi française n’est pas applicable.   Anne MESSAS Avocate à la cour, Associée Jérémie LEROY-RINGUET Avocat à la Cour
07 avril 2020

Impact de la déchéance pour non-usage sur une action en contrefaçon de la marque déchue

7 avril 2020
Author: teamtaomanews
La marque semi-figurative SAINT GERMAIN a été enregistrée en France le 12 mai 2006 par la société AR pour désigner des boissons alcooliques, des cidres, des digestifs, des vins et des spiritueux. De son côté, la société la Cooper International Spirits distribuait, sous la dénomination « St-Germain », une liqueur fabriquée par la société St Dalfour et par les Etablissements Gabriel Boudier. Le 8 juin 2012, la société AR a assigné ces trois sociétés en contrefaçon de marque devant le Tribunal de grande instance de Paris. Toutefois, dans une instance parallèle, le TGI de Nanterre a prononcé la déchéance de la marque semi-figurative SAINT GERMAIN de la société AR pour défaut d’usage, avec prise d’effet au 13 mai 2011, premier jour suivant la période de grâce. La titulaire déchue a néanmoins maintenu son action en contrefaçon pour les actes situés lors de la période antérieure à la déchéance, soit entre le 8 juin 2009 et le 13 mai 2011, période au cours de laquelle la marque n’était pas encore soumise à obligation d’usage. L’ensemble de ses demandes a été rejeté par le Tribunal de grande instance de Paris en 2015 ; le jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Paris le 13 septembre 2016. Cette dernière a en effet estimé que la société AR ne pouvait se prévaloir d’une atteinte portée à la marque SAINT GERMAIN, par un signe identique concurrent, alors même qu’elle ne présentait pas d’éléments probants permettant de témoigner d’une exploitation effective de ladite marque. Les juges du fond semblent donc avoir subordonné la potentielle condamnation pour contrefaçon à la preuve, ici manquante, que son titulaire l’exploitait, quand bien même la période quinquennale pour commencer l’usage de la marque courait encore. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et d’interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En substance, la question préjudicielle posée était de savoir si le titulaire d’une marque entretemps déchue en raison du défaut d’usage sérieux de celle-ci conserve toutefois le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage par un tiers – antérieurement à la date d’effet de la déchéance – d’un signe similaire créant une confusion avec sa marque.   L’indemnisation possible des préjudices antérieurs à la date d’effet de la déchéance pour non-usage La Cour rappelle tout d’abord que, selon sa propre jurisprudence, le titulaire d’une marque non encore soumise à usage sérieux – donc avant la fin de la période quinquennale suivant son enregistrement – peut très bien agir en contrefaçon sur la base des produits et services désignés, sans avoir à prouver qu’il fait usage de sa marque (CJUE, 21 décembre 2016, Länsförsäkringar, C-654/15). Or la situation est différente en l’espèce. La difficulté se situe précisément sur la portée des droits du titulaire sur la marque à l’expiration du délai de grâce, alors même que la déchéance a déjà été prononcée. En somme, une telle déchéance peut-elle avoir des incidences sur la possibilité du titulaire de se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées à sa marque au cours de cette période ? La CJUE répond par la positive, jugeant que les Etats membres ont « la faculté de permettre que le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque ». En effet, elle rappelle que la directive 2008/95 avait laissé aux Etats membres la faculté de déterminer l’étendue des effets de la déchéance d’une marque et que le législateur français avait fait le choix de faire produire ces effets à compter de l’expiration du délai de grâce et non antérieurement à ce délai. La France n’a donc pas fait le choix de permettre au contrefacteur allégué de soulever l’exception de l’absence d’usage au cours de la période de grâce pour s’exonérer des actes de contrefaçon. Aussi, le titulaire d’une marque déchu de ses droits pour défaut d’usage sérieux conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire créant un risque de confusion avec sa marque.   La prise en compte du défaut d’usage en période de grâce dans le calcul de l’indemnisation La CJUE précise ensuite la portée de sa propre décision, en spécifiant que le défaut d’usage au cours de la période de grâce est tout de même un « élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer ». Ainsi, le préjudice subi par le titulaire d’une marque qui ne l’utilise pas se résume à l’atteinte au droit de propriété et exclut l’indemnisation de gains manqués et de profits réalisés indûment. Le préjudice moral est tout aussi relatif. Une telle prise en compte de l’absence d’usage prive le titulaire déchu de ses dernières munitions. Si le droit français lui permet de faire valoir sa marque pour les faits antérieurs à la date d’effet de la déchéance, il serait en effet malvenu que cela lui permette de réclamer d’importants dommages-intérêts. Cela reviendrait en effet à légitimer la pratique des « trademark trolls », ces titulaires de marques qui n’exploitent pas leurs portefeuilles et les utilisent uniquement pour soutirer de l’argent à des tiers souhaitant les utiliser, via des contrats de licence ou des actions en contrefaçon. La précision de la CJUE est donc un tempérament important destiné à sanctionner de telles pratiques et à limiter l’effet de l’interprétation du droit de l’Union qu’elle a été invitée à faire : le titulaire d’une marque déchue peut demander réparation d’actes contrefaisant sa marque avant la date de prise d’effet de la déchéance mais, s’il ne l’exploitait pas, son indemnisation s’en trouvera limitée.   Synthia TIENTCHEU TCHEUKO Élève-avocate Jérémie LEROY-RINGUET Avocat à la Cour   Référence et date : Cour de justice de l’Union européenne, 26 mars 2020, affaire C‑622/18 Lire la décision sur Curia
06 novembre 2019

Revente de jeux vidéo dématérialisés sur Steam : une question loin d’être épuisée

6 novembre 2019
Author: teamtaomanews
Steam est la plus grande plateforme de distribution en ligne de contenus numériques, et notamment de jeux vidéo. Le 17 septembre 2019, le TGI de Paris a notamment considéré que la société américaine Valve, propriétaire de cette plateforme, n’avait pas respecté la loi en interdisant à ses utilisateurs de pouvoir revendre leurs jeux téléchargés, comme ils peuvent le faire au format physique. L’association de consommateurs UFC-Que Choisir incriminait notamment la clause 1.C de l’accord de souscription Steam, selon laquelle aucun des utilisateurs de Steam « n’est autorisé à vendre ou facturer le droit d’utiliser des Souscriptions », c’est-à-dire du contenu hébergé sur la plateforme. La décision du TGI de Paris est motivée par le principe de l’épuisement du droit de distribution consacré en droit de l’Union par la directive 2001/29/CE (sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information) et la directive 2009/24/CE (sur la protection juridique des programmes d’ordinateur), et en droit national par les articles L. 122-3-1 et L. 122-6, 3° du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Selon Valve, la règle de l’épuisement n’a pas vocation à s’appliquer aux œuvres dématérialisées mais aux seuls objets tangibles supports de l’œuvre mis en circulation par le titulaire de droit ou avec son accord, faisant valoir que l’article 4(2) de la directive 2001/29/CE renvoie au seul support physique de l’œuvre. Cependant, pour le Tribunal, il ressort des textes précités et de la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 3 juillet 2012, C-128/11, UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp.) qu’il importe peu que l’œuvre soit ou non incorporée dans un support matériel, qu’elle ait été transférée par une vente ou une autre modalité que la vente : l’épuisement du droit de distribution s’applique quel que soit le mode de distribution du jeu vidéo, comme celle consistant en la mise sur le marché par téléchargement. En conséquence, le titulaire du droit en cause ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie ou exemplaire même si l’achat initial est réalisé par voie de téléchargement. Et l’éditeur du logiciel ou ses ayants-droit ne peuvent plus s’opposer à la revente de cette copie ou exemplaire même si l’achat initial est réalisé par voie de téléchargement, nonobstant l’existence de dispositions contractuelles interdisant une cession ultérieure. D’où il suit que le principe de l’épuisement, invoqué par l’UFC-Que Choisir à l’appui de sa demande au regard desdits textes, s’applique à la fourniture de contenus numériques dématérialisés telle que la fourniture de jeux vidéo en ligne, lesquels sont accessibles à distance via Internet et téléchargés sur l’ordinateur de celui qui l’utilise. Sur son site, l’UFC-Que Choisir a déclaré qu’elle comptait faire respecter cette décision et l’élargir à d’autres plateformes. De son côté, Valve a annoncé faire appel de ce jugement. Avec un marché français des jeux dématérialisés estimé à plus d’1,8 milliard d’euros en 2018, l’enjeu est de taille : Round 2… Fight !   Alexis Valot Juriste Anne Messas Avocate à la cour, associée   Lien vers la décision
25 juillet 2019

Braquage réussi de La Casa de Papel devant l’Inpi !

25 juillet 2019
Author: teamtaomanews
La série La Casa de Papel de Netflix qui raconte le braquage de la fabrique nationale de la monnaie et du timbre espagnole a connu un succès mondial, à tel point qu’elle est devenue la fiction non anglophone la plus regardée de l’histoire de Netflix. Toutefois, Netflix n’avait pas encore déposé le nom de la série quand un tiers a déposé la marque française LA CASA DE PAPEL, en classes 16, 18 et 25. Netflix Studios LLC a immédiatement mis en œuvre un plan d’action : une opposition à l’encontre de la demande de marque LA CASA DE PAPEL en invoquant l’article 6 bis de la Convention de Paris, qui protège les marques notoires non déposées, tel que, selon Netflix, le signe LA CASA DE PAPEL pour les produits et services « enregistrements vidéos, comprenant des oeuvres fictionnelles, téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; des émissions télévisées téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; services de divertissement sous forme de séries télévisées ». A l’occasion de la sortie de la saison 3 de la série, l’équipe TAoMA News vous parle de la décision d’opposition rendue par l’INPI le 22 janvier dernier. Dans les cas les plus fréquents, une procédure d’opposition permet au titulaire d’une marque déposée ou enregistrée de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque qui pourrait lui porter atteinte. Mais une telle procédure peut être également formée sur la base d’autres droits tels qu’une indication géographique protégeant des produits industriels et artisanaux, le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, une AOC, une AOP ou une indication géographique régie par le code rural et de la pêche et une marque notoire non déposée. C’est sur ce dernier fondement que Netflix Studios LLC a déposé une opposition à l’encontre de la demande de marque LA CASA DE PAPEL, en s’appuyant sur un solide dossier de presse qualifiant la série de « succès retentissant », « phénomène mondial », « pépite » ou encore série « culte », pour invoquer avec succès l’existence, la notoriété et la titularité de sa marque non déposée LA CASA DE PAPEL. La partie adverse a tenté de se défendre en se basant sur le nombre « négligeable » de personnes qui ont un abonnement Netflix en France et en indiquant que la série est trop récente pour pouvoir démontrer une notoriété. Mais l’INPI rejette ces arguments reconnaissant ainsi que Tokyo, Nairobi, Rio et le Professeur ont bel et bien conquis le cœur du public (et de l’INPI?), malgré un récent lancement en France en 2017. A cette occasion, l’INPI nous fait également part d’une comparaison des produits intéressante. En effet, sans renier le principe de spécialité, selon lequel une marque n’est protégée que pour les produits et services qu’elle désigne, et bien que la notoriété de la marque LA CASA DE PAPEL n’a été démontrée par Netflix que pour des « enregistrements vidéos, comprenant des œuvres fictionnelles, téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; des émissions télévisées téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; services de divertissement sous forme de séries télévisées », l’INPI reconnait une pratique courante des sociétés de production de divertissement consistant à commercialiser des produits dérivés ou conclure des partenariats officiels pour les produits : « articles de papeterie ; affiches ; vêtements, chaussures ;  fourrures (vêtements) ; chaussures de ski ; sous-vêtements ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériels pour artistes ; pinceaux ; articles de bureaux (à l’exception des meubles) ; matériel d ’instruction ou d ’enseignement (à l ’exception des appareils) ; papier ; carton ; boites en papier ou en carton ; cartes ; livres ; journaux ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; instruments de dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matière plastique pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; malles et valises ; parapluies et parasols ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles) ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux… » De ce fait, ces produits désignés par la demande de marque contestée peuvent se voir attribuer la même origine que les produits et services de la marque notoire LA CASA DE PAPEL de Netflix. L’INPI rejette donc partiellement la demande de marque contestée LA CASA DE PAPEL, ne laissant que pour seul butin à la partie adverse les produits suivants: « articles pour reliures ; caractères d’imprimerie ; prospectus ; brochures ; patrons pour la couture ; dessins ; papier hygiénique ; cuir ; peaux d’animaux ; cannes ». Cette décision favorable dans le cadre d’une opposition sur la base d’une marque notoire non enregistrée est rare et nous montre que ce fondement peut être utilisé, sous réserve de déposer des preuves solides. Entre-temps, plusieurs marques européennes LA CASA DE PAPEL ont été déposées et enregistrées au nom de Netflix Studios LLC. Les contrefacteurs n’ont qu’à bien se tenir, Netflix résiste !