04
novembre
2019
Marques et mauvaise foi : quand le Tribunal file un mauvais coton…
Author:
teamtaomanews
Une requérante titulaire de marques antérieures semi-figuratives KOTON, ayant effet sur le territoire de l’Union européenne, a formé opposition auprès de l’EUIPO contre l’enregistrement d’une demande de marque STYLO & KOTON déposée en classes 25, 35 et 39. Comme pour les marques antérieures, le terme KOTON comportait une fleur de coton dont les deux voyelles étaient stylisées.
Cette opposition n’a abouti qu’en classes 25 et 35 de sorte que la marque STYLO & KOTON a été enregistrée pour les services de la classe 39.
La requérante a alors déposé une demande en nullité de la même marque, non seulement pour les services de la classe 39, mais également pour des produits et des services des classes 25 et 35, sur le fondement du dépôt de mauvaise foi, au visa de l’article 52(1)(b) du Règlement n°207/2009, applicable en raison de la date de dépôt.
La division d’annulation puis la chambre de recours de l’EUIPO ayant rejeté la demande en nullité, la requérante saisit le Tribunal de l’Union européenne (« TUE »), lequel refuse également de considérer que le dépôt a été fait de mauvaise foi.
Le règlement (UE) n°2017/1001 du 14 juin 2017 (« RMUE »), qui a remplacé le règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009, ne propose pas de définition de la mauvaise foi, se bornant à affecter de nullité le dépôt opéré par un demandeur « de mauvaise foi » (RMUE, art. 59(1)(b)).
La Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») s’est essayée à la définir, en particulier dans l’arrêt du 11 juin 2009 Chocoladefabriken Lindt & Spüngli (CJCE, 11 juin 2009, C-529/07, pt. 53) précisant que la mauvaise foi du déposant doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et existant au moment du dépôt et notamment :
le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;
l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;
le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
La Cour vient ici préciser qu’il ne ressort pas de l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, que l’existence de la mauvaise foi peut uniquement être constatée dans l’hypothèse, qui était celle sur laquelle la Cour était alors interrogée, où il y a utilisation sur le marché intérieur d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, lequel n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres à prendre en considération (pts. 51-55).
En suivant cette approche, le TUE s’est abstenu de prendre en considération, dans son appréciation globale, l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes telles qu’elles se présentaient lors du dépôt de la demande, alors que ce moment était déterminant. Il aurait ainsi fallu tenir compte du fait que l’intervenant avait demandé l’enregistrement d’un signe comportant le mot stylisé « KOTON » en tant que marque de l’Union européenne non seulement pour les services de la classe 39, mais également pour des produits et des services des classes 25 et 35 qui correspondaient à ceux pour lesquels la requérante avait fait enregistrer des marques comportant ce mot stylisé (pts. 59-60).
Par ailleurs, le TUE n’a abordé qu’à titre surabondant le fait qu’il y avait eu des relations commerciales entre l’intervenant et la requérante et que celles-ci avaient été rompues par la requérante ; il s’est, en outre, abstenu d’examiner si la demande d’une marque contenant le mot stylisé « KOTON » pour des produits et des services des classes 25, 35 et 39 présentait une logique commerciale au regard des activités de l’intervenant (pt. 62).
La Cour ayant décidé d’annuler l’arrêt du TUE et la décision de la chambre de recours, il appartient à l’instance compétente de l’EUIPO de prendre une nouvelle décision en se fondant sur une appréciation globale qui tienne compte de la demande d’enregistrement de la marque contestée telle que déposée pour des produits et des services relevant non seulement de la classe 39, mais également des classes 25 et 35.
Alexis Valot
Juriste
Anne Messas
Avocate à la cour, associée
Lien vers la décision
21
octobre
2019
La marque internationale étend encore son « territoire » !
La marque internationale qui permet en un dépôt de désigner de nombreux territoires ne cesse de s’élargir.
Après le Canada qui, au cours d’une réforme complète de sa législation nationale (voir notre News) en a profité pour d’adhérer à la l’Union de Madrid, deux autres pays viennent de lui emboiter le pas :
– le Brésil, qui après des années de suspens, a rejoint la marque internationale le 3 juillet 2019 avec effet depuis le 2 octobre dernier ;
– la Malaisie, qui a signé son adhésion le 27 septembre pour une prise d’effet le 27 décembre prochain.
Mais au fait en quoi consiste la marque internationale ? Rendez-vous dans notre prochaine Newsletter, à la rubrique « Bons Tuyaux », les paralégales de TAoMA vous dévoileront tout.
Muriel Holstein
Responsable Pôle administratif
Saoussen Zran
Paralegal
11
septembre
2019
« LED ZEPPELIN », le célèbre groupe britannique fait son entrée au panthéon des marques
Le célèbre groupe de rock Britannique chantait pour la première fois en 1971 son fameux titre « Stairway to Heaven ». Ce n’est pas sans une certaine ironie de l’histoire que le Groupe, plus de quarante ans après, atteint ce fameux paradis, mais dans un contexte légèrement différent.
En 2016, la marque « ZEPPELIN GUITARS » fut déposée auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) pour désigner les produits suivants :
Classe 9: « Appareils des technologies de l’information ; Micros pour instruments de musique électriques (pick-up) ; Mixeurs audio avec amplificateur intégré ; Pédales wah-wah pour guitares ; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe » ;
Classe 15: « Instruments de musique ; Accessoires pour instruments de musique ; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ».
La société Superhype Tapes Limited, Label discographique du groupe Britannique, forma alors opposition à l’encontre de cette demande de marque sur la base de ses marques de l’Union Européenne « LED ZEPPELIN », ainsi que la marque non déposée du même nom, dont la protection est revendiquée au Royaume-Uni et en Ireland.
L’opposant invoquait notamment l’article 8(5) du Règlement sur la marque de l’Union Européenne (UE) 2017/1001 [1], soit la renommée de ses marques antérieures.
Pour rappel, la marque renommée, telle que prévue par le Règlement, s’entend d’une marque dont le champ de protection s’étend au-delà du principe de spécialité, selon lequel une marque n’est protégée que pour des produits et services identiques ou similaires.
Bien que souvent invoqué par les titulaires de marques, ce fondement n’est que très rarement reconnu par l’EUIPO au regard des conditions rigoureuses qui sont imposées. En effet, il est nécessaire que les signes en cause soient identiques ou similaires, que la marque antérieure jouisse d’une renommée sur le territoire concerné pour les produits et services pour lesquels l’opposition a été formée et qu’il existe un risque de préjudice.
En l’espèce, la Division d’Opposition de l’EUIPO a considéré que les marques antérieures « LED ZEPPELIN » bénéficiaient d’une renommée sur le territoire de l’Union Européenne. Pour ce faire, elle se fonde sur divers éléments, dont l’un n’a pas manqué de marquer les esprits, à savoir un hommage qu’avait rendu l’ancien Président américain Barack Obama au groupe en 2012 et selon lequel Led Zeppelin « still rock! ».
En outre, la décision confirme que les signes en cause présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes et que les produits visés sont similaires et fortement liés.
Il ressort de ces éléments que la marque contestée « ZEPPELIN GUITARS » sera nécessairement associée aux marques antérieures « LED ZEPPELIN », c’est-à-dire que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à la marque contestée « ZEPPLIN GUITARS », établira un lien entre les signes en cause.
En effet, l’EUIPO juge qu’en raison de l’utilisation du signe « ZEPPELIN GUITARS », les produits contestés attireront beaucoup plus l’attention du public concerné que si ces mêmes produits étaient commercialisés sous une marque (inconnue) différente.
La demande de marque opposée est donc susceptible de tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures et partant, créer un préjudice au détriment du groupe de rock britannique.
Par conséquent, l’opposition est reconnue comme fondée et la demande de marque « ZEPPELIN GUITARS » est rejetée dans son intégralité.
Près de quarante ans après sa séparation, le Groupe Led Zeppelin reste l’un des plus grands groupes de rock au monde et cette décision rendue en matière de droit des marques ne fait que le confirmer !
Baptiste Kuentzmann
Juriste
[1] Article 8(5) du Règlement sur la marque de l’Union Européenne (UE) 2017/1001 : « Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union Européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice ».
06
août
2019
« SORTEZ COUVERT », la marque qui ne l’est pas assez
Author:
teamtaomanews
Depuis les années 90, le célèbre animateur Christophe Dechavanne clôture l’ensemble de ses émissions par l’annonce, devenue également célèbre, « Sortez couverts » dans un souci de sensibiliser le public à la prévention des maladies sexuellement transmissibles.
Dès 2003, via sa société de production Coyote Conseil, l’animateur a procédé au dépôt de la marque SORTEZ COUVERT (sans S à la fin) en France notamment pour les catégories de produits et services suivantes :
– Imprimés, journaux, livres, manuels…
– Publicité, diffusion d’annonces publicitaires…
– Communications radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et radiophoniques ; émissions radiophoniques et par télévision ; messagerie électronique…
– Organisation de spectacles ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; information en matière de divertissement ; organisation et conduite de séminaires et de congrès ; divertissement pour télévision ou radiophonique…
De manière surprenante, la marque ne désigne pas les préservatifs. Pourtant, un accord avec une société du secteur a été trouvé pour la commercialisation de préservatifs sous ce nom. La société Laboratoires Majorelle, spécialisée dans la fabrication de préservatifs, a relevé ce défaut de protection et a déposé la marque française SORTEZ COUVERTS ! en septembre 2018 pour des préservatifs.
Le sang de l’animateur n’a fait qu’un tour et lui est monté à la tête, entrainant le dépôt d’une opposition devant l’INPI par sa société de production contre cette demande de marque à découvert !
L’INPI a rendu sa décision le 4 juin dernier [1] qui trouve son originalité, non dans la comparaison des signes en présence, mais dans la comparaison des produits et services et des tentatives ingénieuses de la société Coyote Conseil pour tenter de l’emporter.
Concernant les signes, l’INPI n’a pu que constater l’imitation de la marque SORTEZ COUVERT par la demande SORTEZ COUVERTS ! L’Office juge que les différences entre les signes ne sont qu’une « simple marque du pluriel et [un] ajout d’un élément de ponctuation » qui « n’ont que peu d’incidence visuelle et aucune incidence phonétique ».
Pour ce qui est de la comparaison des produits et services, l’histoire est toute autre en raison du principe de spécialité selon lequel la marque n’est protégée que pour les produits et services qu’elle désigne. Or, la marque antérieure ne couvrant pas les « préservatifs », son titulaire a joué d’inventivité pour pimenter le jeu.
Afin de tenter de démontrer un lien entre les produits et services désignés par la marque antérieure et les « préservatifs », la société Coyote a limité sa marque en demandant l’ajout à la fin du libellé de la mention « tous ces produits/services destinés à la santé publique et notamment à la prévention des infections sexuellement transmissibles et à l’incitation à l’usage des préservatifs ».
Malheureusement, cette limitation n’a pas été inscrite sur le registre des marques avant le rendu de la décision de l’INPI. Ce dernier a donc écarté ce point au motif que la limitation n’était pas encore opposable aux tiers au jour du rendu de la décision.
La société Coyote a tenté de mettre en avant que les « préservatifs » présentaient un lien étroit avec les « imprimés, journaux… » de sa marque car « ils sont également souvent vendus/distribués associés à des imprimés destinés à sensibiliser le public sur les maladies sexuellement transmissibles ou à donner des conseils d’utilisation. Ils sont également le sujet d’affiches et de campagnes d’affichage ayant le même objectif ». L’INPI n’a pourtant pas été sensible à l’argument et il a estimé qu’un critère aussi général de similarité reviendrait à considérer comme complémentaires un très grand nombre de produits.
Dans le même esprit, l’INPI a rejeté toute similitude entre les « préservatifs » et les autres services désignés par la marque antérieure.
Dans un souci de prévention, la société Coyote a également fait valoir la notoriété de la marque SORTEZ COUVERT dans le domaine de la promotion en faveur de l’emploi du préservatif. A nouveau, l’INPI est resté hermétique et a jugé que même si la notoriété était reconnue, cela ne suffirait pas « à compenser les différences existantes entre les produits et services ».
Enfin, la société Coyote dénonce le caractère frauduleux du dépôt de la demande de marque SORTEZ COUVERTS ! Les tribunaux judiciaires étant seuls juges de cette question, l’INPI écarte également l’argument.
L’opposition est rejetée et la marque contestée acceptée à enregistrement.
Il est important pour les titulaires de marques d’être bien couverts pour leurs produits et services d’intérêt s’ils ne souhaitent pas être contaminés par des concurrents !
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
[1] Lire la décision du 4 juin 2019 ici
25
juillet
2019
Braquage réussi de La Casa de Papel devant l’Inpi !
Author:
teamtaomanews
La série La Casa de Papel de Netflix qui raconte le braquage de la fabrique nationale de la monnaie et du timbre espagnole a connu un succès mondial, à tel point qu’elle est devenue la fiction non anglophone la plus regardée de l’histoire de Netflix.
Toutefois, Netflix n’avait pas encore déposé le nom de la série quand un tiers a déposé la marque française LA CASA DE PAPEL, en classes 16, 18 et 25.
Netflix Studios LLC a immédiatement mis en œuvre un plan d’action : une opposition à l’encontre de la demande de marque LA CASA DE PAPEL en invoquant l’article 6 bis de la Convention de Paris, qui protège les marques notoires non déposées, tel que, selon Netflix, le signe LA CASA DE PAPEL pour les produits et services « enregistrements vidéos, comprenant des oeuvres fictionnelles, téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; des émissions télévisées téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; services de divertissement sous forme de séries télévisées ».
A l’occasion de la sortie de la saison 3 de la série, l’équipe TAoMA News vous parle de la décision d’opposition rendue par l’INPI le 22 janvier dernier.
Dans les cas les plus fréquents, une procédure d’opposition permet au titulaire d’une marque déposée ou enregistrée de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque qui pourrait lui porter atteinte. Mais une telle procédure peut être également formée sur la base d’autres droits tels qu’une indication géographique protégeant des produits industriels et artisanaux, le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, une AOC, une AOP ou une indication géographique régie par le code rural et de la pêche et une marque notoire non déposée.
C’est sur ce dernier fondement que Netflix Studios LLC a déposé une opposition à l’encontre de la demande de marque LA CASA DE PAPEL, en s’appuyant sur un solide dossier de presse qualifiant la série de « succès retentissant », « phénomène mondial », « pépite » ou encore série « culte », pour invoquer avec succès l’existence, la notoriété et la titularité de sa marque non déposée LA CASA DE PAPEL.
La partie adverse a tenté de se défendre en se basant sur le nombre « négligeable » de personnes qui ont un abonnement Netflix en France et en indiquant que la série est trop récente pour pouvoir démontrer une notoriété.
Mais l’INPI rejette ces arguments reconnaissant ainsi que Tokyo, Nairobi, Rio et le Professeur ont bel et bien conquis le cœur du public (et de l’INPI?), malgré un récent lancement en France en 2017.
A cette occasion, l’INPI nous fait également part d’une comparaison des produits intéressante.
En effet, sans renier le principe de spécialité, selon lequel une marque n’est protégée que pour les produits et services qu’elle désigne, et bien que la notoriété de la marque LA CASA DE PAPEL n’a été démontrée par Netflix que pour des « enregistrements vidéos, comprenant des œuvres fictionnelles, téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; des émissions télévisées téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; services de divertissement sous forme de séries télévisées », l’INPI reconnait une pratique courante des sociétés de production de divertissement consistant à commercialiser des produits dérivés ou conclure des partenariats officiels pour les produits :
« articles de papeterie ; affiches ; vêtements, chaussures ; fourrures (vêtements) ; chaussures de ski ; sous-vêtements ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériels pour artistes ; pinceaux ; articles de bureaux (à l’exception des meubles) ; matériel d ’instruction ou d ’enseignement (à l ’exception des appareils) ; papier ; carton ; boites en papier ou en carton ; cartes ; livres ; journaux ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; instruments de dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matière plastique pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; malles et valises ; parapluies et parasols ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles) ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux… »
De ce fait, ces produits désignés par la demande de marque contestée peuvent se voir attribuer la même origine que les produits et services de la marque notoire LA CASA DE PAPEL de Netflix.
L’INPI rejette donc partiellement la demande de marque contestée LA CASA DE PAPEL, ne laissant que pour seul butin à la partie adverse les produits suivants: « articles pour reliures ; caractères d’imprimerie ; prospectus ; brochures ; patrons pour la couture ; dessins ; papier hygiénique ; cuir ; peaux d’animaux ; cannes ».
Cette décision favorable dans le cadre d’une opposition sur la base d’une marque notoire non enregistrée est rare et nous montre que ce fondement peut être utilisé, sous réserve de déposer des preuves solides.
Entre-temps, plusieurs marques européennes LA CASA DE PAPEL ont été déposées et enregistrées au nom de Netflix Studios LLC.
Les contrefacteurs n’ont qu’à bien se tenir, Netflix résiste !
18
juillet
2019
« FACK JU GÖHTE »: Mieux vaut une insulte qu’un désordre ?
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teamtaomanews
Le signe « FACK JU GÖHTE », qui est également le titre d’une comédie allemande à succès, peut-il être enregistré à titre de marque de l’Union Européenne ?
En 2015, la société Constantin Film Produktion GmbH a déposé auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), une demande d’enregistrement de la marque verbale « FACK JU GÖHTE », correspondant au titre d’un film, pour divers produits et services de la vie quotidienne. Cette demande de marque a été rejetée au motif que le signe « FACK JU GÖHTE » était contraire à l’Article 7, paragraphe 1, sous f) du Règlement n°207/2009 [1], soit contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’EUIPO considérait que les termes « FACK JU » étaient prononcés de la même manière que l’expression anglaise « FUCK YOU » et que le signe constituait donc une marque de mauvais goût, offensante et vulgaire par laquelle l’écrivain Johann Wolgang von Goethe était insulté à titre posthume.
En 2017, Constantin Film Produktion GmbH a introduit devant le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) un recours en annulation de la décision de l’EUIPO. Par un arrêt en date du 24 janvier 2018, le TUE rejeta ce recours.
Constantin Film Produktion GmbH saisit alors la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) d’un pourvoi dirigé contre cette décision en alléguant d’erreurs dans l’interprétation et l’application du Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque communautaire, qui exclut de l’enregistrement les marques « contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs », ainsi que d’une violation des principes de l’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne administration.
Le 2 juillet dernier, l’Avocat général Bobek a présenté ses conclusions et recommande à la CJUE d’annuler l’arrêt du Tribunal, ainsi que la décision de l’EUIPO.
En effet, l’Avocat général observe dans un premier temps que contrairement à l’affirmation du TUE selon laquelle « il est constant qu’il existe, dans le domaine de l’art, de la culture et de la littérature, un souci constant de préserver la liberté d’expression qui n’existe pas dans le domaine des marques », la liberté d’expression a vocation à s’appliquer en droit des marques, même si sa protection n’est pas l’objectif principal poursuivi par le droit des marques.
Il souligne également que les notions « d’ordre public » et « bonnes mœurs » présentent des différences conceptuelles certaines, dont il faut tenir compte dans l’application de l’Article 7, paragraphe 1, sous f) du Règlement n°207/2009. La notion « d’ordre public » correspondrait à une vision normative de valeurs et d’objectifs, définie par les autorités publiques compétentes, à travers des sources officielles du droit et des documents de politique, tandis que les « bonnes mœurs » feraient référence à des valeurs et croyances auxquelles une société adhère à un moment donné, définies et appliquées par le consensus social prévalant dans une société à une moment donné. Ainsi, la principale différence entre ces deux notions réside dans la façon dont elles sont établies et déterminées. Alors que « l’ordre public » peut être déterminé de manière objective, par référence aux lois, aux politiques publiques et aux déclarations officielles, les principes moraux doivent être appréciés au regard d’un contexte social précis, ce qui suppose de prendre en considération la perception de la société à un moment précis.
Par conséquent, le motif absolu de refus d’enregistrement tiré des « bonnes mœurs » doit être apprécié au regard de la perception du public pertinent, en tenant compte des éléments de fait propres à l’espèce.
Or, selon l’Avocat général, l’EUIPO, ainsi que le TUE, n’auraient pas tenu compte de ces principes dans l’appréciation du signe « FACK JU GÖHTE », ignorant le contexte plus large dans lequel la marque avait été déposée, à savoir le succès du film lors de sa sortie, l’absence de controverse à propos de son titre, le fait que son visionnage ait été autorisé à un public jeune et que l’Institut Goethe s’en sert à des fins pédagogiques.
Enfin, l’Avocat général a souligné que l’EUIPO s’était écarté de sa jurisprudence sans explication cohérente. En effet, dans le cadre de l’affaire « Die Wanderhure » (i.e. : La Catin), qui était également le titre d’une œuvre littéraire allemande et de son adaptation cinématographique, la chambre de recours de l’EUIPO avait considéré que le succès du film démontrait que le public n’avait pas été choqué ni par l’œuvre littéraire, ni par le titre. Ainsi, compte tenu des similitudes entre les contextes, l’EUIPO aurait dû fournir une explication plausible à l’adoption de solutions différentes dans ces deux affaires.
La CJUE qui commence à présent à délibérer dans cette affaire, n’est toutefois pas liée par les conclusions de l’Avocat général. Elle pourrait se ranger du côté de Constantin Film Produktion GmbH, et donc de l’Avocat général Bobek, et suivre les traces de son homologue américain, la Cour Suprême des États-Unis qui, pour rappel, a récemment reconnu la validité de la marque « FUCT », sur le fondement de la liberté d’expression (lire notre TAoMA News).
Lire les conclusions de l’Avocat général Bobek sur le site CURIA.
[1] l’Article 7, paragraphe 1, sous f) du Règlement n°207/2009 : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : (…) f) les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (…) »
04
juillet
2019
Dépôt de la marque « FUCT » aux États-Unis : Liberté d’expression ou provocation?
Author:
teamtaomanews
Si l’expression anglaise « FUCK » ou équivalent, est aujourd’hui largement répandue, qu’en est-il de sa protection au titre du droit des marques ? Telle était la question débattue devant la Cour Suprême des États-Unis dans le cadre de l’affaire Iancu v. Brunetti.
En 2011, Erik Brunetti, fondateur d’une marque de vêtement d’esprit « street-wear », a présenté une demande enregistrement auprès du Bureau Américain des Brevets et des Marques de commerce (USPTO) sur le signe .
L’examinateur refusa l’enregistrement de cette marque au motif que l’élément verbal « FUCT » était phonétiquement similaire à « FUCKED », terme empreint d’une vulgarité intrinsèque et pouvant être refusé à titre de marque en vertu de l’Article 2(a) du Lanham Act.
Pour rappel, l’Article 2(a) du Lanham Act, adopté en 1946, dispose qu’une marque peut être refusée à l’enregistrement par l’USPTO notamment si elle est considérée comme « immorale, trompeuse ou scandaleuse » :
« No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it:
(a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; (…) »
Cette décision de l’USPTO a été confirmée en 2014 par la chambre de recours. Toutefois, bien décidé à obtenir l’enregistrement de sa marque « FUCT » qui, selon lui, faisait référence aux initiales « Friends U Can’t Trust » et revêtait un esprit humoristique, Erik Brunetti forma un appel devant la Cour d’Appel fédérale.
En 2017, la Cour d’Appel fédérale affirma que le terme « FUCT » tombait effectivement sous le coup des marques « immorales, trompeuses ou scandaleuses ». Cependant, elle considéra également que la restriction contre les marques « immorales, trompeuses ou scandaleuses », prévue à l’Article 2(a) du Lanham Act, était inconstitutionnelle car elle violait le Premier amendement de la Constitution des États-Unis relatif, notamment, à la liberté d’expression.
L’USPTO, sous l’impulsion de son directeur Andrei Iancu, déposa alors une requête devant la Cour Suprême des États-Unis, afin de savoir si l’interdiction des marques « immorales » ou « scandaleuses », imposée par l’Article 2(a) du Lanham Act, est conforme au Premier amendement de la Constitution des États-Unis ?
La Cour Suprême des États-Unis, qui avait déjà commencé à démanteler en 2017 [1] l’article 2(a) du Lanham Act en estimant que sa partie interdisant les marques dévalorisantes (« trademarks which may disparage ») étaient inconstitutionnelle, a rendu sa décision le 24 juin 2019, confirmant la décision de la Cour d’Appel.
Selon l’opinion majoritaire de six juges sur neuf de la Cour Suprême, l’USPTO serait contraint de se livrer à une analyse « discriminatoire » pour déterminer si les marques présentées devant lui relève de la catégorie des termes « immoraux » ou « scandaleux » du Lanham Act. En effet, L’Article 2(a) du LanhamAct semble établir une possibilité de limitation de la liberté d’expression fondée sur une opinion ou un point de vue (ou « viewpoint-based restriction on speech »), cette méthode étant interdite . Par conséquent, cet article du Lanham Act doit être déclaré inconstitutionnel au regard du Premier amendement de la Constitution des États-Unis.
Il ressort de cette décision une problématique intéressante en matière de marques contraires à la morale, à l’ordre public : la nécessaire balance des intérêts entre liberté d’expression et protection de la morale.
Si la Cour suprême répond sans ambiguïté à cette problématique en consacrant la conception quasi-absolutiste de la liberté d’expression prévu par le sacro-saint Premier amendement de la Constitution des États-Unis, il en va autrement de l’autre côté de l’Atlantique. En effet, aussi bien le droit français que le droit européen reconnaissent que le refus d’enregistrer des marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne prohibe aucunement l’utilisation du signe qui demeure libre, ni donc la liberté d’expression [2]. En outre, il est constant et unanime en droit français et européen que la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et il a pu être accepté qu’elle soit restreinte sur la base de préceptes moraux [3].
De ce fait, l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) ou les tribunaux français, ainsi que l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), se montrent régulièrementassez sévères à l’égard des marques empreintes d’une certaine vulgarité, ou de mépris à l’égard d’une communauté ethnique ou religieuse.
À ce titre, l’INPI a pu refuser à enregistrement la marque verbale « BAD MOTHER FUCKER » [4] comme étant contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, du fait de l’usage d’un slogan constitué de termes injurieux. De même, l’EUIPO a refusé, pour les mêmes raisons, les marques « FUCK&FUN » [5], « JUST FUCKING » [6] et récemment, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) a confirmé le refus de la marque « FACK JU GÖTHE » [7]. Cette dernière décision est aujourd’hui portée devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Les différences de conception entre le droit américain et le droit français et européen dans la manière dont la loi limite la liberté d’expression sont ici parfaitement illustrées. La jurisprudence américaine, par cette décision « FUCT », renforce d’avantage le caractère quasi-intouchable de la liberté d’expression,. À l’inverse, la jurisprudence française et européenne ont tendance à considérer que si, comme tout autre droit fondamental susceptible d’être concerné, la liberté d’expression doit être prise en considération dans le cadre d’une appréciation d’ensemble, sa protection n’est pas l’objectif premier poursuivi par le droit des marques.
La CJUE, dans le cadre du pourvoi formé à l’encontre du jugement rendu par le TUE sur la marque « FACK JU GÖTHE », sera amenée à préciser pour la première fois l’analyse à mettre en œuvre pour conclure éventuellement au rejet d’une demande d’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’ordre public et des bonnes mœurs. La liberté d’expression aura-elle droit à une place de choix dans l’analyse de la CJUE ? Suite dans une prochaine TAoMA News…
Baptiste Kuentzmann
Juriste
et
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Lire la décision complète sur le site de la Cour Suprême des États-Unis
Lire l’analyse de la décision sur le blog de la Cour Suprême des États-Unis
[1] Matal v. Tam, Docket n°15-1293, opinion of June 19th, 2017
[2] Tribunal de l’Union Européenne, jugement du 14/11/2013, T-54/13, FICKEN LIQUORS, §44 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 26/02/2016, n°2015/13243
[3] Article 10(2) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[4] INPI, 03/04/2007, Refus de protection, demande internationale n°904 192 NT
[5] EUIPO, 03/12/2012, Refus de protection, demande n°9220831
[6] EUIPO, 01/07/2019, Refus de protection, demande n°8123961
[7] Tribunal de l’Union Européenne, jugement du 24/01/2018, T69/17, FACK JU GÖTHE
17
juin
2019
17 juin 2019 – Le jour « J » pour le droit des marques au Canada
Le Canada a modifié en profondeur sa législation sur le droit des marques. Cette modification entre en vigueur le 17 juin 2019. Parmi les changements importants, nous noterons l’adhésion au Protocole de Madrid, à l’Arrangement de Nice et au Traité de Singapour. Ces traités entrent également en vigueur à l’égard du Canada le 17 juin 2019.
Les modifications prévues par la nouvelle législation canadienne et l’adhésion à ces conventions internationales ont pour but de moderniser et de simplifier le droit des marques canadien. Nous présentons une liste non exhaustive des changements :
Adoption de la classification de Nice
La classification de Nice prévue dans l’Arrangement de Nice divise en 45 classes les produits et services pouvant être désignés dans le cadre d’un dépôt de marque. Les marques canadiennes devront maintenant être déposées en accord avec la classification. L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) se basera sur cette dernière dans l’examen des marques, y compris celles déposées avant le 17 juin 2019 mais non encore enregistrées.
Changement dans le mode de calcul des taxes
Cette modification est une conséquence à l’adoption de la classification de Nice dans la mesure où les taxes de dépôt et d’enregistrement vont désormais dépendre du nombre de classes désignées.
La division d’une demande de marque
Cette modification a aussi été permise par l’adoption de la classification de Nice. En effet, le déposant aura la possibilité de diviser une marque en plusieurs marques selon les classes désignées. Cette possibilité permettra par exemple d’accélérer le processus d’enregistrement d’une marque pour une ou plusieurs classes pendant que l’enregistrement de la ou des autres classes resterait bloqué par une procédure d’opposition et/ou une lettre officielle.
La nouvelle durée d’une vie d’une marque canadienne
Toutes les marques enregistrées après le 17 juin 2019 le seront pour une durée de 10 ans au lieu de 15 ans. Pour les marques enregistrées antérieurement au 17 juin 2019, c’est lors du renouvellement que la durée de 10 ans sera appliquée.
Nouveaux types de marque
De nouveaux types de marque sont désormais acceptés au dépôt telles que les marques de couleur, les marques sonores ou les marques olfactives.
L’OPIC se réserve le droit d’examiner le caractère distinctif de ces marques. Ainsi, seules les premières décisions de l’Office nous permettront de savoir dans quelle mesure ces nouveaux types de marque seront acceptés au Canada.
Suppression des bases de dépôt pour les marques canadiennes
Toutes les marques admises à l’enregistrement à partir du 17 juin 2019 le seront sous réserve de la seule condition du paiement de la taxe finale d’enregistrement. Il n’aura plus à indiquer de base de dépôt telle que « l’intention d’usage » de la demande de marque sur le marché canadien, nécessitant ensuite le dépôt de preuves de l’usage effectif.
La possibilité du choix entre un dépôt national et un dépôt international
Le déposant d’une marque aura le choix entre un dépôt national ou la désignation du Canada dans le cadre d’une marque internationale.
Élargissement des possibilités de revendication de priorité
Désormais, un déposant d’une marque canadienne peut revendiquer la priorité de n’importe quelle marque antérieure même si elle n’a pas été déposée dans le pays d’origine du déposant.
19
février
2019
HARD BREXIT? Mieux vaut prévenir que guérir
A quelques semaines du 29 mars, aucun accord n’a encore été trouvé entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. Un « Hard Brexit » se profile donc et va impacter la protection de vos marques et dessins et modèles sur le territoire du Royaume-Uni.
A compter du 29 mars, les marques de l’Union Européenne et les dessins et modèles communautaires cesseront de produire leurs effets au Royaume-Uni.
Ainsi, si le Royaume-Uni est un marché important pour vous, TAoMA Partners recommande, à titre préventif, de déposer vos marques et dessins et modèles sur ce territoire avant le 29 mars, si tel n’est pas déjà le cas.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous afin d’effectuer un audit de votre portefeuille de droits pour mettre en place une stratégie de protection au Royaume-Uni qui soit adaptée à vos besoins.
Les équipes de TAoMA Partners sont mobilisées pour vous accompagner dans ce changement inédit en Union Européenne et sont à votre disposition pour en discuter.
Pour aller plus loin :
Bien que le Gouvernement britannique ait indiqué que les titulaires d’une marque de l’Union Européenne ou d’un dessin et modèle communautaire se verront accorder un nouveau droit équivalent par le biais d’un mécanisme de reconnaissance rapide et peu coûteux, aucune annonce officielle n’a été fait sur la mise en place d’un tel mécanisme.
Il convient aujourd’hui d’anticiper cette sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne au regard des incertitudes planant sur les titulaires de marques européennes et dessins et modèles communautaires.
Une attention particulière doit être apportée aux dessins et modèles puisqu’il est nécessaire qu’ils soient nouveaux pour être déposés. Or, vos dessins et modèles communautaires déposés et/ou enregistrés pourraient constituer des divulgations antérieures détruisant la nouveauté et empêchant un dépôt au Royaume-Uni !
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