06
novembre
2025
SUBLIM contre SUBLIME SECRET : un sublime échec
La Cour d’appel de Versailles a rendu une décision le 3 septembre 20251 qui rappelle une règle bien établie : une marque qui présente un caractère distinctif faible jouit d’une protection limitée.
La faiblesse de la marque serait-elle la porte ouverte aux concurrents ?
La société Dim France, titulaire de la marque SUBLIM pour des vêtements et de la lingerie, a formé opposition à l’encontre de la demande de marque ésignant des produits identiques.
Elle estimait que la reprise du terme « SUBLIM » entrainait un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce dernier pouvait voir dans cette nouvelle demande une déclinaison de de sa marque antérieure.
Si les signes en comparaison peuvent paraitre proches visuellement, phonétiquement et conceptuellement en raison de l’élément commun SUBLIM/SUBLIME, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) n’a pas fait droit aux demandes de la société Dim. Cette dernière a donc formé un recours devant la Cour d’appel pour tenter d’obtenir l’annulation de la décision.
Malheureusement pour Dim, la Cour reprend à son compte l’analyse de l’INPI.
Si les signes commencent par une même sonorité, ils « ne présentent pas les mêmes structures ni longueur ». En effet, ils diffèrent en raison de la stylisation de la marque seconde, de l’ajout du terme SECRET, d’un élément figuratif, etc. De plus, ils sont différents intellectuellement puisque la marque antérieure « qualifie quelque chose de parfait, admirable, merveilleux » alors que la marque contestée « désigne un secret extraordinaire ».
Mais l’élément principal ayant coûté la victoire à Dim est que sa marque antérieure ne tirerait son caractère distinctif que par l’orthographe particulier du terme SUBLIM qui a perdu son E final. Si la marque avait été déposée sous la forme SUBLIME, alors, elle n’aurait été que « de nature à valoriser les produits auprès du consommateur ».
En conclusion, le recours est rejeté par la Cour car, même si les deux signes évoquent l’idée d’extraordinaire, cette similitude n’est que purement laudative. Elle est donc insuffisante pour créer un risque de confusion entre les marques malgré l’identité de la plupart des produits concernés.
Une marque forte pour une protection efficace
Cette décision de la Cour d’appel de Versailles est l’occasion de rappeler une réalité du droit des marques : une marque ne protège efficacement que ce qui la distingue.
Déposer une marque laudative ou « parlante » présente des avantages marketing certains : il est facile pour le public de la mémoriser permettant des économies en matière de communication et promotion.
Cela a malgré tout un prix : ces marques sont plus difficiles à défendre contre des concurrents qui emploient des termes similaires.
Il est donc parfois préférable de miser sur l’originalité ou l’inattendu pour sublimer vos marques afin de construire des actifs solides sur le long terme. Les équipes de TAoMA sont à vos côtés pour vous conseiller, avant tout dépôt, sur le caractère distinctif du signe envisager !
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Associé
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1) Cour d’appel de Versailles, 3 septembre 2025, n° 24/04915
23
septembre
2025
Renommée de Red Bull : l’EUIPO dit niet à Gorbatshow Wodka
Par une décision du 17 juillet 2025, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a accueilli l’opposition formée par la société Red Bull GmbH contre la demande de marque tridimensionnelle déposée par la société Gorbatschow Wodka KG pour des boissons alcoolisées et des produits de brasserie.
Cette décision illustre une nouvelle fois la portée de la protection conférée aux marques de renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du Règlement sur la marque de l’Union européenne (EUTMR).
Le contexte du litige
La société Gorbatschow Wodka avait déposé le 12 octobre 2023 une demande de marque de l’Union européenne (n° 18 936 508) portant sur la représentation tridimensionnelle d’une canette aux couleurs bleue, argentée et rouge pour des produits en classes 32 et 33 (bières, boissons alcoolisées, boissons pré-mélangées) :
Le 9 février 2024, Red Bull s’y est opposée en invoquant certaines de ses marques antérieures, notamment son célèbre design bleu / argent de canette et son signe figuratif « Red Bull », tous deux largement exploités pour des boissons énergétiques (classe 32) :
L’opposition était fondée notamment sur l’article 8, §5 EUTMR (atteinte à une marque de renommée).
La reconnaissance de la renommée de Red Bull
L’EUIPO rappelle d’abord les critères jurisprudentiels permettant d’établir la renommée : part de marché, intensité et durée de l’usage, investissements publicitaires, notoriété mesurée par des études. Red Bull a produit une documentation abondante (attestations, rapports d’audit, sondage GfK, campagnes publicitaires, sponsoring sportif et culturel, classements Interbrand et Forbes, etc.), démontrant :
• Une utilisation massive et continue de ses marques depuis la fin des années 1980 en Autriche et au début des années 1990 dans l’UE ;
• Une notoriété exceptionnelle auprès du grand public, avec des taux de reconnaissance spontanée supérieures à 90% en Autriche et en Allemagne ;
• Un positionnement de leader mondial du marché des boissons énergétiques, renforcé par des investissements marketing colossaux.
L’Office a donc retenu que les marques antérieures de Red Bull jouissaient d’une renommée au moins en Autriche et en Allemagne, territoires représentant une partie de l’Union.
La similarité des signes
Visuellement, les signes partagent une combinaison de couleurs identiques (bleu/argent/rouge) et une structuration géométrique en aplats angulaires, conférant un air de famille évident malgré des différences dans les éléments verbaux (« Red Bull » / « Gorbatschow »). L’EUIPO souligne que, dans ce secteur, la présentation graphique et les codes couleurs jouent un rôle déterminant dans la perception du consommateur.
Aussi, même en l’absence de risque de confusion directe, l’Office a retenu une similarité visuelle faible mais suffisante pour que le public établisse un lien mental entre les produits des deux sociétés.
Le risque d’atteinte au sens de l’article 8§5 EUTMR
L’EUIPO a ensuite examiné si l’usage du signe contesté serait de nature à :
• Tirer indûment profit de la renommée de Red Bull ;
• Ou porter atteinte au caractère distinctif ou à la réputation de ses marques.
Red Bull a soutenu que l’association de couleurs et le conditionnement en canettes visent à profiter de l’aura attachée à sa marque, facilitant la commercialisation de boissons alcoolisées pré-mélangées sans efforts marketing équivalents. L’Office a suivi ce raisonnement, considérant que la stratégie de Gorbatschow reposait sur une volonté de capter l’image et la notoriété du design Red Bull, notamment dans un contexte où les boissons énergétiques et les boissons alcoolisées pré-mélangées sont souvent commercialisées côte à côte dans les points de vente.
Ainsi, l’EUIPO a conclu à un risque sérieux de parasitisme économique, caractéristique de l’exploitation injustifiée de la renommée d’autrui.
Portée de la décision
En conséquence, la demande de marque de Gorbatschow a été rejetée dans son intégralité et la société condamnée aux dépens.
Cette décision réaffirme plusieurs principes importants :
1. La renommée d’une marque de l’Union peut être démontrée sur la base de preuves provenant d’un seul État membre (ici, Autriche et Allemagne), dès lors que celui-ci représente une part substantielle du marché européen.
2. La protection des marques de renommée s’étend au-delà de la stricte identité des produits : des boissons énergétiques peuvent bloquer l’enregistrement d’alcools pré-mélangés, dès lors qu’il existe une proximité économique et commerciale.
3. L’imitation d’un code couleur peut suffire à caractériser une similarité et une volonté de tirer profit de la réputation, même si les éléments verbaux divergent.
L’arrêt de l’EUIPO dans l’affaire Red Bull / Gorbatschow Wodka s’inscrit dans une jurisprudence constante de protection renforcée des marques à forte notoriété. Il illustre le rôle essentiel de l’article 8, §5, EUTMR dans la lutte contre le marketing parasitaire, en empêchant qu’un acteur économique ne profite indûment des investissements colossaux réalisés par un autre. Pour les titulaires de marques célèbres, cette décision constitue une confirmation bienvenue de l’efficacité du système européen de protection.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
14
janvier
2025
Thor vs. iTHOR : Quand Marvel affronte la justice, mais perd la bataille
Author:
TAoMA
Le 22 février 2024, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a tranché un affrontement épique entre Marvel Characters, Inc. et une société portugaise cherchant à enregistrer la marque figurative iTHOR pour des produits électroniques, notamment des batteries et des chargeurs. Marvel, détenteur des droits sur le personnage de Thor, invoquait un risque de confusion avec ses propres marques.
Marvel s’est opposé à l’enregistrement de la marque iTHOR (demande n°18 815 402) pour tous les produits et services concernés, principalement en classe 9 (batteries, chargeurs) et classe 37 (services de recharge de batteries). Cette opposition reposait sur deux de ses marques antérieures :
• La marque verbale THOR n°6739999.
• La marque figurative THOR n°15240757, représentant le super-héros tenant un marteau.
Marvel fondait son opposition sur l’article 8(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui dispose qu’une opposition peut être formulée lorsqu’il existe un risque que le public croit que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Comparaison des produits et services
L’EUIPO a procédé à une comparaison des produits et services visés par les deux marques. Marvel proposait des biens liés au divertissement (CD, logiciels de jeux vidéo, lunettes de soleil, etc.), tandis que la marque iTHOR se concentrait sur des accessoires électroniques comme des batteries et chargeurs. Ces produits diffèrent nettement en termes de nature, de finalité et de mode d’utilisation, et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
Le manque de similarité entre ces produits a suffi pour que l’EUIPO rejette l’opposition fondée sur la première marque verbale de Marvel.
Comparaison des signe
L’EUIPO a ensuite comparé les signes en prenant en compte la marque figurative de Marvel, représentant le super-héros Thor. Le signe contesté, quant à lui, combinait l’élément verbal iTHOR et un personnage en costume de super-héros tenant un marteau et une prise électrique.
Sur le plan visuel, l’EUIPO a souligné des différences majeures entre les deux signes : le style graphique, les proportions du personnage, ainsi que les éléments distinctifs, tels que la prise électrique dans la main du personnage d’iTHOR.
Phonétiquement, l’ajout de l’élément « i » dans la marque contestée crée une différence notable avec la marque verbale « THOR« .
Conceptuellement, bien que les deux signes évoquent la figure du dieu Thor, l’EUIPO a jugé que le « i » et les symboles électriques suffisaient à distinguer les deux marques, en les ancrant dans des univers distincts.
L’EUIPO a procédé à une appréciation globale et a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques, même pour des produits identiques. Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles l’emportaient sur les similitudes, ce qui a conduit au rejet intégral de l’opposition de Marvel.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle l’EUIPO évalue le risque de confusion, même lorsque l’opposant est un acteur de renom comme Marvel. La notoriétéW d’un personnage ou d’une marque ne suffit pas à elle seule à justifier une opposition, en particulier lorsque les différences entre les signes sont suffisamment marquées, comme ce fut le cas ici.
Un parallèle peut être fait avec l’arrêt PICARO de la Cour de justice de l’Union européenne (C-361/04 P, 2006), où la Cour avait statué que la notoriété d’une marque n’entraînait pas automatiquement un risque de confusion.
En effet, il avait été jugé que, bien que le signe PICASSO jouisse d’une forte renommée, du fait du peintre éponyme, cela ne suffisait pas à augmenter la probabilité de confusion dans le contexte des véhicules, car le lien entre le nom et le produit était jugé non pertinent.
Marvel pourrait-elle changer de stratégie ? Peut-être en explorant d’autres fondements, comme l’atteinte à la renommée de sa marque verbale qui, si elle avait été prouvée, aurait permis d’élargir son champ de protection. Mais pour l’instant, iTHOR peut souffler : le dieu du tonnerre n’a pas frappé cette fois-ci.
Baptiste KUENTZMANN
Conseil en Propriété Industrielle
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) EUIPO, Division de l’Opposition, 22 février 2024, n° B 3 192 284
24
septembre
2024
Le crocodile perd ses dents : Lacoste vaincu par CROCODOG
Author:
TAoMA
Lacoste essuie un revers dans sa bataille pour protéger sa célèbre marque de crocodile. Le 31 juillet 20241, l’EUIPO a rejeté l’opposition de Lacoste contre la marque CROCODOG désignant des produits pour animaux domestiques.
Lacoste, invoquant les articles 8(1)(b) et 8(5) du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), soutenait que la marque CROCODOG présentait une similitude avec ses marques figuratives de crocodile, en invoquant un risque de confusion et un détournement de notoriété.
Les différences visuelles et conceptuelles : au cœur de la décision
Dans cette décision, l’EUIPO a rappelé que l’impression globale d’un signe est déterminante pour évaluer la similitude. Bien que le composant verbal ait généralement un poids plus fort, cela n’est pas systématique. Ici, l’élément figuratif de CROCODOG, un animal imaginaire mêlant un crocodile et un chien, a joué un rôle central. Ce croc-chien se distingue par sa taille, sa position et son contenu hautement imaginatif.
En comparaison, les marques de Lacoste représentent un crocodile de façon réaliste, avec des détails anatomiques fidèles. L’EUIPO a estimé que ces représentations réalistes d’un crocodile et l’animal hybride de CROCODOG ne partagent pas de caractéristiques visuelles ou contours similaires. De plus, bien que les deux signes contiennent une tête de crocodile, leurs différences conceptuelles ont suffi à écarter tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public.
L’impact pour les propriétaires de marques
Cette décision montre que, même pour des marques ayant une forte renommée comme Lacoste, il est essentiel que les signes soient visuellement et conceptuellement similaires pour soutenir une opposition. La notoriété seule ne peut pas surmonter des différences majeures. L’EUIPO a jugé que les divergences entre le crocodile réaliste de Lacoste et l’animal hybride de CROCODOG étaient suffisamment marquées pour rejeter l’opposition.
Malgré le rejet de cette opposition, Lacoste conserve ses possibilités de recours.
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Gaëlle Loinger-Benamran
Conseil en Propriété Industrielle Associée
1) EUIPO, Division d’Opposition, Opposition No. B 3 203 568, 31/07/2024
05
septembre
2024
Tempête sous le K-WAY
Author:
TAoMA
Par une décision du 4 juillet 2024, la Division d’Opposition de l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a accueilli favorablement l’opposition formée par K-Way S.p.A. contre la demande de marque de l’Union européenne figurative n°18 808 453, déposée par la société Ikara Pro-Sandiego SL pour des produits de la classe 25 (ie : vêtements de sport, tenues d’arts martiaux, et uniformes).
K-Way fonde son opposition sur sa marque figurative européenne no 11 396 521, renommée notamment dans le domaine des vêtements de sport et de loisirs en France, en Italie et au Benelux. K-Way s’appuie sur les articles 8(1)(b) et 8(5) du RMUE pour justifier de son opposition afin d’empêcher Ikara de profiter indûment de la réputation et de l’image solidement établie de la marque K-Way en Europe.
LES ARGUMENTS DE K-WAY
K-Way a basé son opposition sur le fait que la marque d’Ikara, bien que différente sur le plan verbal, présentait des similitudes notables dans ses éléments figuratifs, susceptibles de créer un lien dans l’esprit du public entre les deux marques.
K-Way a démontré que sa marque jouit d’une réputation solide, acquise par des décennies d’utilisation intensive, des investissements significatifs dans le marketing, et des collaborations de co-branding avec d’autres marques de renom.
Enfin, elle a soutenu que l’association visuelle entre les deux marques pourrait permettre à Ikara de tirer avantage de la réputation et du caractère distinctif de K-Way, créant ainsi un cas de parasitisme commercial.
LA DECISION DE L’EUIPO
La Division d’Opposition a d’abord reconnu la réputation de la marque K-Way, en particulier dans le domaine des vêtements de sport et de loisirs. Elle a également souligné que la protection accordée par l’article 8(5) du RMUE s’applique même en l’absence de confusion, si le public est susceptible de faire un lien entre les marques, lien qui pourrait porter atteinte à l’image ou à la réputation de la marque antérieure.
Après avoir examiné les éléments de preuve, l’EUIPO a conclu que, bien que les marques diffèrent sur le plan verbal, les similitudes figuratives étaient suffisamment significatives pour que le public puisse associer les deux marques. Cette association, selon la Division d’Opposition, risquait de conférer à Ikara un avantage commercial injuste en exploitant la notoriété de K-Way, sans cause légitime.
En conséquence, l’EUIPO a rejeté la demande de marque d’Ikara pour les produits contestés.
Cette décision réaffirme l’importance de la protection des marques de renom contre toute forme de parasitisme commercial et souligne que même une similitude faible, mais perceptible, entre deux marques peut suffire à établir un risque de préjudice ou d’avantage indu.
En protégeant sa marque, K-Way a réussi à garder sa réputation à l’abri des intempéries.
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Mélissa CASSANET
Conseil en Propriété Industrielle Associée
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
(1) EUIPO, Division d’Opposition, 4 juillet 2024, n° B 3 193 750
27
juin
2024
Pour que Netflix reste chill en UE… elle doit prouver sa renommée !
L’EUIPO a tranché… ne créé pas de risque de confusion avec .
Bien que cette décision du 15 mai 2024 paraisse étonnante, le raisonnement de l’EUIPO est assez logique.
Les signes ne sont pas similaires selon l’EUIPO
Selon l’Office européen, les signes ne sont pas suffisamment similaires pour admettre l’opposition. Il considère que les signes sont assez différents visuellement, phonétiquement et conceptuellement pour le public pertinent. En effet, la seule terminaison -FLIX ne suffit pas à créer un risque de confusion compte tenu des premiers termes « NET » et « WEED » qui sont différents.
La renommée de Netflix au sein de l’Union Européenne n’est pas suffisamment prouvée
L’opposante savait qu’elle n’était pas très solide sur la similarité des signes. C’est pourquoi, elle a tenté d’invoquer la renommée de sa marque. Elle devait donc prouver cette renommée au sein de l’Union Européenne. Or, les pièces apportées par NETFLIX n’étaient pas suffisantes pour l’EUIPO.
D’abord, l’office a conclu à l’Inadmissibilité des preuves provenant du Royaume-Uni et des États-Unis. Il est rappelé que, conformément à l’article 8(5) du RMUE, les preuves de la renommée et de la distinctivité accrue doivent être pertinentes au moment de la décision et applicables dans l’Union européenne. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les preuves relatives à ce territoire ne sont pas recevables. De même, les preuves provenant des États-Unis ne peuvent être utilisées pour démontrer la renommée au sein de l’UE.
Ensuite, l’office considère que les preuves apportées par NETFLIX pour démontrer la renommée dans l’UE sont insuffisantes. En l’occurrence, elle a présenté des statistiques impressionnantes à l’échelle mondiale, mais l’office considère que ces données n’étaient pas suffisamment spécifiques aux États membres de l’UE. Par exemple, les revenus et les abonnements présentés pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) n’étaient pas suffisamment détaillés pour extraire des données spécifiques à l’Europe.
Enfin, l’EUIPO conclut également à l’absence de preuves indépendantes et détaillées de la part de NETFLIX. Il a noté que de nombreuses preuves soumises par NETFLIX provenaient de ses propres publications et sites web, ce qui n’est pas suffisamment indépendant et objectif pour l’EUIPO. Les preuves fournies ne contenaient pas suffisamment de données indépendantes telles que des parts de marché spécifiques, des factures ou des informations précises sur la promotion et l’investissement dans l’UE.
Dans cette décision, l’Office rappelle qu’il est limité aux faits, preuves et arguments soumis par les parties et ne peut mener une enquête d’office. Par conséquent, les preuves doivent être claires et convaincantes pour conclure en toute sécurité que la marque est connue par une partie significative du public pertinent. Les éléments fournis par NETFLIX ne répondaient pas à cette exigence.
L’EUIPO doit tenir compte des raisonnements des offices nationaux lorsque les décisions sont comparables au cas d’espèce
L’Office soulève un dernier point intéressant dans sa décision. Bien qu’il n’est pas tenu par les décisions des offices nationaux, leur raisonnement et leur résultat doivent être dûment pris en compte, en particulier lorsque la décision a été prise dans l’État membre pertinent pour la procédure.
Toutefois, en l’espèce, les nombreuses décisions nationales citées par l’opposante ne sont pas comparables avec l’affaire en cause.
L’Office conclut donc en ces termes : « Malgré des décisions nationales antérieures et la reconnaissance de la marque « NETFLIX », il n’existe aucun risque de confusion entre « NETFLIX » et « WEEDFLIX WEEDFLIX » pour le public pertinent. Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles sont suffisamment marquées pour éviter toute confusion sur l’origine commerciale des produits et services ».
Partant, l’EUIPO rejette l’opposition de NETFLIX et le signeest enregistré.
Cette décision va certainement faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de l’Union Européenne. NETFLIX n’est pas du genre à produire un seul épisode !
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Juliette DESCAMPS
Élève-Avocat
Malaurie PANTALACCI
Conseil en Propriété Industrielle Associée
09
janvier
2024
LEGO contre LELE BROTHER : la bataille des briques dans le monde des marques !
Par une décision du 26 septembre 20231, l’EUIPO a fait droit à une opposition formée par la société Lego titulaire de la célèbre marque contre la demande d’enregistrement de marque No. 018571181.
La société Lego Juris s’oppose à cette demande en invoquant notamment l’article 8 paragraphe 5 du Règlement sur la marque de l’Union européenne, qui protège les marques de renommée de l’Union européenne tout comme les marques nationales jouissant d’une renommée au sein d’un État membre, et ce même en l’absence d’identité ou de similarité entre les produits et services désignés par les signes. Cette renommée permet au titulaire de la marque antérieure renommée de s’opposer à une demande de marque identique ou similaire dont « l’usage sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ».
La marque LEGO possède une renommée exceptionnelle au sein de l’Union européenne pour certains des produits désignés
Afin d’étayer sa renommée, la société Lego Juris produit différents éléments de preuves (articles de presse, rapports annuels, chiffres de ventes, décisions administratives ou judiciaires, etc.) auprès de la Division d’opposition de l’EUIPO pour attester de la renommée de sa marque à l’égard des produits suivants « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) ; décorations pour arbres de Noël », sur lesquels se fonde l’opposition.
Pour la Division d’opposition de l’EUIPO, les éléments apportés par la société Lego Juris démontrent que la marque LEGO « a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est notoirement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders […] » et que les éléments fournis possèdent une valeur probante en plus d’être fiables quant à leur date.
L’ensemble de ces preuves permettent à la Division d’opposition de conclure que la marque Lego « jouit d’une renommée exceptionnelle dans l’Union européenne », mais seulement pour les « Jeux, jouets à savoir jouets de construction », les « jouets de constructions » constituant une sous-catégorie autonome de la catégorie des jeux et jouets. S’agissant toutefois des « articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) ; décorations pour arbres de Noël », la Division d’opposition ne reconnait par la renommée de la marque en cause, faute de preuves suffisantes.
Un risque de confusion préjudiciable
Après avoir retenu l’exceptionnelle renommée de la marque antérieure, la Division d’opposition procède à l’analyse des signes en se conformant à la méthode globale d’appréciation du risque de confusion2.
Il est retenu, d’un point de vue visuel, que les signes présentent des ressemblances en raison de leur séquence d’attaque commune « LE- » et de leur reproduction dans des tons gris, encadrés par un carré, avec une stylisation et un agencement semblable des éléments verbaux. Malgré certaines différences entre les deux syllabes finales ou encore la longueur du signe contesté du fait de la présence du mot « BROTHER », la Division d’opposition considère que les signes « présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne » sur le plan visuel.
La Division d’opposition retient ensuite que les signes présentent également certaines ressemblances d’un point de vue phonétique. Les éléments verbaux commencent tous deux par la séquence « LE- » en plus de partager les mêmes voyelles « E » et « O ».
Ils diffèrent néanmoins dans la prononciation de leur deuxième syllabe « GO » au sein de la marque antérieure et « LE » dans la demande contestée, et dans la prononciation de l’élément verbal supplémentaire « BROTHER » au sein de la demande contestée.
Ainsi, la Division d’opposition considère que les signes sont « faiblement similaires sur le plan phonétique ».
À cela s’ajoute une différence conceptuelle entre les deux marques, le consommateur moyen de l’Union européenne associant directement le terme « Lego » à la marque de jeu de construction ou à la société. S’agissant de la marque Lele Brother, le premier terme ne possède pas de signification particulière, tandis que le second élément verbal renvoie à la notion de « frère », le tout pouvant être perçu comme pouvant faire référence au « frère d’une personne nommée Lele ».
La Division d’opposition examine ensuite si le public sera en mesure d’établir un lien entre les marques en cause. Ce lien n’étant pas explicitement mentionné par l’article 8 paragraphe 5 du Règlement, il n’en demeure pas moins nécessaire de l’établir pour « déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce ».
Tenant compte du degré de similitude, de la renommée de la marque Lego pour certains produits, des similarités entre les produits respectivement désignés, et du fait qu’ils ciblent le même public, la Division d’opposition en conclut que les consommateurs concernés seront susceptibles d’associer la demande de marque contestée à la marque antérieure LEGO, c’est-à-dire d’établir un « a mental link » entre les signes.
Enfin, la Division d’opposition reconnait que la demande de marque Lele Brother risque de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque LEGO puisque « the ‘LEGO’ brand has a particularly high image and is regarded for its commitment to current social-political topics such as sustainability, child education and diversity. These positive qualities could be transferred and attached to the contested sign and this image transfer would make it easier to sell all the contested goods ». En d’autres termes, la société déposante pourrait injustement profiter de cette renommée sans payer de compensation à la société Lego Juris et sans investir pour créer un marché pour ses produits dans l’Union européenne.
Ainsi, se fondant sur l’ensemble des éléments précités, la Division d’opposition reconnait l’opposition formée par la société Legos Juris totalement justifiée et rejette donc la demande de marque contestée pour l’ensemble des produits couverts.
La demande de marque Lele Brother a fini par se prendre un ‘NON’ aussi solide que les briques LEGO. Il semble que dans ce match, LEGO ait construit une victoire indiscutable !
Arthur Burger
Stagiaire juriste
Gaëlle Bermejo
Conseil en Propriété Industrielle
Note de référence :
(1) EUIPO, Division d’opposition, 26/09/2023, n° B 3 159 692
(2) CJUE 11/11/1997, n° C-251/95, affaire Sabel / Puma
28
novembre
2023
Champagne vs. Champaign : pour l’EUIPO, les ingrédients ne sont pas réunis en cuisine pour rejeter la demande de marque !
Le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC) qui représente et défend les droits de l’AOP « Champagne » constate tous les jours des dépôts de marques comportant le mot « Champagne » ou faisant référence à l’univers du Champagne.
C’est sans conteste le cas de la demande de marque de l’Union Européenne « Champaign » déposée en juillet 2022 par la société américaine Monument Grill pour des produits de cuisson, de réfrigération, etc. Cette marque a la même prononciation anglosaxonne que le mot Champagne et se présente de la manière suivante :
Fidèle à son combat, le CIVC a formé opposition contre la demande de marque litigieuse afin de tenter d’empêcher son enregistrement.
Contre toute attente, l’EUIPO, en rupture avec sa propre jurisprudence et celle de la CJUE, a rejeté l’opposition du CIVC dans une décision datée du 10 octobre dernier en considérant que : « Même si les appareils et installations frigorifiques mentionnés peuvent être utilisés pour stocker du vin, les produits litigieux et le vin couvert par l’AOP Champagne sont très éloignés en termes de nature et d’aspect physique, de méthode de fabrication/élaboration et de destination ».
L’Office ajoute que le fait que les deux termes se prononcent de façon similaire « n’est pas suffisant pour que le public puisse établir un lien clair et direct entre la demande de dépôt de marque de l’Union Européenne contestée, pour des réfrigérateurs, et le produit protégé, du vin provenant de la région de Champagne ».
Enfin, l’CJUE considère que le public ne percevra pas une signification particulière dans le terme contesté « Champaign » dans la mesure où celui-ci signifie également en vieil anglais « étendue plate de campagne » ou « étendue de terrain plat », élément qui, selon lui, est de nature à démontrer l’absence de volonté délibérée de la société américaine de parasiter l’AOP Champagne.
Même si l’Office se justifie en précisant que cette décision « n’est pas remise en cause par les nombreuses décisions citées par le CIVC étant donné que les circonstances, les faits et les éléments de preuve à l’égard desquels ces affaires ont été appréciées étaient différents de l’espèce ». On l’aura compris, cette décision vient en rupture de la jurisprudence de la CJUE en la matière.
On peut en effet citer notamment l’affaire du bar à tapas espagnol « Champanillo » (notre news sur cette affaire ici) dans laquelle la CJUE, interrogée par la Cour de Barcelone, affirme que les AOP doivent être protégées à l’encontre d’une évocation se rapportant tant à des produits qu’à des services, en cas d’incorporation partielle de l’appellation protégée, de parenté phonétique et visuelle, de proximité conceptuelle ou de similitude entre les produits couverts par l’AOP et les produits et services couverts par le signe litigieux.
L’arrêt « Champanillo » pose ainsi le principe selon lequel les AOP sont protégées vis-à-vis de signes utilisés pour désigner des produits ou des services non couverts par l’appellation « Champagne » et démontre ainsi la volonté de la CJUE de garantir aux indications géographiques une protection étendue.
La voie que vient d’emprunter l’EUIPO est toute autre. Il convient toutefois de préciser qu’il s’agit là de la position de la Division d’Opposition.
Dans une affaire similaire, l’opposition contre le dépôt d’une marque de l’Union Européenne « Champagnola » par une société tchèque en classes 30 (pains et pâtisseries) et 40 (services de boulangerie et pâtisserie) avait été rejetée par la Division d’Opposition en 2019 au motif que les produits et services désignés par la demande n’étaient pas similaires au vin de Champagne et qu’il n’y avait en l’espèce ni usage commercial ni évocation et dès lors aucun risque de confusion.
Saisie d’un recours contre cette décision par le CIVC, la Chambre de Recours a annulé la décision, le 17 avril 2020, en refusant l’enregistrement de la marque « Champagnola » en classes 30 et 40 en considérant que celle-ci est une évocation certaine du terme Champagne et qu’elle exploite la renommée de l’AOP « Champagne », peu important que les produits et services visés ne soient pas similaires.
L’affaire Champaign est, depuis le 20 octobre, dans les mains de la Chambre de Recours de l’EUIPO qui optera pour la protection des appellations ou pour la poursuite du putsch engagé par la Division d’Opposition à l’égard de la CJUE.
Alors, Champagne ou pas ?
Juliette Biegala
Juriste
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle Associé
11
juillet
2022
Wonder woman c/ wonder mum : première défaite pour la super-héroïne de la ligue des justiciers
Author:
TAoMA
Dans une décision du 2 mars dernier, la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni a confirmé l’absence de risque de confusion entre la marque WONDER WOMAN, appartenant à la société américaine DC Comics et la demande de marque WONDER MUM déposée par la société Unilever.
Quel est le contexte ?
En 2019, Unilever a déposé une demande de marque WONDER MUM pour des produits cosmétiques. La même année, DC Comics a déposé une opposition à l’encontre de cette demande de marque sur la base de sa marque antérieure WONDER WOMAN. Dans le cadre de cette opposition, plusieurs motifs ont été invoqués, y inclus la réputation acquise par la marque antérieure WONDER WOMAN sur le territoire britannique.
En juin 2021, l’Office des marques local (UKIPO) a rejeté l’ensemble des motifs d’opposition présentés par DC Comics. La société américaine a donc interjeté appel de cette décision devant la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni dans le but d’obtenir le refus de la marque WONDER MUM à l’enregistrement.
Pour quelles raisons la Haute Cour a-t-elle rejeté l’appel formé par DC Comics ?
Dans un premier temps, la Haute Cour a estimé que le faible degré de similitudes conceptuelles entre les marques n’est pas suffisant pour caractériser un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Par ailleurs, cette juridiction a également considéré que les preuves fournies par DC Comics sont insuffisantes pour établir la réputation de la marque WONDER WOMAN auprès du public britannique. En effet, l’ensemble des preuves fournies par DC Comics portaient essentiellement sur de simples déclarations, sans aucune donnée chiffrée permettant précisément d’identifier les recettes liées à la marque WONDER WOMAN au Royaume-Uni. Enfin, la dernière difficulté résidait dans le fait qu’il n’y ait aucune preuve claire permettant de démontrer que les consommateurs britanniques perçoivent WONDER WOMAN comme une marque, et non comme le titre d’une œuvre ou le nom d’une super-héroïne mondialement connue.
Cet épisode de la saga WONDER WOMAN souligne une nouvelle fois l’importance de la spécificité des preuves d’usage. Cette décision rappelle par ailleurs la complexité de la protection des marques portant sur des personnages fictifs. Ces marques doivent être utilisées aux fins d’identifier l’origine commerciale des produits et services couverts. Se fonder simplement sur la popularité de cette super-héroïne en tant qu’œuvre artistique sans preuves concrètes n’apparait pas suffisant.
En conclusion, la bataille continue pour les super-héros !
Juliette Parisot
Stagiaire – Pôle CPI
Gaëlle Bermejo
Conseil en Propriété Industrielle
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