11
juin
2026
Obélix se bat et obtient gain de cause : l’appréciation de la marque renommée antérieure par l’EUIPO réfutée par le Tribunal de l’Union européenne
Dans une décision du 13 mai 2026, le Tribunal de l’Union européenne (TUE)1, a annulé la décision de la Chambre de Recours de l’EUIPO2, du 11 novembre 2024, qui avait jugé que le signe « Obélix » n’était pas perçu comme une marque commerciale distincte du personnage de fiction.
En 2020, une société polonaise (WORKS) a déposé une demande d’enregistrement d’une marque verbale « Obelix » pour des produits d’armement en classe 13.
En janvier 2023, Les Éditions Albert René a formé une demande en annulation de la marque polonaise, invoquant un risque de confusion et une atteinte à la renommée de sa marque verbale antérieure « Obélix ».
La demande d’annulation a été rejetée par la division d’annulation de l’EUIPO, celle-ci considérant que les preuves d’usage de la marque antérieure produites par la requérante n’étaient pas suffisantes.
Les Éditions Albert René a alors formé un recours en avril 2024 devant la Chambre de Recours de l’EUIPO, qui a jugé que :
(1) L’usage sérieux de la marque est présumé à des fins d’économie de procédure.
(2) Le risque de confusion entre les marques n’est pas caractérisé : s’il existe une identité entre les signes, les produits en cause sont totalement différents et les produits d’armement sont destinés à un public très spécifique, alors que les produits couverts par la marque antérieure s’adressent au grand public ;
(3) La renommée de la marque antérieure « Obélix » n’est pas retenue : les preuves apportées par Les Éditions Albert René montrent l’utilisation du signe « Obélix » comme un personnage de fiction, et non comme une marque commerciale permettant d’identifier l’origine commerciale des produits ;
(4) L’atteinte à la renommée de la marque Obélix n’est pas démontrée : Si Obélix est un personnage de bande-dessinée très apprécié, aucun élément de preuve ne suggère que le public concerné reconnaitrait le terme « Obélix » comme un indicateur d’origine commerciale pour les produits et services concernés.
Les Éditions Albert René a donc porté l’affaire devant le TUE en janvier 2025 afin de faire annuler cette décision.
La requérante soutient que l’EUIPO a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 en appréciant de manière erronée la renommée de la marque antérieure « Obélix ».
Elle fait valoir que la chambre a considéré à tort qu’« Obélix » n’était perçu que comme le nom d’un personnage de fiction et non comme une marque indiquant l’origine commerciale des produits. Selon elle, l’association avec le personnage d’Obélix n’exclue pas une fonction de marque et la renommée acquise par l’expression « Astérix & Obélix » doit également bénéficier à « Obélix » pris individuellement.
Le Tribunal a estimé que l’EUIPO a procédé à une analyse incomplète des preuves, en écartant à tort de nombreux éléments, notamment ceux où « Obélix » apparait avec le symbole « ® », qui signifie en anglais « registered trademark » (marque enregistrée) ou conjointement avec « Astérix », le symbole étant dans ce cas apposé séparément à côté de chacun d’eux et indiquant l’origine commerciale des produits.
Il a également rappelé qu’une marque peut être utilisée avec d’autres signes sans perdre son caractère distinctif et que la renommée doit être appréciée globalement à partir d’un faisceau d’indices.
Il a donc conclu que l’examen de la renommée effectué par la Chambre de Recours de l’EUIPO était erroné et incomplet.
Toutefois, il a rappelé que cette erreur ne pouvait justifier l’annulation de la décision que si elle avait influencé son résultat final.
Le Tribunal a donc ensuite procédé à l’examen de la seconde branche du moyen concernant l’existence d’un lien entre les marques en conflit, mal apprécié dans la décision attaquée selon la requérante.
L’EUIPO avait conclu dans sa décision à l’absence de lien entre les marques en conflit en raison d’une différence trop importante entre les produits et les services désignés par ces marques ainsi qu’entre les secteurs de marché pertinents et de l’absence de chevauchement des publics pertinents.
Les Éditions Albert René soutient que l’EUIPO a mal apprécié l’existence de ce lien, en ne prenant pas en compte des facteurs essentiels tels que l’identité des signes et le caractère distinctif exceptionnel de la marque « Obélix », mot fantaisiste unique utilisé exclusivement par la requérante depuis plus de 60 ans, ce qui rend selon elle la différence entre les produits moins déterminante. Elle ajoute que le lien entre les marques n’est pas hypothétique mais réel et imminent. Enfin, elle estime que l’usage de la marque contestée pour des armes porterait atteinte à l’image et à la renommée de la marque antérieure.
Le TUE considère effectivement que le lien entre les marques doit être apprécié globalement au regard de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, la Chambre de Recours de l’EUIPO s’étant limitée à une analyse partielle. Il affirme qu’elle aurait dû prendre en compte le degré de distinctivité de la marque antérieure, soit intrinsèque, soit acquis par l’usage.
La décision attaquée se fondant sur deux motifs entachés d’illégalité, le Tribunal a donc prononcé son annulation.
Cette décision illustre l’exigence de rigueur accrue dans l’appréciation de la renommée et du lien entre les marques au titre de l’article 8, §5 du règlement 2017/100, rappelant que celle-ci doit reposer sur une analyse globale et complète de l’ensemble des facteurs pertinents et sanctionne toute approche partielle ou insuffisamment motivée de l’EUIPO par l’annulation de sa décision.
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Emma COX
Stagiaire avocate
Delphine Monfront
Avocate à la Cour
1) CJUE, Tribunal, 13 mai 2026, T-24/25.
2) EUIPO, Chambre des recours 11 novembre 2024 – R 875/2024-2
06
novembre
2025
SUBLIM contre SUBLIME SECRET : un sublime échec
La Cour d’appel de Versailles a rendu une décision le 3 septembre 20251 qui rappelle une règle bien établie : une marque qui présente un caractère distinctif faible jouit d’une protection limitée.
La faiblesse de la marque serait-elle la porte ouverte aux concurrents ?
La société Dim France, titulaire de la marque SUBLIM pour des vêtements et de la lingerie, a formé opposition à l’encontre de la demande de marque ésignant des produits identiques.
Elle estimait que la reprise du terme « SUBLIM » entrainait un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce dernier pouvait voir dans cette nouvelle demande une déclinaison de de sa marque antérieure.
Si les signes en comparaison peuvent paraitre proches visuellement, phonétiquement et conceptuellement en raison de l’élément commun SUBLIM/SUBLIME, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) n’a pas fait droit aux demandes de la société Dim. Cette dernière a donc formé un recours devant la Cour d’appel pour tenter d’obtenir l’annulation de la décision.
Malheureusement pour Dim, la Cour reprend à son compte l’analyse de l’INPI.
Si les signes commencent par une même sonorité, ils « ne présentent pas les mêmes structures ni longueur ». En effet, ils diffèrent en raison de la stylisation de la marque seconde, de l’ajout du terme SECRET, d’un élément figuratif, etc. De plus, ils sont différents intellectuellement puisque la marque antérieure « qualifie quelque chose de parfait, admirable, merveilleux » alors que la marque contestée « désigne un secret extraordinaire ».
Mais l’élément principal ayant coûté la victoire à Dim est que sa marque antérieure ne tirerait son caractère distinctif que par l’orthographe particulier du terme SUBLIM qui a perdu son E final. Si la marque avait été déposée sous la forme SUBLIME, alors, elle n’aurait été que « de nature à valoriser les produits auprès du consommateur ».
En conclusion, le recours est rejeté par la Cour car, même si les deux signes évoquent l’idée d’extraordinaire, cette similitude n’est que purement laudative. Elle est donc insuffisante pour créer un risque de confusion entre les marques malgré l’identité de la plupart des produits concernés.
Une marque forte pour une protection efficace
Cette décision de la Cour d’appel de Versailles est l’occasion de rappeler une réalité du droit des marques : une marque ne protège efficacement que ce qui la distingue.
Déposer une marque laudative ou « parlante » présente des avantages marketing certains : il est facile pour le public de la mémoriser permettant des économies en matière de communication et promotion.
Cela a malgré tout un prix : ces marques sont plus difficiles à défendre contre des concurrents qui emploient des termes similaires.
Il est donc parfois préférable de miser sur l’originalité ou l’inattendu pour sublimer vos marques afin de construire des actifs solides sur le long terme. Les équipes de TAoMA sont à vos côtés pour vous conseiller, avant tout dépôt, sur le caractère distinctif du signe envisager !
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Associé
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1) Cour d’appel de Versailles, 3 septembre 2025, n° 24/04915
17
juin
2025
« Facebook » vs « Fuckbook » : quand la Cour de cassation trace la ligne entre contrefaçon et concurrence déloyale et valide le cumul
Author:
TAoMA
Comment protéger efficacement une marque célèbre face à des détournements tout en délimitant précisément la frontière entre contrefaçon et concurrence déloyale ?
Contexte
Le 26 mars 2025, la Cour de cassation (Com., n° 23-13.589, publié au Bulletin) a rejeté le pourvoi formé par la société suisse Cargo Media AG confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (28 oct. 2022, n°20/16611) pour atteinte à la renommée et contrefaçon des marques « Facebook », et pour concurrence déloyale.
En effet, Meta, sur le fondement de ses marques verbales « Facebook » n° 5585518 et n° 4535381, et sa marque figurative n° 9724774 enregistrée notamment pour des services de rencontres et de réseau social, avait assigné Cargo Media pour l’exploitation d’un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel dénommé « Fuckbook », accessible via les noms de domaine « fuckbook.xxx » et « fuckbook.com ». La particularité étant que Meta avait, à titre principal, formé des demandes tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale.
La Cour d’appel avait fait droit ces demandes et condamné Media Cargo au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de ses marques et 10 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale.
Cargo Media s’était alors pourvu en cassation en soutenant tout d’abord que le public pertinent n’avait pas été précisément identifié et que les faits retenus au titre de la concurrence déloyale (usage du nom « Fuckbook ») étaient les mêmes que ceux invoqués pour la contrefaçon, et qu’il n’y avait donc pas de faits distincts.
Renommée de Facebook et public concerné : le public qui utilise les réseaux sociaux
Sur l’atteinte à la renommée des marques, la Cour d’appel de Paris avait retenu que l’utilisation du signe « fuckbook » portait atteinte à la renommée des marques verbales Facebook en déterminant que le public concerné par les signes en présence était « le public qui utilise les réseaux sociaux ».
La Cour de cassation écarte le grief de Cargo Media qui arguait que les juges d’appel s’étaient déterminés par référence à un public non précisément identifié, ce qui rendait erronée l’appréciation de l’atteinte à la renommée de la marque Facebook, et estime que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond. Selon elle, ces derniers ont, par motifs propres et adoptés, identifié le public de référence des marques de l’Union européenne « Facebook » et des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx » et retenu que le public du site « Fuckbook », majoritairement composé d’adultes de sexe masculin recherchant des partenaires, était compris dans le public plus large des services du réseau social « Facebook ».
Une pédagogie importante sur les faits distincts
Sur le moyen tiré de la condamnation pour fait distinct des atteintes visées par une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la Cour fait preuve d’un raisonnement détaillé et sourcé et rejette le moyen de Media Cargo selon lequel la demande au titre de la concurrence déloyale était fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon des marques « Facebook ».
En effet, les juges du Quai de l’Horloge, en citant de nombreuses jurisprudences, rappellent que :
• L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon1 ;
• Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ;
• Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine2 ;
• Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation3 ;
• Une victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon.
La reconnaissance d’un comportement fautif distinct
Elle en déduit que les atteintes issues de l’utilisation du signe « fuckbook », tant à titre de nom commercial pour désigner une société, qu’à titre de nom de domaine, pour désigner un site internet, sont des faits distincts qui font naître des préjudices différents de ceux résultants de la contrefaçon, et qui doivent donc être réparés indépendamment.
Il s’agit là de sanctionner ce qui a pu être une stratégie délibérée de captation de trafic et de notoriété qui a porté atteinte à l’image et à la réputation commerciale de Meta.
Une articulation entre droit de la propriété intellectuelle et droit commun précisée
L’apport essentiel de cette décision réside dans le raisonnement de la Cour qui clarifie les conditions d’articulation de l’action en contrefaçon, qui relève de la propriété intellectuelle, et de la concurrence déloyale, qui relève de la responsabilité de droit commun, à condition que des faits distincts soient caractérisés.
Ce faisant, la décision permet de renforcer la sécurité juridique offerte aux titulaires de marques, notamment de marques de renommées, et de circonscrire l’exploitation fautive de ces marques à titre de nom de domaine ou de nom commercial.
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Anne Messas
Avocate
Morgane Sot
Élève-avocate
1) Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759.
2) Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-15.136, Bull. 2010, IV, n° 123 ; Com 9 octobre 2012 pourvoi n° 11- 11.094.
3) 3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-66.974 ; 2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12- 17.147 ; 1re Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.209 ; Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-21.338.
20
mai
2025
Montres de luxe et liberté artistique : Rolex sonne l’alerte contre l’art parasitaire
Author:
TAoMA
Contexte
Le 2 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Paris1 a rendu une décision remarquée en matière de contrefaçon de marques de renommée et de parasitisme, opposant les sociétés Rolex à Monsieur Johann Perathoner, artiste plasticien. Ce dernier avait exploité sans autorisation certains des signes appartenant à la marque au sein d’une série d’œuvres d’art intitulée « 3D Watches », croyant pouvoir se reposer sur la liberté d’expression artistique.
Les faits
Les sociétés Rolex SA et Rolex France, titulaires de plusieurs marques Rolex (verbales et semi-figurative), GMT-Master, Yacht Master…, ont assigné l’artiste plasticien en contrefaçon de marques et en parasitisme.
Les demanderesses reprochaient à Johann Perathoner d’avoir illégitimement utilisé leurs marques au sein et en relation avec des tableaux représentant des villes enchâssées dans des cadrans de montres. Les œuvres de l’artiste avaient ainsi été diffusées sur son site internet, ses comptes Facebook, Instagram et YouTube, et au cours d’une exposition.
Les société Rolex opposaient que de tels usages à des fins promotionnelles caractérisaient une atteinte à la renommée de leurs marques, à leur caractère distinctif, et étaient ainsi susceptibles d’altérer leur image de marque et leur valeur économique. L’artiste opposait quant à lui, la liberté d’expression et de création artistique et contestait l’existence d’un usage commercial au sens du droit des marques, estimant que son approche relevait d’une démarche artistique inspirée du courant Pop Art, sans intention parasitaire ni volonté de nuire.
Renommée et usage des marques
Sur la demande principale en contrefaçon de marques, le Tribunal rappelle les conditions d’application de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, et de l’article 9, §2, c) du Règlement (UE) 2017/1001, à savoir que le titulaire d’une marque européenne jouissant d’une renommée peut s’opposer à l’usage d’un signe identique ou similaire tirant indûment profit de cette notoriété.
À cet égard, les juges ont reconnu la renommée des marques verbales « Rolex », ainsi que celle l’associant au logo emblématique en forme de couronne, et ce compte-tenu des sondages et enquêtes de notoriété, des investissements publicitaires continus dans le temps, et de leur usage temporel et géographique. En revanche, les demandes fondées sur les autres marques moins exposées « GMT-Master », « Yacht-Master » et « Milgauss » sont rejetées, faute d’éléments suffisants pour caractériser leur notoriété ou le pouvoir d’attraction qu’elles exercent dans l’esprit du public.
Concernant l’atteinte à la renommée, le Tribunal retient que l’utilisation des signes “Rolex” dans les titres des œuvres de l’auteur relève bien de son expression artistique. En revanche, la promotion d’œuvres grâce à aux signes Rolex sur les réseaux sociaux et dans un clip vidéo dépasse manifestement les usages loyaux en matière industrielle et commerciale et constituent un usage non-conforme en la matière. En effet, le public pertinent – les amateurs de montres de luxe, peut légitimement croire à un lien entre l’artiste et la maison horlogère suisse.
Ainsi, l’artiste est condamné à verser 2 500 euros à chacune des sociétés en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux marques renommées Rolex.
Des faits distincts constitutifs de parasitisme
Les sociétés Rolex invoquaient également le comportement parasitaire de l’artiste, en lui reprochant de s’être placé dans leur sillage afin de tirer profit, sans bourse délier, de la réputation de leur noms commerciaux et de leurs dénominations sociales.
Le Tribunal, après avoir qualifié de distincts les faits invoqués au titre du parasitisme, souligne qu’au-delà de l’atteinte à la renommée des marques « Rolex », l’usage non autorisé de ces signes révèle une stratégie d’association commerciale fautive. En effet, les juges estiment que l’artiste “a multiplié les références aux signes “Rolex” dans le cadre de son activité artistique, l’évoquant dans ses publications sur les réseaux sociaux pour présenter et promouvoir ses œuvres, créant un risque d’association directe dans l’esprit du consommateur qui sera amené à croire à l’existence d’un lien ou d’un partenariat entre les parties à l’instance.” En outre, l’artiste lui-même a reconnu que les acheteurs de ses tableaux sont souvent déjà des possesseurs de montres de la marque.
Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation2 un tel comportement constitue un acte fautif de concurrence parasitaire. Le Tribunal condamne donc le plasticien au paiement d’une somme complémentaire de 1500 euros à chacune des sociétés en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme.
Sanctions et portée de la décision
Outre les condamnations précédemment évoquées, le Tribunal interdit à l’artiste l’usage des signes “Rolex” dans ses œuvres et communications futures et lui ordonne le retrait de tout contenu contrefaisant sous astreinte. Il s’agit donc d’une large victoire pour les demanderesses, mettant en exergue l’attractivité de leurs droits de propriété intellectuelle.
Ce jugement met en lumière la nécessaire conciliation à laquelle sont tenus les juges entre, d’une part, la liberté d’expression et, d’autre part, le respect des droits de propriété intellectuelle. Si la finalité artistique d’une œuvre est pleinement reconnue, la liberté de création ne saurait toutefois constituer un fondement suffisant pour méconnaître les limites posées par les usages loyaux en matière commerciale.
La décision apporte en outre une illustration intéressante de l’articulation entre les fondements propres du droit des marques et ceux du droit commun de la responsabilité. Le Tribunal condamne à la fois sur le terrain de la contrefaçon de marque et au titre du parasitisme en retenant des faits distincts du fait notamment de l’atteinte à des signes distinctifs d’une autre nature (dénomination sociale et nom commercial). Ce jugement s’inscrit donc dans la droite ligne de l’arrêt récent de la Cour de cassation opposant le géant Facebook à un site dénommé Fuckbook3.
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Laurine Janin-Reynaud
Avocate
Morgane Sot
Élève-Avocate
1) TJ, 3ème ch., 3ème sect., n° 23/04114.
2) Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694.
3) Cass. com., 26 mars 2025, n°23-13.589.
18
février
2025
Obélix : un héros, mais pas une marque selon l’EUIPO
Dans une décision du 11 novembre 20241, la Chambre de Recours de l’EUIPO a jugé que le signe « Obélix » n’était pas perçu comme une marque commerciale distincte du personnage de fiction et a rejeté le recours formé par Les Éditions Albert René.
En 2020, une société polonaise (WORKS) a déposé une demande d’enregistrement d’une marque verbale « Obelix » pour des produits d’armement en classe 13.
En janvier 2023, Les Éditions Albert René a formé une demande en annulation de la marque polonaise, invoquant un risque de confusion et une atteinte à la renommée de sa marque verbale antérieure « Obélix ».
La demande d’annulation a été rejetée par la division d’annulation de l’EUIPO, celle-ci considérant que les preuves d’usage de la marque antérieure produites par la requérante n’étaient pas suffisantes et que le risque de confusion n’était pas démontré en raison des différences entre les produits visés par chacune des marques.
Les Éditions Albert René a alors formé un recours devant la Chambre de Recours de l’EUIPO, qui a confirmé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande de la requérante.
En effet, la Chambre des Recours de l’EUIPO a jugé que :
(1) Le risque de confusion entre les marques n’est pas caractérisé : s’il existe une identité entre les signes, les produits en cause sont totalement différents et les produits d’armement sont destinés à un public très spécifique, alors que les produits couverts par la marque antérieure s’adressent au grand public ;
(2) Les preuves d’usage de la marque antérieure « Obélix » en tant que marque commerciale sont insuffisantes : les preuves apportées par Les Éditions Albert René montrent l’utilisation du signe « Obélix » comme un personnage de fiction, et non comme une marque commerciale permettant d’identifier l’origine commerciale des produits ;
(3) L’atteinte à la renommée de la marque Obélix n’est pas démontrée : Si Obélix est un personnage de bande-dessinée très apprécié, aucun élément de preuve ne suggère que le public concerné reconnaitrait le terme « Obélix » comme un indicateur d’origine commerciale pour les produits et services concernés.
Le cas d’Obélix montre que la renommée d’un personnage de fiction, bien qu’établie dans le domaine de la culture populaire, ne suffit pas à garantir une protection en tant que marque commerciale en l’absence de preuves d’usage en ce sens.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
1) EUIPO, Chambre des recours 11 Novembre 2024 – R 875/2024-2
10
septembre
2024
Dépôts répétitifs pour échapper à l’obligation d’usage : quasi-présomption de mauvaise foi
Quand Mick Jagger fait les frais d’une stratégie de dépôt périlleuse en matière de marque et perd (une partie) de ses droits portant sur sa marque éponyme pour cause de mauvaise foi.
En France et en Europe, une marque bénéficie d’une période de grâce de 5 ans. Passé ce délai, le titre est susceptible de déchéance s’il n’est pas exploité sérieusement.
Pour échapper à cette sanction, certains titulaires tentent de redéposer la même marque tous les 5 ans. Cette pratique est toutefois de plus en plus sanctionnée par les offices de marques. Et la notoriété du titulaire ou de sa marque n’est dans ce cas pas de nature à l’exonérer de sa mauvaise foi.
L’affaire qui a mis en lumière l’existence de dépôts récurrents de la marque Mick Jagger
En 2018, la société danoise de restauration rapide Jagger Junk dépose une demande de marque européenne pour des produits alimentaires et des services de restaurant. Musidor BV, la société qui gère les droits des Rolling Stones, s’oppose à cette demande sur le fondement de sa marque antérieure « Mick Jagger », laquelle est également enregistrée pour des services de restauration, de bar et de café.
Mick Jagger obtient gain de cause, mais Jagger Junk n’entend pas en rester là.
Si la marque MICK JAGGER qui lui a été opposée date de 2016 et n’est, à l’époque, pas encore soumise à l’obligation d’usage, il se trouve que Musidor est également titulaire de plusieurs autres marques européennes MICK JAGGER désignant des services pour certains identiques à ceux de la marque invoquée, mais plus anciennes (1998 & 2012) et donc soumises à l’obligation d’usage.
Jagger Junk y voit un motif d’annulation de la marque MICK JAGGER de 2016, qui a été déposé après l’expiration de la période de grâce des marques antérieures (dans l’unique but selon elle de maintenir les droits en vigueur sans avoir à justifier de leur usage). C’est ainsi que la société danoise a introduit l’action en annulation sur le fondement de l’article 59(1)(b) RMUE, qui a donné lieu à la décision de l’EUIPO en date du 13 juin 2024.
L’action en nullité à l’encontre de la marque Mick Jagger sur le fondement de la mauvaise foi
Les textes ne donnent aucune définition juridique précise du concept de « mauvaise foi », qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt de la marque.
Les Directives de l’EUIPO précisent notamment que la mauvaise foi peut être caractérisée lorsque le titulaire tente d’étendre artificiellement la période de grâce pour défaut d’usage, par exemple en déposant une demande réitérée portant sur une MUE antérieure, afin d’éviter de perdre un droit pour défaut d’usage1.
En l’espèce, c’est précisément le cœur du débat dans l’affaire Mick Jagger : en cherchant à protéger la même marque trois fois sur une période d’une vingtaine d’années, Musidor s’est vu reprocher une intention malhonnête en tentant ainsi de prolonger indûment le délai de grâce de 5 ans pour prouver l’usage de ses marques.
Pour échapper à cette demande d’annulation, le titulaire des marques a tenté d’invoquer le fait que la dernière marque MICK JAGGER de 2016 désignait en outre de nouveaux produits que justifiait la stratégie de diversification des produits proposés sous la marque.
La solution retenue par l’EUIPO
Aux termes de la décision de la division d’annulation en date du 13 juin 2024 :
• Pour les nouveaux produits et services, la demande de marque n’a pas été déposée dans l’intention de contourner les conditions d’usage, mais plutôt de poursuivre des objectifs commerciaux légitimes de diversification des produits et services proposés sous la marque.
• Pour les produits et services identiques à ceux désignés dans les deux marques antérieures (et notamment les services de restaurant, bar et café), la demande de marque a clairement pour objet de prolonger la période de grâce de cinq ans des marques antérieures.
Il semble que M. Jagger n’ait jamais exploité sa marque pour des services de restauration ou de bar, alors qu’il a eu près de 20 ans pour entreprendre un tel usage. Il ne pouvait donc se retrancher derrière le simple fait que sa marque de 2016 désignait par ailleurs de nouveaux produits et services pour tenter d’écarter la suspicion de mauvaise foi, dans la mesure où l’intention réelle était de prolonger indûment la protection conférée par la marque sans usage effectif.
Ainsi, cette décision marque une avancée dans la lutte contre les dépôts réitérés abusifs, clarifiant les circonstances dans lesquelles un dépôt peut être considéré comme effectué de mauvaise foi. Elle réaffirme l’importance de l’appréciation globale des intentions du titulaire et des circonstances objectives entourant le dépôt d’une marque, en s’appuyant sur une jurisprudence bien établie.
Musidor avait tenté de soutenir que l’intérêt du chanteur de déposer une marque pour une liste plus étendue de produits et services était parfaitement justifié par la renommée dont il jouit depuis des décennies.
Cela n’a cependant pas empêché l’office de retenir la mauvaise foi dont a fait preuve le chanteur en déposant des demandes successives portant sur le même signe. L’EUIPO a ainsi maintenu une approche stricte, en insistant sur la nécessité de démontrer une intention commerciale honnête et ce malgré la célébrité de la personne concernée.
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Laurine Janin-Reynaud
Avocate associée
1) 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27
23
juillet
2024
CHANEL N°5 vs. 5 – Une décision au parfum de surprise
Par une décision du 17 juin 20241, l’Office Européen de la Propriété Industrielle (ci-après EUIPO) a rejeté l’opposition formée par la Maison Chanel contre la demande de marque de l’Union européenne semi-figurative n°18872562, déposée pour des produits tels que des crèmes parfumées, des huiles essentielles ou des sérums de beauté en classe 3.
En effet, considérant que cette demande de marque risquait de créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec ses célèbres marques antérieures françaises n° 98755754 et N°5 n°1293767, Chanel a formé opposition contre l’ensemble des produits désignés en classe 3. La maison de luxe a notamment invoqué la renommée et le degré de distinctivité élevé de ses marques antérieures au soutien de son opposition, en raison de leur utilisation longue et intensive.
Malgré la reconnaissance de l’identité des produits en comparaison et la similarité visuelle et phonétique des signes, l’Office européen ne reconnaît pas le risque de confusion.
L’Office estime de manière surprenante que les marques antérieures et N°5 de Chanel jouissent d’un caractère distinctif normal en ce qu’elles n’ont aucune signification pour les produits désignés en classe 3, au regard des preuves fournies par Chanel. Il est ainsi reproché à Chanel de ne pas avoir fourni de preuves suffisantes permettant de démontrer que ses marques antérieures ont un degré élevé de distinctivité et sont sérieusement utilisées pour les produits désignés.
L’examinateur considère en outre que les différences entre les signes sont « frappantes et seront facilement mémorisables ». Ces différences sont renforcées par le fait que ce sont des signes courts. En effet, il est de jurisprudence constante que de faibles différences au sein de signes courts sont plus facilement perceptibles par le public pertinent d’attention moyenne, donnant lieu à une impression générale différente.
En l’espèce, la représentation de la marque contestée combinant la lettre « n » avec le chiffre « 5 » en un seul élément graphique est jugée « inhabituelle » par l’Office. Cette singularité aurait donc un impact immédiat sur la perception des consommateurs, les guidant vers la conclusion que les produits en question ont une origine commerciale distincte.
Par conséquent, l’EUIPO rejette l’opposition dans son intégralité.
Cette décision révèle que les marques les plus prestigieuses ne sont pas exemptées de fournir une démonstration suffisante de la renommée et du degré élevé de distinctivité de leurs marques. La renommée et le caractère distinctif ne sont pas automatiquement reconnus et doivent être sérieusement prouvés par l’opposant.
Compte tenu de la teneur de cette décision, il existe de fortes chances que Chanel fasse appel.
Margaux Maarek
Juriste en Propriété industrielle
(1) EUIPO, décision d’opposition n° B 3 203 223 du 17 juin 2023
04
juin
2024
NUTELLA vs. MOZARTELLA : La bataille des tartines !
Le 5 avril 2024, la Division d’Opposition de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a rejeté dans son intégralité l’opposition formée par la société Ferrero S.p.A., titulaire de la célèbre marque NUTELLA contre la demande de marque européenne MOZARTELLA, déposée par John Wambua1.
La société Ferrero S.p.A., s’est opposée à cette demande, en classes 29 et 30, en invoquant notamment l’article 8 paragraphe 5 du Règlement sur la marque de l’Union européenne, qui protège les marques de renommée de l’Union européenne tout comme les marques nationales jouissant d’une renommée au sein d’un État membre, et ce même en l’absence d’identité ou de similarité entre les produits et services désignés par les signes. Cette renommée permet au titulaire de la marque antérieure renommée de s’opposer à une demande de marque identique ou similaire dont « l’usage sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ».
Les marques NUTELLA jouissent d’une renommée en France et en Italie pour les pâtes à tartiner, désignées en classe 30
La renommée d’une marque implique qu’elle soit connue par une partie significative du public pertinent pour ses produits ou services. Dans le cas présent, la demande de marque contestée a été déposée le 02/12/2022, et l’opposante devait prouver que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date.
Les preuves doivent démontrer que cette renommée existait pour les produits spécifiques revendiqués, essentiellement les pâtes à tartiner contenant du cacao. Les documents soumis montrent un usage de la marque NUTELLA depuis 1965, avec une présence forte et continue sur le marché, des volumes de ventes élevés, et une publicité significative. Des enquêtes de marché et des articles de presse confirment la renommée de la marque, soutenue par des décisions judiciaires en France et en Italie.
Ainsi, la Division d’Opposition conclut que les marques antérieures jouissent d’une renommée en France et en Italie, pour les produits concernés, en classe 30.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré, et ne partagent aucune similitude conceptuelle
La Division d’Opposition indique que la marque antérieure NUTELLA est distinctive et sans signification particulière. La demande contestée, quant à elle, distinctive pour le public pertinent, peut être associée aux termes « MOZARELLA/MOZARELLE » (un type de fromage) ou au compositeur Mozart.
La société Ferrero S.p.A. soutient qu’il existe des similitudes visuelles et auditives entre les signes en cause, en se fondant notamment sur des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. La Division d’Opposition rappelle néanmoins qu’elle n’est pas liée par ses décisions antérieures, chaque cas devant être traité séparément et en tenant compte de ses particularités.
Selon l’Office, « visuellement et auditivement, les signes ont une longueur, un rythme et une intonation différents ; les marques antérieures sont composées de sept lettres tandis que le signe contesté est composé de dix lettres. Les signes coïncident dans leurs lettres finales « -TELLA ». Cependant, ils diffèrent dans les débuts plus visibles et audibles « NU » contre « MOZAR » qui sont composés de lettres complètement différentes et ont une longueur très différente. ». Ce raisonnnement se fonde notamment sur un jugement du Tribunal de l’Union Européenne selon lequel « le public n’est généralement pas conscient du nombre exact de lettres dans une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres ».
Par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposant, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré.
Conceptuellement, pour la partie du public qui associera le signe contesté au contenu sémantique susvisé, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Pour la partie du public qui n’associera pas le signe contesté à une signification, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influence pas l’évaluation de la similitude des signes.
La Division d’Opposition juge « peu probable » le lien mental entre les signes par le public pertinent
Les marques antérieures sont réputées, mais les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et auditive.
Pour démontrer un risque de confusion, il faut établir que le public pertinent associera les signes en cause, « compte tenu de tous les facteurs pertinents » (le degré de similitude entre les signes, la force de la renommée de la marque antérieure, l’existence d’une probabilité de confusion de la part du public, etc.).
Pour établir un lien entre les marques, les sections pertinentes du public pour les produits et services doivent se chevaucher. Dans le cas présent, les produits appartiennent au même secteur de marché des denrées alimentaires et des boissons, mais les signes ont des différences frappantes, rendant improbable l’association par le public.
Ainsi, « malgré la similarité de marché et de distribution des produits alimentaires, les signes ont un faible degré de similitude visuelle et auditive, et une association conceptuelle n’est pas possible. La terminaison « TELLA » de « MOZARTELLA » ne sera pas perçue séparément ». Ainsi, l’opposition est rejetée car un lien mental entre les signes est improbable.
Il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause, malgré la renommée dont jouissent les marques antérieures
Selon l’article 8(1)(b) du RMUE, un risque de confusion existe si le public peut croire que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Cette évaluation globale dépend de facteurs interdépendants tels que la similitude des signes, des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, et le public pertinent. La similitude est une condition préalable pour l’application des articles 8(1)(b) et 8(5) du RMUE. L’article 8(1)(b) nécessite un degré de similitude suffisant pour engendrer une confusion, tandis que l’article 8(5) exige seulement un lien entre les marques.
Dans ce cas, malgré une certaine renommée de la marque antérieure, les similitudes entre les signes sont jugées insuffisantes pour établir un lien ou un risque de confusion, conduisant au rejet de l’opposition en vertu de l’article 8(1)(b) du RMUE.
La décision souligne l’importance des différences distinctives dans l’évaluation de la similitude des marques et réaffirme que même des marques renommées ne peuvent pas toujours empêcher l’enregistrement de marques similaires, surtout lorsque les différences sont suffisantes pour éviter une confusion dans l’esprit du public.
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Gaëlle Bermejo
Conseil en Propriété Industrielle
(1) Décision de la Division d’Opposition, EUIPO, OPPOSITION Nо B 3 191 441, 05 avril 2024
28
mai
2024
Spoiler Alert ! L’immatriculation d’une société ne présume pas l’exploitation commerciale de sa dénomination sociale
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 20241 vient préciser les contours de l’usage dans la vie des affaires d’une dénomination sociale. La simple immatriculation d’une société est-elle, en soi, constitutive d’un usage dans la vie des affaires de sa dénomination sociale ?
L’usage dans la vie des affaires : une notion centrale en droit des marques
Lorsque le titulaire d’une marque n’a pas autorisé l’usage par un tiers, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à celle-ci, et pour des produits ou services identiques ou similaires, alors il s’agit d’une contrefaçon2.
Une société ne peut donc pas faire usage d’une dénomination sociale identique ou similaire à une marque antérieure, si les produits ou services relatifs à son activité sont identiques ou similaires à celle-ci (sauf à prouver la renommée de cette marque, bien sûr). Or, en l’espèce, la marque antérieure portait sur le signe « Mix Beauty » et la dénomination sociale immatriculée postérieurement à son enregistrement portait sur un signe strictement identique.
Cependant, pour porter atteinte à la marque antérieure, l’usage de la dénomination sociale doit être réalisé « dans la vie des affaires ». Le tribunal judiciaire de Paris rappelle donc trois décisions fondamentales du Tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne précisant ces notions :
• « Faire usage » d’un signe signifie que son utilisation est faite dans le but de distinguer des produits ou des services. Ainsi, l’utilisation de la dénomination sociale doit porter atteinte, ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions essentielles de la marque antérieure3.
• Les termes « usage dans la vie des affaires » ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils visent uniquement des relations immédiates entre un commerçant et un consommateur. Ainsi, il y a usage dans la vie des affaires lorsque l’opérateur économique concerné utilise cette dénomination sociale dans le cadre de sa propre communication commerciale4, ou lorsque cet usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique5.
Le titulaire de la marque antérieure doit donc démontrer que l’usage de la dénomination sociale litigieuse est réalisé dans le contexte de la vie des affaires, et qu’en cela, il porte atteinte aux fonctions essentielles de la marque.
La simple immatriculation d’une société sous une certaine dénomination n’est pas une présomption d’usage dans la vie des affaires
En l’espèce, les demandeurs n’avaient produit qu’une seule pièce aux débats, à savoir l’extrait Kbis de la société Mix Beauty. Ce document ne fait qu’établir l’enregistrement de cette société sous la dénomination « Mix beauty » auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris.
Or, pour le tribunal, ce seul document n’est pas suffisant pour prouver un usage dans la vie des affaires de la dénomination « Mix Beauty ». En effet, il considère que le seul fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas, en lui-même, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services. Par conséquent, cette seule immatriculation n’est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.
Le tribunal conclut en ces termes « il s’agit d’un acte dont l’effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l’existence d’une activité, et il ne peut être présumé que, du seul fait qu’une société existe sous une dénomination, elle est exploitée sous cette même dénomination ». Les demandeurs avaient pourtant produit des attestations établissant des confusions entre les adresses, notamment par des candidats dans le cadre de campagnes de recrutement. Mais ce n’est pas suffisant pour les juges pour qui l’atteinte à la marque « Mix Beauty » n’est pas établie.
Ce jugement est l’occasion de rappeler un principe fondamental en matière de procédure civile ; le juge ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve des faits qu’elles allèguent. Il est donc opportun de produire un maximum de documents établissant un usage de la dénomination sociale dans la vie des affaires, tels que des documents commerciaux par exemple. Ou de mettre la société sous surveillance et d’attendre les premiers actes d’usage et les faire constater.
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Anne Messas
Avocate associée
Juliette Descamps
Élève-avocate
(1) TJ Paris, 3e ch., 3e. sect., 27 mars 2024, n°23/13398
(2) Article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle
(3) CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, point 34
(4) CJUE, 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, points 40 et 41
(5) TUE, 3 mars 2016, Ugly Inc. c/ OHMI et Group Lottus Corp., T-778/14, point 28
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