11
février
2025
« Glashütte Original » : dure réalité pour l’horlogerie virtuelle
Author:
TAoMA
Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a rendu une décision le 11 décembre 2024 dans l’affaire T-1163/23, qui porte sur l’appréciation du caractère distinctif d’une marque déposée pour des produits virtuels. Cette affaire, concernant la marque figurative , n° 018727034, constitue une première en matière de marques de l’Union européenne appliquées à des produits exclusivement numériques. Elle met en lumière la question du transfert de notoriété entre produits réels et virtuels et les conséquences en termes de distinctivité.
Un refus fondé sur le manque de distinctivité
La marque contestée, « Glashütte ORIGINAL (fig.) », avait été déposée pour des produits virtuels téléchargeables (montres et horloges virtuelles, accessoires horlogers) en classe 9, ainsi que pour des services de vente au détail et de fourniture de ces produits virtuels en classes 35 et 41. L’EUIPO avait refusé l’enregistrement au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif, car il évoquait la ville de Glashütte, reconnue pour son industrie horlogère de haute précision. Pour se faire, l’EUIPO a cependant jugé que le public pertinent à prendre en compte pour son analyse est le public allemand.
Le Tribunal confirme cette analyse en considérant que la notoriété de la ville de Glashütte dans le domaine horloger est un fait notoire en Allemagne et que le terme « original » ne confère aucun élément distinctif supplémentaire. Ce dernier terme évoquerait « l’idée d’authenticité et de fidélité à l’original ». L’ensemble du signe est donc perçu comme un « héritage de savoir-faire exceptionnel et une réputation d’excellence […] » plutôt que comme une indication d’origine commerciale.
L’équivalence entre produits réels et virtuels
Un des apports essentiels de cette décision réside dans l’application des mêmes critères de distinctivité aux produits virtuels qu’aux produits physiques correspondants. Le Tribunal affirme que lorsque des produits virtuels reproduisent ou émulent des produits réels, la perception du public pertinent reste identique. Il y a un « transfert de la perception qu’a le public pertinent des produits et services réels vers les produits et services virtuels ».
Le Tribunal rappelle que l’analyse doit se faire au cas par cas mais, en général, si une indication est perçue comme non distinctive pour des produits physiques, elle le sera également pour des produits virtuels qui représentent ces objets réels.
Une jurisprudence appelée à évoluer
Bien que l’affaire Glashütte ORIGINAL porte uniquement sur un motif absolu de refus et non sur la similarité entre produits et services, elle illustre la tendance des juridictions à ne pas cloisonner les réalités physique et virtuelle. Cette approche pourrait influencer l’évolution de la jurisprudence en matière de contrefaçon et de coexistence des marques entre ces deux sphères.
Conclusion
L’affaire Glashütte ORIGINAL est une décision importante sur le caractère distinctif des marques pour produits virtuels. Elle met en évidence la tendance des juridictions à appliquer aux marques virtuelles les mêmes critères de distinctivité qu’aux marques pour produits physiques lorsque les premiers reproduisent ou émulent les seconds.
Le temps dira si cette approche s’impose dans la jurisprudence, mais pour l’instant, l’horlogerie virtuelle semble devoir retarder ses ambitions réelles.
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
Jean-Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle Associé
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(1) TUE, 1re ch., 11 déc. 2024, n° T-1163/23
14
janvier
2025
Exploitation des rushes : pas de relativité sur les droits du producteur de vidéogrammes
Author:
TAoMA
Le 15 mai 2024, la Cour de cassation a statué en faveur du producteur en confirmant son droit d’interdire l’exploitation de vidéogrammes, et plus particulièrement des rushes.
Dans cette affaire, l’établissement Sorbonne-Université (ci-après « Sorbonne-Université) avait sollicité la société de production Look at Sciences (ci-après « le producteur ») pour réaliser un film documentaire à l’occasion du centenaire de la théorie de la relativité générale.
Deux contrats ont donc été conclus :
• Un contrat de cession de droits d’auteur entre le réalisateur du documentaire (ci-après « le réalisateur ») et le producteur au bénéfice de ce dernier, qui stipulait notamment qu’aucune des parties ne pouvait utiliser ou exploiter les rushes non montés sans l’autorisation expresse et préalable de l’autre ;
• Un contrat de cession des droits d’exploitation non commerciale du documentaire Einstein et la relativité générale : une histoire singulière, conclu entre le producteur et Sorbonne-Université au bénéfice de cette dernière.
Le litige est survenu lorsque le producteur a découvert que Sorbonne-Université distribuait des vidéogrammes (sous forme de DVD) incluant des éléments non montés du tournage (ci-après les « rushes »), sans son autorisation.
En conséquence, le producteur a assigné Sorbonne-Université en contrefaçon de droit d’auteur et en responsabilité contractuelle et délictuelle.
En 2022, après un premier passage devant la Cour de cassation, la Cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes du producteur. Elle a estimé que, le producteur ayant accepté de n’exploiter les rushes qu’avec l’autorisation du réalisateur, il ne pouvait revendiquer des droits d’exploitation sur les rushes, et ne pouvait donc agir sur le fondement de ces droits.
Cependant, la Cour de cassation, en se fondant sur l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, a rappelé que le producteur de vidéogrammes est celui qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’images, sonorisées ou non et que son autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Ainsi, la Cour de cassation a conclu qu’en retenant que le producteur ne pouvait exploiter les rushes sans l’accord du réalisateur, la Cour d’appel a méconnu les droits dont le producteur est titulaire en application de l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette décision de la Cour de cassation réaffirme le rôle du producteur de vidéogrammes et son droit exclusif d’autoriser ou non l’exploitation des vidéogrammes. Elle renforce la protection des producteurs face à l’utilisation non autorisée de vidéogrammes.
Delphine MONFRONT
Avocate à la Cour
14
janvier
2025
Alibi.com et Partenaire Particulier : un arrangement validé par la Cour
Author:
TAoMA
Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur une question relative aux droits d’auteur et à l’intégrité d’une œuvre musicale utilisée dans une œuvre audiovisuelle. Cette décision éclaire les conditions dans lesquelles l’utilisation d’extraits d’une œuvre musicale dans un film peut constituer, ou non, une atteinte au droit moral de ses auteurs, tout en abordant la question du formalisme des contrats de droit d’auteur.
L’affaire oppose les auteurs-interprètes de la célèbre chanson « Partenaire particulier », ainsi que la société productrice et éditrice Chris Music, à la société Musiques & Solutions, responsable notamment du placement de musiques, dans le film « Alibi.com », produit par la société Fechner films. La société Chris Music, ainsi que les auteurs-interprètes de ladite chanson, reprochaient aux sociétés défenderesses d’avoir reproduit deux extraits de l’œuvres musicales sans leur autorisation préalable, ainsi qu’une atteinte à l’intégrité de celle-ci.
En l’espèce, la Cour de cassation, confirme la position adoptée par la Cour d’appel de Paris le 11 mars 2022 et rejette le pourvoi formé par les demanderesses.
D’une part, la Cour de cassation rappelle que selon les articles L.131-2 et L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, les autorisations gratuites d’exécution, ainsi que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit dans les conditions qu’ils définissent.
Or, dans le cas présent, les dispositions en cause étaient inapplicables puisqu’elles ont vocation à régir les seuls contrats conclus par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation. La société Chris Music étant cessionnaire des droits d’exploitation, elle ne pouvait se voir appliquer ces dispositions relatives à l’exigence d’un écrit dans ses rapports avec la société Musiques & Solutions.
Il ressort des éléments de l’espèce que même si aucun écrit n’a été signé par les sociétés en cause, la société Chris Music a bien consenti à l’utilisation à l’utilisation de la chanson « Partenaire particulier » dans la bande sonore du film « Alibi.com ».
D’autre part, s’agissant de l’atteinte portée à l’intégrité de l’œuvre, la société Chris Music, ainsi que les auteurs-interprètes de l’œuvres musicales faisaient valoir que le découpage de l’œuvre avait été fait sans leur accord et que la reprise de la chanson en duo par des acteurs du film constituait une altération. En complément, ils affirmaient que l’esprit sentimental de l’œuvre avait été dénaturé en raison du caractère vulgaire du film et des allusion sexuelles explicites.
Néanmoins, la Cour de cassation confirme la position prise par Cour d’appel et rejette cet argument. En effet, la Cour de cassation constate, comme indiqué ci-avant, qu’une autorisation, dont les contours ont été délimités, a été consentie à la société Musiques & Solutions. En outre, elle retient que l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle se fait nécessairement sous la forme d’extraits et, partant, cette utilisation ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de son auteur ou de son artiste-interprète.
Cette décision vient conforter une jurisprudence désormais bien établie selon laquelle l’exigence d’un écrit ne s’applique que dans le cadre des contrats d’auteur et ce, dans l’esprit de protéger l’auteur. En revanche, s’agissant des contrats sous-jacents, conclus entre producteurs et autres professionnels, cette exigence n’est pas requise et le seul consentement emporte autorisation. Cette décision rappelle, en outre, que le droit moral de l’auteur n’est pas systématiquement violé par l’utilisation d’extraits, et que chaque atteinte alléguée doit être justifiée.
Baptiste KUENTZMANN
Conseil en Propriété Industrielle
24
décembre
2024
Barbie tombe de son piédestal : Mattel perd sa bataille contre Toi-Toys !
Author:
TAoMA
Dans une décision du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les sociétés Mattel Inc. et Mattel France, connues pour la célèbre poupée Barbie, de leurs accusations à l’encontre de la société néerlandaise Toi-Toys B.V. et des sociétés TOM B.V. et TOM B2C B.V. Ce litige portait sur des allégations de contrefaçon de droits d’auteur, de concurrence déloyale et de parasitisme concernant les têtes des poupées « Barbie CEO » et « Lauren Deluxe ».
Contexte du Litige
Mattel reprochait aux sociétés défenderesses d’avoir commercialisé en France des poupées de la gamme « Lauren Deluxe », dont les traits auraient reproduit les caractéristiques distinctives de la poupée « Barbie CEO ». Ces traits incluaient, selon Mattel, un visage ovale, des yeux en amande et des lèvres charnues dessinant un demi-sourire. Les poupées incriminées étaient proposées sur des plateformes en ligne accessibles depuis la France, telles que le site internet de Toi-Toys et des marketplaces comme Fnac.com.
Dans le cadre ce litige, Mattel réclamait notamment :
• La reconnaissance des droits d’auteur sur la tête de « Barbie CEO » ;
• La condamnation pour contrefaçon de droits d’auteur fondée sur la reprise des caractéristiques de la tête de « Barbie CEO » ;
• La condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme fondée sur « l’utilisation sur [le] site internet d’une signalétique destinée à semer la confusion et en exploitant une gamme de produits constitués de copies services ou quasi-serviles » ;
• Une indemnisation provisionnelle de 100 000 euros pour le préjudice commercial, résultant de la contrefaçon ainsi que la communication d’informations sur les ventes et la destruction des produits litigieux.
Arguments des parties
Mattel soutenait que la tête « Barbie CEO » était une œuvre originale, résultat de choix créatifs spécifiques, et que sa reproduction par les poupées « Lauren Deluxe » constituait une contrefaçon manifeste. À titre subsidiaire, l’entreprise arguait que les poupées litigieuses, bien que différentes, participaient à une stratégie de parasitisme visant à tirer profit de l’image de Barbie.
En défense, Toi-Toys affirmait que les caractéristiques revendiquées par Mattel relevaient du « fonds commun de têtes de poupées préexistantes » disponibles sur le marché et que la tête « Lauren Deluxe » n’était en aucun cas une copie servile de « Barbie CEO ». La société néerlandaise contestait également l’originalité même des traits de la poupée revendiqués par Mattel.
Raisonnement du tribunal
Sur la reconnaissance des droits d’auteur de Mattel
Le tribunal a considéré que « si la tête « Barbie CEO » comporte des caractéristiques communes à celles de têtes de poupées antérieures ou empruntées au fond commun des têtes de poupées, la combinaison de l’ensemble des caractéristiques revendiquées ne se retrouve intégralement dans aucune des antériorités versées aux débats par la défenderesse. Il en résulte que les sociétés Mattel sont bien fondées à revendiquer la protection de la tête « Barbie CEO » par le droit d’auteur ».
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Le tribunal a considéré que, bien que la tête « Barbie CEO » soit protégeable par le droit d’auteur en raison de son originalité, les caractéristiques revendiquées n’étaient pas reproduites dans les poupées « Lauren Deluxe ». Des différences substantielles ont été relevées, notamment un visage plus étroit et un menton plus saillant pour les poupées « Lauren Deluxe ». En conséquence, les juges ont rejeté les accusations de contrefaçon formulées par les demanderesses.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Concernant les allégations de concurrence déloyale et de parasitisme, le tribunal a estimé que Mattel n’avait pas apporté la preuve d’une faute susceptible de semer la confusion dans l’esprit du public ou d’une tentative d’exploitation abusive de la notoriété de Barbie. Le simple fait que les poupées appartiennent au même univers thématique ne suffit pas à établir ces pratiques.
Ainsi, le tribunal a débouté Mattel de l’ensemble de ses demandes, les condamnant in solidum à verser 50 000 euros à Toi-Toys au titre des frais de procédure (article 700 du CPC).
Sur la demande reconventionnelle de Toi-Toys
Toi-Toys avait sollicité des dommages et intérêts pour un prétendu manque de loyauté procédurale de la part de Mattel, notamment sur la communication de pièces. Le tribunal a jugé ces reproches infondés et a rejeté cette demande reconventionnelle.
Barbie reste la reine incontestée des podiums mais cette affaire rappelle un principe juridique clé : pour qu’une création soit protégée contre la contrefaçon il ne suffit pas qu’elle soit belle ou populaire, il faut prouver que ses caractéristiques ont été copiées dans les moindres détails.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
10
décembre
2024
Quand un banc public devient l’objet d’un conflit de compétence
Author:
TAoMA
Le 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits a rendu une décision intéressante dans une affaire soulevant des interrogations quant à la compétence juridictionnelle dans le cadre d’un litige en matière de propriété intellectuelle.
Cette affaire met en lumière la question de la répartition des compétences entre l’ordre judiciaire et administratif en matière de droits d’auteur. Elle trouve son origine dans un conflit opposant un artiste, M.B à la commune de Chambéry, au sujet d’une œuvre artistique réalisée dans le cadre d’un projet culturel municipal.
Les faits
En 2018, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la commune de Chambéry a lancé une opération artistique. Neuf artistes, dont M.B, ont été sélectionnés pour décorer des bancs publics exposés sur le boulevard de la Colonne. À l’issue de l’exposition, le banc de M. B. fut placé en extérieur, puis repeint par erreur par les services municipaux. L’artiste, estimant ses droits d’auteur bafoués, a saisi le Tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir réparation de ses préjudices.
Or, le Tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative en raison du statut de personne publique de la défenderesse. M. B. a alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble, qui a renvoyé la question au Tribunal des conflits. Celui-ci devait trancher l’ordre juridictionnel compétent pour examiner la demande fondée sur une atteinte au droit d’auteur par une commune.
La question de la compétence
La problématique posée est celle de la frontière entre compétence administrative et judiciaire. Si la responsabilité des personnes publiques relève en principe de la juridiction administrative, l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle confère aux juridictions judiciaires une compétence exclusive pour les litiges en matière de droits d’auteur.
Pour trancher la question de la compétence matérielle de la juridiction, il faut donc se pencher sur la nature de la demande en justice. En l’occurrence, M.B invoquait la méconnaissance, par la commune de Chambéry, de ses droits d’auteur sur le banc décoré, ce qui plaçait le litige sous l’égide du droit de la propriété littéraire et artistique.
La décision du Tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits a donc jugé que les demandes indemnitaires de M.B relevaient des juridictions judiciaires, nonobstant le statut de personne publique de la commune. Le Tribunal a ainsi annulé la décision du Tribunal judiciaire de Chambéry et lui a renvoyé l’affaire pour examen.
La question de la compétence territoriale
Toutefois, un problème persiste. Le Tribunal judiciaire de Chambéry ne figure pas parmi les juridictions spécialement désignées par décret pour trancher les questions de propriété intellectuelle, conformément à l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire. Dès lors, il semblerait qu’une fois l’affaire revenue devant le Tribunal judiciaire de Chambéry, celle-ci soit de nouveau renvoyée, cette fois-ci devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
Ce nouveau renvoi entrainerait des délais et donc des coûts supplémentaires non négligeables pour les parties. On peut donc regretter que le Tribunal des conflits se soit circonscrit à l’appréciation de la compétence matérielle et n’ait pas étendu sa décision à la compétence territoriale.
Cette décision s’inscrit dans une application classique de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle confirme que, même lorsqu’une partie a le statut de personne publique, la nature du droit invoqué prime dans la détermination de la compétence.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) Tribunal des conflits, 7 octobre 2024, n° 4317
26
novembre
2024
« La Mer » de Charles Trenet : une protection qui ne fait pas de vagues
Author:
TAoMA
Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’atteinte au droit moral et aux droits patrimoniaux des ayants droit de Charles Trenet sur sa chanson, « La Mer ».
La célèbre chanson « La Mer » de Charles Trenet a vu un de ses vers utilisé à des fins commerciales sans autorisation. Le litige portait sur l’inscription des paroles « La mer qu’on voit danser » sur divers produits tels que des coussins, totes bags et gourdes, vendus par la société Carteland notamment sur son site internet.
Les ayants droit de Charles Trenet ont assigné la société Carteland en référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation sans autorisation du vers de la chanson, et la faire condamner au paiement d’une provision.
La société Carteland a, assez classiquement, contesté les demandes des ayants droit en invoquant le défaut d’originalité du vers litigieux, de titularité des droits d’auteur, et l’absence de trouble manifestement illicite.
Néanmoins, le Tribunal a reconnu que :
• L’œuvre est protégée par le droit d’auteur : au visa des articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, le juge déclare que l’originalité des paroles « La mer qu’on voit danser » n’est pas sérieusement contestable, « la juxtaposition de ces termes témoignant d’un effort créatif de Charles Trenet portant l’empreinte de sa personnalité » ;
• Les demandeurs sont titulaires des droits d’auteur de Charles Trenet : M. [G] justifie de sa qualité de légataire universel de Charles Trenet en produisant un acte notarié établissant sa titularité du droit moral de l’auteur. La société Raoul Breton justifie quant à elle de sa titularité des droits patrimoniaux sur la chanson « La Mer » puisqu’elle produit un contrat de cession de droits du 23 décembre 1939 notifié à la SACEM en 1946 ;
• Le trouble manifestement illicite est caractérisé : Le juge déclare que la reproduction du vers « La mer qu’on voit danser » par la société Carteland sans autorisation porte atteinte au droit patrimonial des Editions Raoul Breton ainsi qu’au droit moral de M. [G] par l’atteinte du droit à la paternité de l’œuvre et que la société Carteland n’établit pas la cessation définitive des actes qui lui sont reprochés.
Ainsi, le Tribunal ordonne à la société Carteland de cesser immédiatement l’utilisation des termes litigieux et la condamne à verser une provision de 5000 euros à chaque demandeur, en réparation des atteintes à leurs droits d’auteur.
Cette décision illustre une fois encore la vigilance des juridictions françaises quant à la protection des œuvres emblématiques du patrimoine artistique. Elle rappelle l’importance d’effectuer des vérifications avant d’utiliser des éléments susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
05
novembre
2024
Quand le nom d’une commune française échappe à la compétence des juges hexagonaux
Author:
TAoMA
La Haute juridiction s’est prononcée à la rentrée quant à une question de compétence juridictionnelle pour connaître d’une demande en annulation de marque internationale.
La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 4 septembre 20241 concernant la compétence territoriale pour connaitre d’une demande d’annulation d’une marque internationale.
Dans cette affaire, la commune française de Côtes-de-Montravel demandait l’annulation d’une marque internationale semi-figurative « Côtes de Montravel »2 déposée par une société pour du vin et désignant l’Autriche, l’Italie et le Maroc, à l’exclusion cependant de la France. La commune de Montravel invoquait la spoliation de son nom, utilisé comme indication de provenance pour des produits, afin d’obtenir l’annulation de cette marque.
En première instance et en appel, la demande a été rejetée au motif de l’incompétence des juridictions françaises. La commune a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que, malgré l’absence de désignation de la France dans la demande d’enregistrement international, la juridiction française était compétente pour connaître de l’affaire.
Une tentative d’argumentation fondée sur l’origine française du défendeur, et de son dépôt de base
En effet, cette marque internationale avait été déposée par une société française, et sur la base d’un premier dépôt français, dont il s’agissait de l’extension internationale. En conséquence, une décision rendue sur la nullité du dépôt de base français aurait eu, selon les demandeurs, un impact sur la validité de l’enregistrement international. De plus, la commune rappelle l’article 42 du Code de Procédure Civile selon lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur – en l’espèce la France.
L’application stricte du règlement (UE) n°1215/2012 et de l’Arrangement de Madrid conduit à rejeter la possibilité pour la commune française de défendre son appellation
La Cour de cassation a écarté ces arguments, et rejeté le pourvoi, en se fondant sur l’article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012 et l’Arrangement de Madrid. Selon ces textes, seules les juridictions des États désignés dans l’enregistrement international peuvent statuer sur la validité de la marque. La Cour de cassation en déduit donc explicitement que « les juridictions d’un État qui n’est pas désigné, fût- il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale. »
Ainsi, les juridictions françaises ne peuvent se prononcer sur l’annulation d’une marque internationale enregistrée dans des pays tiers.
Des leçons à tirer pour les demandes en annulation de marques internationales
Cette décision de la Cour de cassation clarifie les limites de la compétence des juridictions nationales concernant l’annulation des marques internationales. Elle réaffirme l’indépendance des enregistrements internationaux par rapport aux dépôts de base.
Du point de vue des déposants, se voit réaffirmée la nécessité d’une stratégie fine lors du dépôt de marque, et notamment l’anticipation des potentiels litiges dans les pays de désignation choisis.
Du point de vue adverse, celui des parties souhaitant contester une marque internationale, la procédure est complexe. Les demandeurs doivent potentiellement engager plusieurs actions distinctes dans chaque pays désigné, ce qui risque d’augmenter les coûts et les délais, et pourrait donc décourager certains de protéger leurs intérêts.
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Elsa DARMON
Stagiaire Avocat
Delphine MONFRONT
Avocate
1) Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-13.044, formation restreinte hors RNSM/NA, Publié au Bulletin
2) International Mark AO 307
31
octobre
2024
Cognac contre Cologne & Cognac Entertainment : Quand le prestige d’une appellation rencontre la créativité du divertissement
Author:
TAoMA
Contexte du Litige
Le 6 août 2024, la United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC, Cour d’appel américaine pour le circuit fédéral) s’est penchée sur un litige complexe opposant le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) et l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) à la société américaine Cologne & Cognac Entertainment, un acteur de l’industrie musicale. Le cœur de cette affaire réside dans l’utilisation de la dénomination « Cognac » dans la marque par Cologne & Cognac Entertainment pour des services de divertissement et de production musicale, une appropriation jugée problématique par les entités françaises en charge de la protection de cette appellation prestigieuse.
Le BNIC et l’INAO, garants de la certification « Cognac », qui ne peut désigner que le brandy fabriqué dans la région de Cognac, arguaient que l’usage de « Cognac » en lien avec le divertissement risquait de causer à la fois confusion, dilution et affaiblissement de cette indication. Cependant, une première décision de la Commission de première instance et d’appel en matière de marques (TTAB) a estimé que l’usage proposé n’entraînait ni confusion ni dilution, provoquant ainsi l’appel des institutions françaises devant la Cour fédérale.
Arguments et décision de la Cour
La Cour d’appel fédérale, dans son analyse, s’est intéressée à deux aspects clés : la notoriété de l’appellation « Cognac » et le risque de confusion avec la marque de divertissement de Cologne & Cognac Entertainment.
La notoriété de l’appellation « Cognac » en tant que marque de certification
Le BNIC et l’INAO ont fait valoir que « Cognac » jouit d’une notoriété forte, en particulier dans la culture populaire américaine et au sein de l’industrie musicale, notamment du hip-hop. Selon eux, cette renommée renforce la perception de Cognac comme une marque prestigieuse liée à un terroir spécifique, ce qui justifie sa protection contre des usages susceptibles de brouiller cette image de luxe et de tradition. La Cour fédérale a jugé que la notoriété d’une marque de certification ne dépend pas de la connaissance spécifique de son statut légal par le public. Elle a estimé que le TTAB avait à tort ignoré l’impact culturel du Cognac, souvent perçu comme un produit prestigieux associé à un certain style de vie. La Cour a conclu que la notoriété culturelle de « Cognac » aurait dû jouer un rôle majeur dans l’analyse du risque de confusion, au regard des articles présentés lesquels reflètent « la renommée de l’eau-de-vie française […] particulièrement populaire dans l’industrie de la musique hip-hop ».
La similitude des marques et le risque de confusion
La Cour a également évalué la similitude entre les marques en fonction de « leur apparence, de leur son, de leur connotation et de leur impression commerciale ». Contrairement à ce qui avait été retenu en première instance, la Cour a relevé que la marque de Cologne & Cognac Entertainment s’appuie précisément sur le terme « Cognac » pour véhiculer une image de sophistication et d’élégance. Ainsi, malgré l’utilisation pour des services différents, la marque pourrait créer une association mentale chez les consommateurs, induisant une confusion potentielle. La Cour a insisté sur le fait que les termes d’une marque de certification, bien qu’associés à un terroir, peuvent également générer une connotation de luxe et d’exclusivité, éléments retrouvés dans la marque contestée.
La relation entre les biens et la dilution de la marque
La Cour a également pris en compte l’association fréquente entre les produits Cognac et la musique, en particulier le hip-hop, pour évaluer le risque de dilution. La Cour a ainsi critiqué l’approche du TTAB, estimant que les éléments de preuve sur cette association étaient essentiels pour mesurer l’impact de l’usage du terme « Cognac » par Cologne & Cognac Entertainment sur le public. La Cour a souligné que cette connexion culturelle devait être considérée comme un indice de proximité entre les produits, ce que le TTAB avait négligé.
Conséquences et Impact
La décision d’annulation de la Cour, qui renvoie par ailleurs cette affaire au TTAB pour qu’il réexamine la plainte du CNIC et de l’INAO, marque un tournant dans la manière dont les marques de certification sont analysées dans le contexte de la culture populaire et de la mondialisation. Elle rappelle que la notoriété d’une appellation peut s’étendre au-delà de ses caractéristiques techniques pour inclure des dimensions culturelles, renforçant ainsi sa protection contre des usages extérieurs à la catégorie d’origine.
Pour les détenteurs d’appellations d’origine, cette décision renforce l’importance de la protection contre des usages non autorisés et soulève la question des limites de l’appropriation culturelle. Elle rappelle également aux entreprises que l’emploi de termes protégés liés à des produits du terroir peut entraîner des conflits juridiques, si ces termes sont perçus comme des indicateurs de qualité et de prestige.
Dans l’attente de la décision de renvoi, cette affaire ouvre un possible pour la protection des indications géographiques et les marques de certification bien au-delà des produits d’origine, dans un monde où l’image et le prestige sont des valeurs commercialement exploitées.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
27
août
2024
Quand un couteau tranchant devient un dossier coupant : l’annulation épique de l’IG revendiquée par les couteliers de Thiers
Author:
TAoMA
Contexte du Litige
Le 6 septembre 2022, l’INPI a attribué l’indication géographique pour les produits industriels et artisanaux (IG) de la célèbre lame ornée d’une abeille à la candidature portée par l’Association Couteau Laguiole Aubrac Auvergne (CLAA) basée à Thiers, offrant ainsi cette protection à 94 communes réparties sur six départements, incluant Thiers (Puy-de-Dôme) et Laguiole (Aveyron).
Les artisans aveyronnais, notamment soutenus par la commune de Laguiole ont contesté cette IG, arguant que la zone retenue était trop large et non cohérente.
Pour leur défense, les couteliers de Thiers ont argué avoir historiquement soutenu la production des couteaux Laguiole, notamment en fournissant des pièces détachées pendant le déclin de la coutellerie à Laguiole entre 1950 et 1985.
Cependant, les couteliers de Laguiole avaient contesté cette délimitation, affirmant que la réputation du couteau ne pouvait être liée qu’à son lieu d’origine et à sa fabrication artisanale locale.
En effet , le cahier des charges de l’Indication Géographique « couteau de Laguiole » est strict, exigeant que toutes les entreprises membres du syndicat respectent des critères de fabrication rigoureux. Ce savoir-faire ancestral repose sur une attention particulière à chaque étape, notamment avec l’estampillage de chaque lame pour garantir la qualité de l’acier utilisé, et l’inscription en creux de la marque de l’entreprise sur la lame, sans recours au laser, en fin de production.
Arguments et décision de la Cour
La Cour d’appel Aix-en-Provence a relevé plusieurs points critiques dans le cahier des charges de l’IG, notamment :
1. Ambiguïté de la désignation : la Cour a jugé que le terme « Couteau Laguiole » est ambigu, désignant à la fois un modèle de couteau et une provenance géographique, ce qui pourrait induire le consommateur en erreur sur l’origine réelle du produit.
2. Représentativité contestée : la représentativité de l’Association CLAA a été remise en cause, notamment concernant le pourcentage d’entreprises et de salariés effectivement représentés dans la zone géographique concernée.
3. Zone géographique incohérente : la zone géographique définie, englobant des régions non contiguës et distantes, a été jugée inadaptée pour garantir l’authenticité et la réputation du produit associé à l’IG.
4. Précision du produit protégé : la définition du produit à protéger a été jugée insuffisamment précise, avec des termes flous et une absence de lien clair entre les produits décrits et la zone géographique concernée.
Le 11 juillet dernier, la Cour a finalement tranché en faveur des couteliers aveyronnais, annulant la décision de l’INPI et reconnaissant que la renommée des couteaux de Laguiole est indissociable de leur lieu de conception et de production d’origine1.
Conséquences
Cette annulation représente une victoire pour les requérants, qui ont également obtenu la condamnation de l’Association CLAA aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des plaignants en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, la question de la responsabilité de l’INPI notamment soulevée par la commune de Laguiole pour des manquements lors de l’homologation reste en suspens. La Cour ayant ordonné la réouverture des débats sur ce point, les parties concernées sont invitées à conclure sur la recevabilité de cette demande avant une nouvelle audience prévue pour le 3 février 2025.
Cette décision pourrait avoir un impact significatif sur la gestion des indications géographiques, notamment pour les produits industriels et artisanaux, en France, rappelant l’importance de la précision et de la rigueur dans la définition et l’homologation de telles protections juridiques.
Finalement, il faut croire que même les lames les plus tranchantes ne peuvent pas échapper aux mailles serrées de la justice !
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Gaëlle Bermejo
Conseil en Propriété Industrielle
(1) Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence No. 2024/ 163, 11 juillet 2024
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