21
décembre
2020
Droits de PI et Brexit : fin de la transition le 31/12 – et après ?
Author:
teamtaomanews
Première publication du 16 avril 2020
Mise à jour du 21 décembre 2020
Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020 et la période de transition mise en place, dans l’attente d’un éventuel accord de sortie, prendra fin le 31 décembre prochain.
L’équipe News de TAoMA suit de près ces changements et vous explique les impacts du Brexit sur vos droits.
Marques
Tout d’abord, si vos marques de l’Union européenne sont toujours protégées au Royaume-Uni, cette situation prendra fin le 31 décembre 2020 !
Mais pas de panique, nous vous expliquons la situation des marques de l’Union européenne après cette date et selon les différents cas de figure possibles.
1ère situation : les marques de l’Union européenne enregistrées au 1er janvier 2021
Aucun changement à prévoir jusqu’au 31 décembre 2020 pour :
Les marques de l’Union européenne enregistrées ;
Les marques de l’Union européenne actuellement en cours d’enregistrement et les marques déposées d’ici la fin de la transition et qui seront enregistrées au 31 décembre 2020 ;
Les marques de l’Union européenne arrivant à expiration avant le 31 décembre 2020 et dûment renouvelées avant cette date (ou en période de grâce).
Pour l’ensemble de ces marques, l’office britannique créera automatiquement des marques nationales équivalentes sur son registre. Ces équivalences britanniques seront totalement indépendantes de la marque de l’Union européenne initiale, mais conserveront les dates de dépôts et de priorité correspondantes.
La bonne nouvelle est que l’office n’exigera pas le paiement d’une taxe officielle pour la création de ces nouvelles marques nationales équivalentes.
Les titulaires ne seront pas notifiés par l’office britannique et ne recevront pas de nouveau certificat d’enregistrement de leur équivalence mais pourront accéder aux détails de leur nouvelle marque sur le site de l’office britannique en indiquant leur numéro de marque de l’Union européenne, précédé par la référence « UK009 ».
Par ailleurs, ces marques devront être renouvelées à leur échéance auprès de l’office britannique comme toute marque nationale.
Si un titulaire de marque de l’Union européenne ne souhaite pas obtenir d’équivalence, des mesures d’opt-out (renoncement à obtenir une équivalence britannique) seront possibles à compter du 1er janvier 2021 (le formulaire correspondant qui sera disponible sur le site gov.uk ne devrait pas être publié avant cette date).
2ème situation : les marques de l’Union européenne en cours d’enregistrement au 1er janvier 2021
Pour les marques de l’Union européenne déposées mais pas encore enregistrées au 1er janvier 2021, il sera obligatoire de solliciter la création d’un droit équivalent auprès de l’office britannique et de payer les taxes officielles correspondantes. Cette démarche volontaire devra être effectuée avant le 30 septembre 2021, afin de remplacer les droits européens qui ne couvriront plus le Royaume-Uni.
Cette démarche volontaire permettra de demander le maintien des demandes de marques européennes au Royaume-Uni en conservant leur date de dépôt européenne initiale.
3ème situation : les marques de l’Union européenne arrivant à expiration après le 1er janvier 2021
Pour vos marques européennes dont la date de renouvellement est postérieure au 1er janvier 2021, il sera obligatoire d’effectuer, dans le délai imparti, le renouvellement et le paiement de taxes auprès de l’EUIPO ET de l’office britannique, afin de remplacer les droits européens qui ne couvriront plus le Royaume-Uni.
Attention, si vous avez procédé au renouvellement de votre marque européenne, auprès de l’EUIPO, avant le 31 décembre 2020, espérant anticiper le Brexit, il n’en est rien ! En effet, ce renouvellement anticipé ne vous permet pas d’échapper à l’obligation de payer les taxes de renouvellement de la marque britannique équivalente qui sera créée automatiquement le 1er janvier 2021.
4ème situation : les marques internationales désignant l’Union européenne
Des mesures équivalentes sont prévues pour les marques internationales désignant l’Union européenne.
Toutefois, une particularité est à prévoir puisque l’équivalence britannique sera indépendante de la marque internationale.
5ème situation : Quid de l’usage et la renommée des marques de l’Union européenne ?
Enfin, nous clôturons ce paragraphe sur les marques en précisant que l’usage et la renommée des marques au sein de l’Union européenne, même à l’extérieur du Royaume-Uni, au cours des 5 années précédant la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020, pourront être valablement invoqués au Royaume-Uni.
Dessins et modèles
Ces mêmes mesures sont transposées aux dessins et modèles, y compris les dessins et modèles communautaires non enregistrés pour lesquels un registre spécifique sera créé par l’office britannique. Cette mesure est rassurante pour les titulaires de tels droits puisqu’à la différence d’un dessin ou modèle enregistré classique, un dessin ou modèle communautaire non enregistré permet de conférer une protection (plus limitée) pour une durée de 3 ans non renouvelable, à compter de sa première divulgation au public sur le territoire de l’Union européenne).
Autres conséquences
En revanche, le Brexit pourrait avoir des incidences importantes sur les contrats (accords de coexistence, lettres d’engagement, licences…), les actions judiciaires en cours au Royaume-Uni au 1er janvier 2021 engagées sur la base d’une marque ou d’un dessin et modèle de l’Union européenne, les procédures d’opposition auprès de l’EUIPO sur la base de marques britanniques, ou encore les noms de domaine .eu dont les titulaires sont britanniques, etc.
Nous vous recommandons donc de procéder à des audits de vos portefeuilles, contrats et procédures en cours afin d’anticiper au mieux les conséquences de la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne.
L’ensemble de l’équipe TAoMA est mobilisée sur ces problématiques et reste à votre disposition pour vous accompagner dans cette période de transition.
Stay safe !
Marion Mercadier
Conseil en Propriété Industrielle
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Responsable du Pôle juridique
19
février
2019
HARD BREXIT? Mieux vaut prévenir que guérir
A quelques semaines du 29 mars, aucun accord n’a encore été trouvé entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. Un « Hard Brexit » se profile donc et va impacter la protection de vos marques et dessins et modèles sur le territoire du Royaume-Uni.
A compter du 29 mars, les marques de l’Union Européenne et les dessins et modèles communautaires cesseront de produire leurs effets au Royaume-Uni.
Ainsi, si le Royaume-Uni est un marché important pour vous, TAoMA Partners recommande, à titre préventif, de déposer vos marques et dessins et modèles sur ce territoire avant le 29 mars, si tel n’est pas déjà le cas.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous afin d’effectuer un audit de votre portefeuille de droits pour mettre en place une stratégie de protection au Royaume-Uni qui soit adaptée à vos besoins.
Les équipes de TAoMA Partners sont mobilisées pour vous accompagner dans ce changement inédit en Union Européenne et sont à votre disposition pour en discuter.
Pour aller plus loin :
Bien que le Gouvernement britannique ait indiqué que les titulaires d’une marque de l’Union Européenne ou d’un dessin et modèle communautaire se verront accorder un nouveau droit équivalent par le biais d’un mécanisme de reconnaissance rapide et peu coûteux, aucune annonce officielle n’a été fait sur la mise en place d’un tel mécanisme.
Il convient aujourd’hui d’anticiper cette sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne au regard des incertitudes planant sur les titulaires de marques européennes et dessins et modèles communautaires.
Une attention particulière doit être apportée aux dessins et modèles puisqu’il est nécessaire qu’ils soient nouveaux pour être déposés. Or, vos dessins et modèles communautaires déposés et/ou enregistrés pourraient constituer des divulgations antérieures détruisant la nouveauté et empêchant un dépôt au Royaume-Uni !
22
octobre
2018
Brexit – Marques, dessins et modèles de l’Union Européenne : Deal ou pas deal ?
Mise à jour du 28/10/2019
Suite à un nouveau report du Brexit, le Royaume-Uni devrait quitter l’Union européenne le 31 janvier 2020 et deviendra ainsi un pays tiers. Quel que soit le scénario envisagé, cela perturbera considérablement la protection des Marques, Dessins et Modèles, au Royaume-Uni.
L’Union européenne et le Royaume-Uni ont négocié un accord de retrait mais son adoption par le parlement britannique est incertain et pourrait entrainer un Brexit sans accord.
L’HYPOTHÈSE D’UN BREXIT AVEC ACCORD
L’accord négocié prévoit une période de transition qui débuterait à la date de retrait. Pendant la période de transition, les règles de l’Union européenne, telles qu’elles continuent d’évoluer, s’appliqueront au Royaume-Uni, bien qu’il n’ait plus vocation à participer à la gouvernance ou à la prise de décision des institutions, organes de l’Union européenne.
Pour autant, bien que des progrès aient été réalisés, d’importantes questions restent en suspens, notamment le maintien de la protection, au Royaume-Uni, des marques et dessins et modèles de l’Union européenne. Sur ce point, le projet de retrait envisage une solution de sauvegarde des droits précédemment acquis. Il prévoit que le titulaire d’un droit de propriété industrielle enregistré avant la fin de la période de transition devient, sans réexamen, titulaire d’un droit de propriété industrielle comparable, enregistré et exécutoire au Royaume-Uni. Cela signifie que le titulaire d’une marque de l’Union européenne enregistrée conformément à la législation européenne devient titulaire d’une marque au Royaume-Uni, composée du même signe, pour les mêmes produits et services. La même solution étant retenue en ce qui concerne les dessins et modèles de l’Union européenne.
S’agissant de la sauvegarde de la date de dépôt ou de priorité, la marque ainsi transposée bénéficiera de la date de dépôt ou de la date de priorité de la marque de l’Union européenne.
L’HYPOTHÈSE D’UN BREXIT SANS ACCORD
Bien évidemment, de telles dispositions n’ont vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’accord de retrait serait approuvé par l’Union européenne et le Royaume-Uni.
En cas de « No deal », le Gouvernement Britannique a d’ores et déjà préparé un programme permettant d’obtenir une protection au Royaume-Uni sur la base de marques, dessins et modèles européens. Plus précisément, les titulaires d’une marque de l’Union européenne ou d’un dessin et modèle enregistré se verront accorder un nouveau droit équivalent sur le territoire du Royaume-Uni, de manière rapide et à moindre coûts. Ce sont ainsi plus de 1,7 millions de marques et dessins et modèles qui seront enregistrées.
S’agissant des demandes de marques ou dessins et modèles pendantes devant l’EUIPO, il est prévu que les déposants disposeront d’un délai de neuf mois à compter de la date de sortie pour demander à l’Office national du Royaume-Uni une protection, tout en conservant la date de la demande de l’Union européenne.
EXECUTION DES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS ANGLAISES
Par ailleurs, il est important de noter que le Brexit aura des conséquences non négligeables sur l’exécution des décisions rendues par les tribunaux du Royaume-Uni. En effet, le départ du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne ne permettra plus de rendre les décisions des tribunaux britanniques exécutoires de plein droit sur le territoire de l’Union européenne et notamment la France.
Néanmoins, dans le cas de l’adoption de l’accord négocié, les décisions rendues par les tribunaux britanniques dans des procédures judiciaires débutées avant la fin de la période de transition seront exécutoires.
Par conséquent, en cas de litige international, une stratégie relative à la compétence juridictionnelle internationale devra être mise en place, afin d’éluder les complications liées à la compétence des tribunaux britanniques.
TAoMA Partners se tient régulièrement informé de la situation et nous ne manquerons pas de vous faire part de toute évolution.
