09
décembre
2025
De la force intérieure au refus extérieur : l’EUIPO casse l’ambiance
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rendu le 17 septembre 2025 une décision1 rejetant la demande d’enregistrement de la marque figurative , déposée par la société française Freestyle Punk pour des vêtements en classe 25. L’Office estime que le signe est contraire aux bonnes mœurs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, f) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE).
Contexte : une objection fondée sur le caractère offensant du slogan
En avril 2025, l’EUIPO avait déjà adressé à la société déposante une notification de refus, considérant que l’expression anglophone « FEEL STRONG INSIDE AND FUCK THE REST ! » est insultante et comporte une certaine agressivité susceptible d’offenser. Le public pertinent, défini ici comme le public de langue anglaise dans l’Union européenne, comprendrait sans ambiguïté le message : sentez-vous fort dans votre intérieur et niquez le reste.
L’Office soulignait également que l’élément figuratif renforçait le caractère agressif du slogan : le personnage représenté effectue un double doigt d’honneur, accentuant la connotation injurieuse.
Les arguments de la demanderesse
Freestyle Punk a tenté de renverser cette analyse en avançant trois éléments principaux :
Des décisions nationales favorables : la marque avait été acceptée par l’INPI en France et enregistrée aux États-Unis. La société soutenait donc que la référence au public anglophone ne saurait donc limiter l’interprétation de la contrariété aux bonnes mœurs dès lors qu’un pays de l’Union européenne a accepté un tel dépôt.
L’existence de marques vulgaires déjà enregistrées par l’EUIPO : elle cite notamment plusieurs enregistrements de la marque DE PUTA MADRE, arguant que l’Office aurait déjà admis à l’enregistrement des termes familiers voire grossiers.
Une intention positive : enfin, selon la demanderesse, le slogan exprimerait un état d’esprit incitant à prendre du recul sur des situations difficiles, concept renforcé par l’illustration d’une personne assise en lotus, centrée sur elle-même. Le message n’aurait aucune intention insultante.
Le raisonnement de l’EUIPO
L’Office rejette point par point les arguments de la déposante et maintient son refus.
L’autonomie du régime des marques de l’Union : l’EUIPO rappelle que le système des marques de l’Union européenne est indépendant des décisions nationales ou étrangères. Le fait qu’une marque soit enregistrée en France ou aux États-Unis n’a aucun effet contraignant dans le cadre du RMUE. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente.
Le mot “FUCK” est intrinsèquement offensant : pour l’Office, quel que soit le contexte ou la philosophie revendiquée, le mot « fuck » est catalogué comme étant offensant, ce que confirment les dictionnaires anglais (notamment Collins).
L’Office considère qu’un tel terme :
• apposé sur des produits exposés en magasins ou en supermarchés, est susceptible d’être vu et compris par des enfants ainsi que par des personnes de tout âge, lesquels pourraient considérer son utilisation comme extrêmement vulgaire et moralement inacceptable ;
• est souvent censuré dans les journaux et à la télévision, ce qui prouve qu’il est considéré comme trop offensant pour que le grand public y soit confronté.
L’ajout d’un élément figuratif aggrave la perception négative : le double doigt d’honneur visible sur le logo ne permet pas de créer une tonalité humoristique ou bienveillante, et de distraire le public de la connotation négative du terme FUCK.
Le principe d’égalité ne permet pas d’invoquer des erreurs passées : l’EUIPO reconnaît que certaines marques vulgaires ont été acceptées auparavant, mais rappelle qu’un demandeur ne peut se prévaloir d’un enregistrement passé pour obtenir le même traitement. La pratique évolue et les exigences relatives aux bonnes mœurs se sont sensiblement durcies.
Une appréciation contextualisée mais stricte pour le public anglophone : selon l’Office, le slogan ne présente pas d’éléments susceptibles d’atténuer l’offense, contrairement à des décisions dans lesquelles des termes proches de « fuck » étaient employés dans un cadre humoristique ou détourné. Pour un public anglophone natif (Malte et Irlande), l’expression est directement vulgaire et moralement inacceptable.
Conclusion : le refus est confirmé
L’EUIPO conclut que la marque doit être exclue de l’enregistrement car elle porte atteinte aux bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, f), du RMUE, applicable dès qu’un seul État membre est concerné (art. 7(2)). La demande est donc rejetée pour l’ensemble des produits de la classe 25.
La société Freestyle Punk dispose désormais d’un délai de deux mois pour former un recours devant l’Office, à supposer qu’elle ait encore l’énergie spirituelle nécessaire après cette séance de yoga administratif particulièrement musclée.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) EUIPO, Département opérations, 17/09/2025, demande No. 019166864
25
novembre
2025
Erling Haaland MARQUE le but de la victoire et obtient l’annulation de la marque HAALAND
Ces dernières années ont vu se multiplier les dépôts de marques reprenant le nom patronymique ou le nom de scène de personnalités publiques, effectués par des tiers à des fins spéculatives ou pour capter indûment une clientèle. De Neymar à Jeff Bezos, en passant par Travis Scott, plusieurs figures de premier plan ont ainsi été confrontées à de telles tentatives d’appropriation.
Cette pratique désormais bien connue fait l’objet d’une condamnation constante et rigoureuse par les offices de propriété industrielle sur le fondement de la mauvaise foi du déposant, comme l’illustre encore une décision récente de l’EUIPO rendue le 24 septembre 2025 relative au footballeur norvégien Erling Haaland.
Contexte : un dépôt de marque reprenant le nom patronymique du célèbre footballer norvégien Erling Haaland
Le 4 novembre 2022, une société d’origine polonaise déposait auprès de l’EUIPO une demande de marque portant sur le signe HAALAND et désignant divers produits et services des classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 41, 44 et 45.
Cette marque, qui reprenait le nom patronymique du célèbre footballeur norvégien Erling Haaland, avait été enregistrée le 22 février 2023.
Sa durée de vie fut toutefois brève : un an plus tard, Erling Haaland en demanda l’annulation sur le fondement de l’article 59(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne, lequel prévoit que « 1. La nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».
Cette démarche s’est avérée victorieuse, comme l’a retenu l’EUIPO dans sa décision du 24 septembre 2025.
La notoriété avérée de Erling Haaland en tant qu’indice de la mauvaise du déposant
Conformément à la jurisprudence constante, la mauvaise foi du déposant doit être interprétée au regard des circonstances de l’espèce et mettre ainsi en lumière un comportement malhonnête du déposant qui s’éloigne des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Ainsi, constitue notamment un comportement déloyal le fait pour un déposant de s’approprier un signe bénéficiant d’une certaine renommée sur le marché dans le seul objectif de tirer indûment profit de cette renommée.
C’est notamment sur cette base que l’EUIPO a pu caractériser la mauvaise foi du déposant.
En effet, l’EUIPO relève qu’au jour du dépôt de la marque litigieuse, Erling Haaland bénéficiait d’une renommée incontestable en Union européenne, attestée par :
• De nombreux article de presse généraliste et sportive, dont des médias polonais, pays d’origine du déposant de la marque litigieuse ;
• Son classement parmi les meilleurs buteurs de compétition européennes ;
• La large couverture de ses performances en championnat, ainsi que la comparaison fréquente à d’autres excellents joueurs de foot, dont le footballeur polonais Robert Lewandowski.
L’EUIPO souligne que cette renommée ne se limite pas à un public hautement qualifié en sport mais touche le grand public, incluant le public polonais, rendant ainsi hautement improbable que le déposant de la marque litigieuse ignorait son existence ainsi que sa renommée au moment du dépôt.
Des moyens de défense jugés insuffisants
Afin d’écarter toute mauvaise foi de sa part lors du dépôt de la marque litigieuse, le déposant faisait notamment valoir que le signe HAALAND résultait d’un travail de création propre combinant les termes HALA, d’origine polonaise, et LAND, d’origine anglaise.
Toutefois, ces explications ont été jugées insuffisantes pour écarter la mauvaise foi du déposant, notamment dans la mesure où la présence du double « A » au sein du signe HAALAND rendait improbable toute association avec le terme polonais HALA.
La présence d’éléments additionnels attestant de la mauvaise foi du déposant
Plusieurs éléments ont permis de renforcer la conclusion selon laquelle le déposant était de mauvaise foi, parmi lesquels :
• La reprise à l’identique du patronyme du célèbre joueur de foot norvégien ;
• Le dépôt d’une opposition par la société polonaise à l’encontre d’une marque ERLING HAALAND, déposée par le célèbre joueur de foot norvégien ;
• La liste des produits et services visés par la marque litigieuse qui comprenait de nombreux produits ou services où les sportifs jouissent traditionnellement de contrats de sponsoring (vêtements, boissons énergisantes, articles de sport…).
L’EUIPO conclut ainsi à la mauvaise foi du déposant
Ainsi, sur la base de l’ensemble de ces éléments, l’EUIPO a pu conclure à l’intention du déposant de profiter indûment de l’attractivité commerciale associée au nom du joueur, dans le but éventuel de bloquer ou perturber l’usage par celui-ci de son propre nom à titre de marque.
La mauvaise foi est donc caractérisée et la marque HAALAND est annulée pour l’ensemble des produits et services désignés.
Dans le prolongement des décisions déjà rendues dans des affaires similaires (Neymar, Travis Scott…), l’EUIPO réaffirme ici sa volonté d’assurer une protection renforcée aux noms patronymiques ou, plus largement, aux signes jouissant d’une certaine renommée, par le biais de la mauvaise foi.
Attention, on ne devient pas Neymar ou Haaland par un simple dépôt de marque !
Il convient de relever que la décision rendue par l’EUIPO le 24 septembre dernier a fait l’objet d’un recours devant la Chambre des recours. Il y a toutefois fort à parier que celle-ci confirmera la position retenue en première instance, tant les circonstances de l’espèce révèlent une appropriation indue du nom du célèbre joueur norvégien.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
15
septembre
2025
Quand un couteau tranche le litige !
En droit des marques, l’obtention d’une protection sur la forme d’un produit se révèle aujourd’hui semée d’embûches et, même lorsqu’elle est accordée, sa défense demeure tout aussi complexe.
La procédure d’opposition engagée par la société Opinel, connue pour la production et la commercialisation de son célèbre couteau éponyme, à l’encontre de la société espagnole Flores Cortes Don Benito, illustre parfaitement cette complexité, tout en ayant abouti à une décision presque favorable.
Contexte : une première décision défavorable pour la société Opinel
La société Opinel est titulaire de nombreuses marques protégeant la forme de son couteau éponyme, dont les suivantes :
La marque française reproduite ci-dessous et enregistrée pour des produits de la classe 8 « Couteaux ».
La marque de l’Union européenne reproduite ci-dessous et enregistrée pour divers produits de la classe 8.
Sur la base de ces deux marques, la société Opinel a, en 2022, formé opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une demande de marque tridimensionnelle de la société Flores Cortes Don Benito représentant la forme d’un couteux, accompagnée de la mention « D. BENITO INOX » et déposée notamment pour des produits de la classe 8.
Demande de marque de l’Union européenne n°018755614
Par décision du 6 mars 2024, la Division d’Opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition formée par la société Opinel, estimant que les signes en cause ne présentaient qu’un faible degré de similarité, leur seule coïncidence portant sur des éléments faiblement distinctifs. Les éléments verbaux des signes, et notamment la mention distinctive « D. BENITO INOX » de la demande de marque contestée, suffisaient selon elle à les distinguer.
C’est dans ce contexte que la société Opinel a formé appel contre la décision rendue par la Division d’Opposition et que la Chambre des Recours de l’EUIPO a été amenée à se prononcer, par décision du 4 juin 2025, sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.
L’analyse des similitudes entre les signes et les produits
Dans le cadre de sa décision, la Chambre des Recours a considéré que les produits en conflit étaient soit identiques, soit fortement similaires, soit similaires à un degré moyen.
Elle a par ailleurs suivi le raisonnement de la Division d’Opposition en jugeant que la marque antérieure française de la société Opinel était visuellement et conceptuellement faiblement similaire à la demande de marque contestée.
En particulier, la Chambre des Recours a considéré que :
– La marque française antérieure et la demande de marque contestée présentaient certaines similitudes visuelles eu-égard aux lames des coûteux, ainsi que la forme de leur manche. Néanmoins, la Chambre des Recours a également constaté des différences notables liés à la forme de l’anneau séparant la lame et le manche, ainsi que la présence ;
– Les similitudes visuelles étaient limitées à la représentation d’un couteau qui est faiblement distinctif en relation avec les produits en cause.
Sur la base de ces constatations, il serait tentant de conclure à l’absence de risque de confusion, comme l’a fait la Division d’Opposition de l’EUIPO. La société Opinel a toutefois su inverser la tendance, du moins pour certains produits, en dégainant l’arme maîtresse de son couteau emblématique : son caractère distinctif accru.
Le caractère distinctif accru du couteau Opinel au soutien de l’existence d’un risque de confusion
Devant la Division d’Opposition, la société Opinel avait bien évidemment invoqué le caractère distinctif accru de sa marque antérieure française, mais sans succès. En effet, si la Division d’Opposition admettait le caractère « notoire » du signe OPINEL, il n’en était pas de même de la forme du produit tel qu’enregistré. Selon elle, les preuves étaient manifestement insuffisantes pour établir un usage intensif de la forme, ainsi que sa reconnaissance par le public pertinent.
La Chambre des Recours a toutefois opté pour une analyse différente en se fondant notamment sur un sondage d’opinion produit pour au stade de l’appel et qui a été jugé recevable puisque pouvant avoir une incidence sur l’issue de l’affaire.
En particulier, ce sondage d’opinion, lu conjointement avec les autres pièces produites par la société Opinel, permettait de mettre en exergue une identification assez claire de la forme du couteau et ce, indépendamment de sa marque OPINEL.
La Chambre des Recours a ainsi considéré que la forme du couteau OPINEL, largement exploitée sur le territoire pertinent et bénéficiant d’une certaine connaissance, voyait son caractère distinctif renforcé, alors qu’il n’était à l’origine que faible.
Cette circonstance a permis d’établir un risque de confusion entre la marque française antérieure et la demande de marque contestée, à tout le moins pour les produits jugés identiques et fortement similaires.
En revanche, pour les produits jugés similaires à un degré moyen, le risque de confusion n’a pas été retenu. En effet, la similitude jugée faible entre les signes, couplée à une similarité seulement moyenne entre les produits, a été jugée insuffisante pour caractériser un risque de confusion, et ce malgré le caractère distinctif renforcé de la marque antérieure.
Il est important de noter qu’un risque de confusion a également été écarté s’agissant de la marque antérieure de l’Union européenne, en particulier puisque les signes ont été jugés différents. La marque en cause n’était protégée que pour le manche du couteau et elle comportait la marque verbale OPINEL, créant ainsi des différences d’ensemble manifestes.
Comme évoqué précédemment, cette décision vient illustrer la difficile défense des marques de forme ou marques tridimensionnelles : sans la démonstration d’un caractère distinctif renforcé, l’issue aurait été toute autre pour la société Opinel. Une telle arme juridique reste toutefois exceptionnelle, réservée à quelques marques emblématiques, et demeure hors de portée de la majorité des titulaires de ce type de marques.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
08
juillet
2025
Une histoire de marque pas très (T’)choupi !
Dans une décision du 22 mai 2025, l’EUIPO a accueilli l’opposition formée par Adrien Courtin, titulaire de la marque française « T’CHOUPI », contre la demande d’enregistrement de la marque européenne No. 18 845 686 déposée par M&F Pet Line.
Contexte de l’affaire
La société portugaise M&F Pet Line a déposé une demande de marque figurative européenne , visant des produits et services en classes 5 (produits vétérinaires), 31 (aliments pour animaux) et 35 (services de vente et de publicité).
Adrien Courtin, ayant hérité des droits sur la marque « T’CHOUPI », a formé opposition sur la base de sa marque française verbale n°4322455, invoquant notamment l’article 8(5) du RMUE, relatif aux marques de renommée.
Appréciation de la renommée de « T’CHOUPI »
L’EUIPO a reconnu que la marque « T’CHOUPI » jouissait d’une forte renommée en France, pour des produits de la classe 16, notamment les ouvrages imprimés destinés à la jeunesse.
L’Office s’est fondé sur une vaste documentation, dont :
• des articles de presse (Le Figaro, Livres Hebdo, France Info, etc.) retraçant le succès durable de la série ;
• des chiffres de ventes massifs (plus de 2 millions d’ouvrages vendus par an) ;
• une diffusion télévisée depuis 1999, des spectacles à succès (Casino de Paris), une chaîne YouTube primée (plus d’1,9 million d’abonnés) ;
• une présence constante dans les classements de meilleures ventes jeunesse (plusieurs titres dans le Top 25 entre 2020 et 2022) ;
• une stratégie de licence étendue : jouets, vêtements, vaisselle, mobilier pour enfants, etc.
L’Office a jugé que la preuve d’usage était suffisante tant pour démontrer un usage sérieux que pour établir la renommée.
Sur la comparaison des signes
Les deux signes « T’CHOUPI » et « Choupi » présentent d’importantes similitudes visuelles et phonétiques. L’élément verbal « Choupi » est identique à la séquence principale de la marque antérieure, seul le « T’ » initial les distingue.
L’Office a rappelé que le public retient davantage l’élément central du signe, ici « Choupi », et que le « T’ » et l’apostrophe sont secondaires dans l’impression d’ensemble.
Les éléments figuratifs du signe contesté (police stylisée, cœur sur le « i », fond noir) ont été jugés accessoires et non distinctifs.
L’EUIPO a donc conclu que les signes sont visuellement et phonétiquement fortement similaires.
Appréciation du risque d’atteinte à la renommée
L’EUIPO a ensuite analysé le lien potentiel entre les signes et le risque d’avantage indu au sens de l’article 8(5) RMUE.
Trois éléments ont été décisifs :
1. Le public ciblé : un chevauchement réel
Les produits visés (soins pour animaux, aliments, accessoires) s’adressent au grand public familial, qui est également le cœur de cible de la marque T’CHOUPI. Un parent habitué à acheter les livres ou produits dérivés de T’CHOUPI pourrait croire que « Choupi » est une extension ou une déclinaison autorisée de cette marque.
2. La stratégie de licensing de T’CHOUPI : une empreinte multisectorielle
La marque « T’CHOUPI » a été déclinée sur une large gamme de produits, bien au-delà du livre : alimentation, hygiène, textile, jeux, mobilier… Ce rayonnement élargi renforce le risque de confusion ou d’association dans l’esprit du consommateur, même sur des produits a priori éloignés.
3. Un avantage économique indu
La reprise d’un signe presque identique permettrait au déposant de bénéficier de l’image positive, affective et éducative rattachée à la marque T’CHOUPI. Cela constitue, selon l’Office, une tentative de « free-riding », c’est-à-dire une exploitation indue de la renommée de la marque antérieure sans effort d’investissement comparable.
La décision finale
L’opposition est donc entièrement accueillie : la marque No. 18 845 686 est refusée pour l’ensemble des produits et services visés (articles vétérinaires, aliments pour animaux, services de vente et publicité). Le demandeur doit en outre s’acquitter des frais de procédure, fixés à 620 euros.
L’EUIPO n’a pas jugé nécessaire d’examiner les autres fondements invoqués (risque de confusion ou identité des signes), estimant que le simple risque d’exploitation indue de la renommée suffisait à fonder le rejet.
Cette affaire rappelle que la renommée d’une marque ne se limite pas à son secteur d’origine. Lorsqu’une marque comme T’choupi a su tisser un lien fort avec le public, toute tentative d’imitation, même dans des domaines éloignés comme les produits vétérinaires, peut être sanctionnée.
Pas de Choupi chez les croquettes ! Et pour le déposant mal inspiré, il ne reste plus qu’à biberonner une décision bien tiède à 620 €.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) EUIPO, Opposition No. B 3 201 108, 22/05/2025
02
mai
2025
Crocs trébuche sur un vieux sabot : son modèle invalidé par l’EUIPO
Par une décision du 5 février 20251, la troisième chambre des recours de l’EUIPO a confirmé l’annulation du dessin ou modèle communautaire (DMC) enregistré en 2004 sous le numéro 257 001-0001 et détenu par la société Crocs, Inc.
Cette décision rappelle de manière didactique l’appréciation du caractère individuel d’un modèle enregistré dans le cadre d’une action en nullité.
La bride sur le talon, une différence insuffisante pour conférer un caractère individuel
Le litige portait sur un modèle de sabot emblématique de la marque Crocs.
L’office avait été saisi d’une demande en nullité déposée par la société espagnole GOR FACTORY, S.A. et reposant sur l’absence de caractère individuel et de nouveauté du modèle contesté.
A l’appui de son action, la demanderesse en nullité invoquait un modèle de sabots divulgué antérieurement à la date de priorité du DMC contesté. Elle produisait des captures d’écran issues du site web www.holeysoles.com en date des 13 et 14 avril 2003, obtenues grâce à la Wayback machine.
Dans une décision du 22 janvier 2024, la division d’annulation de l’EUIPO déclarait nul le DMC contesté en raison de son absence de caractère individuel par rapport à l’antériorité invoquée.
A l’appui de son recours contre la décision de 1ère instance, la société Crocs, Inc. soutenait que la présence d’une bride sur le talon du DMC contesté, absente du site web www.holeysoles.com, produisait une impression globale différente sur l’utilisateur averti.
La chambre des recours de l’EUIPO, pour rejeter le recours de la société Crocs, Inc., se fonde également sur le manque de caractère individuel du modèle contesté.
Dans sa décision, l’EUIPO juge que la présence d’une bride de talon dans le DMC contesté, absente du dessin ou modèle antérieur, « même si elle est perceptible pour l’utilisateur averti, est insuffisante pour contrebalancer les similitudes, qui produisent la même impression dans les deux dessins ou modèles », et ce d’autant plus que « le degré de liberté du créateur dans l’élaboration des sabots est élevé ».
L’EUIPO prend soin de rappeler que la comparaison des impressions globales produites par le modèle contestée et l’antériorité opposée doit être synthétique, en tenant compte de leur combinaison globale.
Ainsi, l’EUIPO souligne que « les deux dessins ou modèles représentent un sabot avec exactement la même forme, avec une semelle épaisse, un bouchon fermé arrondi avec des trous circulaires multiples sur sa surface supérieure, et des découpes trapézoïdales sur les côtés et devant. Les dessins ou modèles coïncident non seulement par ces caractéristiques, mais ils ont également une disposition identique des trous et des découpes ».
La Chambre des recours fait également un rappel utile sur le niveau d’attention de l’utilisateur averti : même si le niveau d’attention de ce dernier est relativement élevé, toutes les caractéristiques des modèles en cause n’ont pas la même importance dans l’appréciation de l’impression d’ensemble. Ainsi, une seule différence même perceptible par l’utilisateur averti ne permettra pas de contrebalancer une forme globale identique.
Un revers de plus pour Crocs
Cette annulation n’empêchera pas la société américaine de continuer à commercialiser ses célèbres sabots mais elle ne pourra plus invoquer le DMC pour s’opposer à la commercialisation par ses concurrents de modèles similaires.
Notons que ce n’est pas la première fois que le DMC de Crocs, Inc. est contesté. Une première demande de nullité avait été déposée en 2013 par la société Gifi mais, à la suite d’un accord entre les parties et en dépit de la décision d’annulation confirmée par le Tribunal de l’Union européenne en 2018, le DMC était demeuré valide.
Quels enseignements tirer de cette décision ?
Du malheur de la société Crocs, Inc, l’on peut tirer plusieurs enseignements.
D’abord, quant à la rigueur de l’EUIPO en matière de protection des DMC : des différences mineures ne suffisent pas à conférer un caractère individuel à un DMC lorsqu’il s’inscrit dans un patrimoine de formes déjà connues du public.
Ensuite, quant à l’importance de s’assurer du dépôt des dessins et modèles avant toute divulgation. Une seule divulgation peut remettre en cause la nouveauté ou le caractère individuel d’un dessin et modèle enregistré.
Enfin, quant au poids des archives internet comme preuve dans les litiges en matière de propriétés industrielle et intellectuelle. A ce titre, la Wayback machine (https://web.archive.org/), site web qui capture des pages web afin de les archiver, constitue toujours un outil précieux pour prouver le contenu et la date d’une divulgation.
A Crocs d’adapter sa stratégie de PI à ce nouveau revers juridique.
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1) EUIPO, 3e ch. de recours, 5 févr. 2025, R 590/2024-3, Crocs, Inc. c/ Gor Factory S.A.
Malaurie Pantalacci
Conseil en Propriété Industrielle
Associée
Célestine Gamet
Auditrice de justice – ENM
25
mars
2025
Marques non traditionnelles : la CJUE recadre le Tribunal de l’UE !
Author:
TAoMA
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de trancher sur une question clé en matière de marques non traditionnelles. Par un arrêt du 23 janvier 2025, la Cour a annulé une décision du Tribunal de l’UE concernant le refus d’enregistrement d’une marque tactile de position représentant un insert sanitaire cylindrique1.
Contexte de l’affaire : une marque tactile contestée
En 2016, la société Neoperl AG a déposé une demande d’enregistrement d’une marque tactile de position auprès de l’EUIPO pour un insert sanitaire cylindrique. L’Office a refusé l’enregistrement en invoquant deux motifs distincts :
1. Un motif formel : L’EUIPO estimait que la description de la marque ne permettait pas d’identifier clairement ce qui était protégé, la rendant insuffisamment précise au regard des exigences du règlement 2017/1001.
2. Un motif substantiel : La marque était jugée dépourvue de caractère distinctif (article 7(1)(b) du règlement), car l’effet tactile invoqué par Neoperl ne permettait pas d’identifier l’origine commerciale du produit.
Neoperl a contesté cette décision devant le Tribunal de l’UE, qui lui a donné raison en décembre 2022. L’EUIPO a alors formé un pourvoi devant la CJUE.
L’arrêt de la CJUE : l’indépendance des motifs de refus confirmée
La CJUE a annulé la décision du Tribunal de l’UE, estimant que celui-ci avait commis une erreur de droit en exigeant un ordre d’examen des motifs de refus.
– Les motifs absolus de refus sont indépendants : contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunal, l’EUIPO n’avait pas à vérifier en premier lieu si la marque était suffisamment définie avant d’évaluer son caractère distinctif. L’Office pouvait donc rejeter la demande sur l’un ou l’autre motif, voire les deux, sans suivre un ordre imposé ;
– Le Tribunal a outrepassé ses compétences en statuant lui-même sur l’inapplicabilité de l’article 7(1)(a), alors que cette analyse relevait de la compétence de l’EUIPO.
En conséquence, la CJUE a annulé l’arrêt du Tribunal et renvoyé l’affaire devant lui, obligeant ainsi à une nouvelle analyse.
Quel impact pour les marques non traditionnelles ?
Cette décision rappelle que l’enregistrement des marques non conventionnelles (marques tactiles, sonores, olfactives…) reste un parcours semé d’embûches.
Elle souligne également :
– la liberté de l’EUIPO dans l’ordre d’examen des motifs absolus de refus ;
– la nécessité pour les déposants de prouver la distinctivité de leurs marques, surtout pour les formes non visuelles.
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Gaëlle LOINGER-BENAMRAN
Conseil en propriété industrielle
Associée
1) CJUE, 23 janvier 2025, affaire C-93/23P
14
janvier
2025
Thor vs. iTHOR : Quand Marvel affronte la justice, mais perd la bataille
Author:
TAoMA
Le 22 février 2024, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a tranché un affrontement épique entre Marvel Characters, Inc. et une société portugaise cherchant à enregistrer la marque figurative iTHOR pour des produits électroniques, notamment des batteries et des chargeurs. Marvel, détenteur des droits sur le personnage de Thor, invoquait un risque de confusion avec ses propres marques.
Marvel s’est opposé à l’enregistrement de la marque iTHOR (demande n°18 815 402) pour tous les produits et services concernés, principalement en classe 9 (batteries, chargeurs) et classe 37 (services de recharge de batteries). Cette opposition reposait sur deux de ses marques antérieures :
• La marque verbale THOR n°6739999.
• La marque figurative THOR n°15240757, représentant le super-héros tenant un marteau.
Marvel fondait son opposition sur l’article 8(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui dispose qu’une opposition peut être formulée lorsqu’il existe un risque que le public croit que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Comparaison des produits et services
L’EUIPO a procédé à une comparaison des produits et services visés par les deux marques. Marvel proposait des biens liés au divertissement (CD, logiciels de jeux vidéo, lunettes de soleil, etc.), tandis que la marque iTHOR se concentrait sur des accessoires électroniques comme des batteries et chargeurs. Ces produits diffèrent nettement en termes de nature, de finalité et de mode d’utilisation, et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
Le manque de similarité entre ces produits a suffi pour que l’EUIPO rejette l’opposition fondée sur la première marque verbale de Marvel.
Comparaison des signe
L’EUIPO a ensuite comparé les signes en prenant en compte la marque figurative de Marvel, représentant le super-héros Thor. Le signe contesté, quant à lui, combinait l’élément verbal iTHOR et un personnage en costume de super-héros tenant un marteau et une prise électrique.
Sur le plan visuel, l’EUIPO a souligné des différences majeures entre les deux signes : le style graphique, les proportions du personnage, ainsi que les éléments distinctifs, tels que la prise électrique dans la main du personnage d’iTHOR.
Phonétiquement, l’ajout de l’élément « i » dans la marque contestée crée une différence notable avec la marque verbale « THOR« .
Conceptuellement, bien que les deux signes évoquent la figure du dieu Thor, l’EUIPO a jugé que le « i » et les symboles électriques suffisaient à distinguer les deux marques, en les ancrant dans des univers distincts.
L’EUIPO a procédé à une appréciation globale et a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques, même pour des produits identiques. Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles l’emportaient sur les similitudes, ce qui a conduit au rejet intégral de l’opposition de Marvel.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle l’EUIPO évalue le risque de confusion, même lorsque l’opposant est un acteur de renom comme Marvel. La notoriétéW d’un personnage ou d’une marque ne suffit pas à elle seule à justifier une opposition, en particulier lorsque les différences entre les signes sont suffisamment marquées, comme ce fut le cas ici.
Un parallèle peut être fait avec l’arrêt PICARO de la Cour de justice de l’Union européenne (C-361/04 P, 2006), où la Cour avait statué que la notoriété d’une marque n’entraînait pas automatiquement un risque de confusion.
En effet, il avait été jugé que, bien que le signe PICASSO jouisse d’une forte renommée, du fait du peintre éponyme, cela ne suffisait pas à augmenter la probabilité de confusion dans le contexte des véhicules, car le lien entre le nom et le produit était jugé non pertinent.
Marvel pourrait-elle changer de stratégie ? Peut-être en explorant d’autres fondements, comme l’atteinte à la renommée de sa marque verbale qui, si elle avait été prouvée, aurait permis d’élargir son champ de protection. Mais pour l’instant, iTHOR peut souffler : le dieu du tonnerre n’a pas frappé cette fois-ci.
Baptiste KUENTZMANN
Conseil en Propriété Industrielle
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) EUIPO, Division de l’Opposition, 22 février 2024, n° B 3 192 284
24
septembre
2024
Le crocodile perd ses dents : Lacoste vaincu par CROCODOG
Author:
TAoMA
Lacoste essuie un revers dans sa bataille pour protéger sa célèbre marque de crocodile. Le 31 juillet 20241, l’EUIPO a rejeté l’opposition de Lacoste contre la marque CROCODOG désignant des produits pour animaux domestiques.
Lacoste, invoquant les articles 8(1)(b) et 8(5) du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), soutenait que la marque CROCODOG présentait une similitude avec ses marques figuratives de crocodile, en invoquant un risque de confusion et un détournement de notoriété.
Les différences visuelles et conceptuelles : au cœur de la décision
Dans cette décision, l’EUIPO a rappelé que l’impression globale d’un signe est déterminante pour évaluer la similitude. Bien que le composant verbal ait généralement un poids plus fort, cela n’est pas systématique. Ici, l’élément figuratif de CROCODOG, un animal imaginaire mêlant un crocodile et un chien, a joué un rôle central. Ce croc-chien se distingue par sa taille, sa position et son contenu hautement imaginatif.
En comparaison, les marques de Lacoste représentent un crocodile de façon réaliste, avec des détails anatomiques fidèles. L’EUIPO a estimé que ces représentations réalistes d’un crocodile et l’animal hybride de CROCODOG ne partagent pas de caractéristiques visuelles ou contours similaires. De plus, bien que les deux signes contiennent une tête de crocodile, leurs différences conceptuelles ont suffi à écarter tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public.
L’impact pour les propriétaires de marques
Cette décision montre que, même pour des marques ayant une forte renommée comme Lacoste, il est essentiel que les signes soient visuellement et conceptuellement similaires pour soutenir une opposition. La notoriété seule ne peut pas surmonter des différences majeures. L’EUIPO a jugé que les divergences entre le crocodile réaliste de Lacoste et l’animal hybride de CROCODOG étaient suffisamment marquées pour rejeter l’opposition.
Malgré le rejet de cette opposition, Lacoste conserve ses possibilités de recours.
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Gaëlle Loinger-Benamran
Conseil en Propriété Industrielle Associée
1) EUIPO, Division d’Opposition, Opposition No. B 3 203 568, 31/07/2024
05
septembre
2024
Tempête sous le K-WAY
Author:
TAoMA
Par une décision du 4 juillet 2024, la Division d’Opposition de l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a accueilli favorablement l’opposition formée par K-Way S.p.A. contre la demande de marque de l’Union européenne figurative n°18 808 453, déposée par la société Ikara Pro-Sandiego SL pour des produits de la classe 25 (ie : vêtements de sport, tenues d’arts martiaux, et uniformes).
K-Way fonde son opposition sur sa marque figurative européenne no 11 396 521, renommée notamment dans le domaine des vêtements de sport et de loisirs en France, en Italie et au Benelux. K-Way s’appuie sur les articles 8(1)(b) et 8(5) du RMUE pour justifier de son opposition afin d’empêcher Ikara de profiter indûment de la réputation et de l’image solidement établie de la marque K-Way en Europe.
LES ARGUMENTS DE K-WAY
K-Way a basé son opposition sur le fait que la marque d’Ikara, bien que différente sur le plan verbal, présentait des similitudes notables dans ses éléments figuratifs, susceptibles de créer un lien dans l’esprit du public entre les deux marques.
K-Way a démontré que sa marque jouit d’une réputation solide, acquise par des décennies d’utilisation intensive, des investissements significatifs dans le marketing, et des collaborations de co-branding avec d’autres marques de renom.
Enfin, elle a soutenu que l’association visuelle entre les deux marques pourrait permettre à Ikara de tirer avantage de la réputation et du caractère distinctif de K-Way, créant ainsi un cas de parasitisme commercial.
LA DECISION DE L’EUIPO
La Division d’Opposition a d’abord reconnu la réputation de la marque K-Way, en particulier dans le domaine des vêtements de sport et de loisirs. Elle a également souligné que la protection accordée par l’article 8(5) du RMUE s’applique même en l’absence de confusion, si le public est susceptible de faire un lien entre les marques, lien qui pourrait porter atteinte à l’image ou à la réputation de la marque antérieure.
Après avoir examiné les éléments de preuve, l’EUIPO a conclu que, bien que les marques diffèrent sur le plan verbal, les similitudes figuratives étaient suffisamment significatives pour que le public puisse associer les deux marques. Cette association, selon la Division d’Opposition, risquait de conférer à Ikara un avantage commercial injuste en exploitant la notoriété de K-Way, sans cause légitime.
En conséquence, l’EUIPO a rejeté la demande de marque d’Ikara pour les produits contestés.
Cette décision réaffirme l’importance de la protection des marques de renom contre toute forme de parasitisme commercial et souligne que même une similitude faible, mais perceptible, entre deux marques peut suffire à établir un risque de préjudice ou d’avantage indu.
En protégeant sa marque, K-Way a réussi à garder sa réputation à l’abri des intempéries.
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Mélissa CASSANET
Conseil en Propriété Industrielle Associée
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
(1) EUIPO, Division d’Opposition, 4 juillet 2024, n° B 3 193 750
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