21
novembre
2023
Un dépôt décoiffant et controversé : une marque représentant le visage d’une femme pour des services de mannequinat est-elle distinctive ?
Le 26 octobre 2017, la société Roos Abels Holding B.V. a déposé une demande de marque figurative représentant le visage d’une femme pour couvrir les « services de mannequins et de modèles photographiques pour la publicité ou la promotion des ventes » en classe 35 et les « services de modèles et de mannequins à des fins récréatives ou de loisirs » en classe 41.
Nous rappelons qu’aux termes de l’article 7, 1° b) et c) du Règlement sur la marque de l’Union européenne du 20 décembre 1993, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
Un refus de l’EUIPO fondé sur l’absence de caractère distinctif : cette demande de marque ne présente aucune caractéristique particulière
En l’espèce, considérant que le signe était dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services couverts, l’EUIPO a entièrement rejeté le 17 avril dernier cette demande de marque.
Cette décision était notamment fondée sur les constations suivantes :
– « L’image en cause ne consiste qu’en une représentation naturelle de la tête/du visage d’une (jeune) femme. Compte tenu de l’attention du public concerné, la marque demandée ne permet pas à ce public de distinguer immédiatement et infailliblement les services démandés d’apparences similaires d’une origine commerciale différente ».
– « Des images ou des photos de personnes apparaissent et sont utilisées dans le cadre de services de toutes sortes, principalement ceux liés à l’habillement et à la mode. Bien que ces images puissent représenter certaines personnes ou individus concrets, elles n’impliquent rien de plus qu’une représentation banale des personnes en général, de sorte que ces images sont comprises comme étant communes aux services en question (…) ».
– « La présente marque figurative ne présente aucune caractéristique particulière susceptible d’influencer la mémoire des consommateurs au point de distinguer les services demandés des autres. La forme de présentation n’est pas substantiellement différente d’autres représentations fidèles de la tête/du visage d’une (jeune) femme (…) ».
En désaccord avec cette appréciation, la société déposante a formé un recours contre cette décision le 16 juin 2023, faisant notamment valoir que :
– « La particularité et l’originalité sont des critères de distinction. Le visage d’un adulte est précisément l’élément du corps humain qui permet de distinguer une personne d’une autre (…). Les chambres de recours ont déjà décidé, à plusieurs reprises, que le public perçoit une image photographique d’une personne comme identifiant l’origine des produits et des services (…) ».
– « Le fait que les images de personnes soient généralement plus utilisées dans la vente ou la fourniture de produits et de services n’enlève rien au caractère distinctif de la présente demande. Tant que l’image faisant l’objet de la marque demandée est en elle-même reconnaissable et unique, elle peut servir de signe d’origine ».
– Outre le fait que le visage humain d’une personne adulte est une marque de distinction, la femme représentée est une personne connue dans le monde du mannequinat (…). Son visage est sa marque et avec son succès, elle a acquis une popularité et une renommée rachetables qui constituent un motif suffisant pour l’enregistrement de son portrait en tant que marque ».
La chambre de recours de l’EUIPO reconnait l’existence d’un caractère distinctif : ce signe est apte à remplir la fonction essentielle d’une marque
À la lumière de ces éléments, la chambre de recours a annulé la décision contestée et autorisé la publication de la demande de marque de l’UE No. 017393125 pour l’ensemble des services couverts, dans une décision rendue le 30 octobre 20231.
En premier lieu, la chambre de recours rappelle qu’il n’est pas nécessairement plus difficile d’établir le caractère distinctif de la marque figurative en cause simplement parce qu’il s’agit d’une représentation naturelle.
Elle considère en effet que « les caractéristiques particulières ou originales ne sont pas des critères du caractère distintif d’une marque, la marque en question doit permettre au public de distinguer les produits et services en cause de ceux d’autres entreprises ou personnes ».
En l’espèce, même s’il s’agit d’une représentation fidèle d’un visage de femme, cette image peut être interprétée comme une marque d’autant qu’elle n’évoque aucunement les services en cause. Ainsi, la chambre de recours considère que le public concerné percevra le signe comme identifiant l’origine des services couverts, à savoir qu’ils proviennent de la personne représentée.
En outre, la chambre de recours conteste le raisonnement de l’examinateur selon lequel, « en ce qui concerne les services demandés dans les classes 35 et 41 de mannequins et de modèles photographiques, l’image ne représenterait que la personne fournissant ces services ». Au contraire, selon elle, cette image permettra de distinguer l’origine commerciale de ces services.
Enfin, la chambre de recours déclare que le fait que la personne soit connue du public concerné n’a pas d’incidence sur son caractère distinctif intrinsèque.
A la lumière de cette décision, la chambre de recours de l’EUIPO considérerait-elle qu’un visage permet aussi facilement qu’un nom patronymique d’identifier des produits et services ?
Le cas échéant, les demandes de marques ne manqueront pas d’affluer chez les avares de célébrité… !
Gaëlle Bermejo
Conseil en Propriété Industrielle
(1) Décision de la quatrième chambre de recours du 30 octobre 2023
07
novembre
2023
Bien choisir la catégorie de votre marque : l’erreur peut coûter cher !
Dans cette décision1 rendue par la Cour d’appel de Paris le 9 juin 2023, les juges rappellent l’importance du choix de la catégorie dans laquelle le signe est déposé, étant un choix délimitant l’étendue de la protection !
La Société Handiréseau, spécialisée dans l’accompagnement d’entreprises mettant en place des politiques d’accueil de personnes handicapées, est titulaire de la marque tridimensionnelle No. 3764270. La gérante de la société Handiréseau est elle-même titulaire, de la marque verbale handiréseaux No. 3685730 et de la marque semi-figurative No. 4074584.
La société Handiréseau et sa gérante, après avoir pris connaissance de l’existence d’une association dénommée Handiréseaux 38 a mis en demeure cette dernière de cesser l’utilisation de l’expression « handiréseaux 38 » qui porte atteinte, selon elles, à leurs droits de marque.
A défaut de résolution amiable du litige, la société Handiréseau et sa gérante ont assigné l’association Handiréseaux 38 notamment en contrefaçon de marques devant le tribunal judiciaire de Paris.
En première instance, le tribunal judiciaire de Paris a, entre autres, déclaré nulle pour défaut de clarté la marque tridimensionnelle No. 3764270.
Déboutées de leurs demandes en première instance, la société Handiréseau et sa gérante ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris.
La qualification du signe « handiréseau » à un impact sur la portée de la protection
Dans cette décision, la Cour d’appel va s’appuyer sur un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne2, lequel expose d’une part que « L’article 2 de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à l’enregistrement d’un signe en tant que marque du fait de l’existence d’une contradiction dans la demande d’enregistrement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ». Et rappelle, d’autre part, que « la qualification donnée à un signe lors de son enregistrement par le déposant, en tant que « marque de couleur » ou « marque figurative », constitue un élément pertinent parmi d’autres pour déterminer si ce signe est susceptible de constituer une marque ».
En l’espèce, dans le dépôt puis dans l’enregistrement, la marque « handiréseau » est qualifiée de « marque tridimensionnelle » et le signe est décrit comme disposant « d’un logo (rouge et prune) trois ronds réunis entre eux avec un trait et un rond de couleur différente finalisant un carré ».
La catégorie de « marque tridimensionnelle » apparaît donc incohérente avec
le signe tel que déposé qui est un signe semi-figuratif.
En outre, la Cour d’appel déclare que la qualification du signe « handiréseau » enregistré en tant que marque tridimensionnelle a une incidence sur l’étendue et l’objet de la protection, dans la mesure où elle permet de spécifier si la troisième dimension fait partie de l’objet de la demande d’enregistrement.
A la lumière de cette incohérence, la Cour conclut que « la contradiction qui existe entre le signe « Handiréseau » déposé sous la forme d’une marque semi-figurative, et la qualification qui est donnée à ce signe par son déposant de marque tridimensionnelle, rend impossible la détermination exacte de l’objet et de l’étendue de la protection sollicitée au titre du droit des marques ».
Le défaut de clarté de la marque est une cause de nullité
Dans ces conditions, la Cour confirme la décision du tribunal judiciaire de Paris en considérant que le défaut de clarté et de précision suffisait pour justifier la nullité d’une marque.
Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris rappelle la nécessité de définir avec précision et cohérence le type de marque (verbale, semi-figurative, tridimensionnelle, etc.) au moment du dépôt. Une erreur sur la qualification pouvant avoir de lourdes conséquences juridiques.
En conclusion, déposer une marque n’est pas si simple…. !
Juliette Danjean
Stagiaire – Pôle Avocat
Gaëlle Bermejo
Conseil en Propriété Industrielle
(1) CA Paris, pôle 5 ch. 2, 9 juin 2023, n° 21/09755
(2) CJUE, 27 mars 2019 C-578/17, Oy Hartwall A
21
septembre
2023
Droit des marques : un duo explosif entre ROSALÍA et ROZALIYA
De LA FAMA, à DESPECHÁ, la chanteuse espagnole Rosalía ne cesse d’enchaîner les tubes. Toutefois, sur le terrain du droit des marques, le succès se fait attendre.
En effet, à l’instar d’autres chanteuses, Rosalía a cherché à protéger son nom de scène, notamment au niveau de l’Union Européenne. Trois marques ROSALÍA ont été déposées dans différentes classes de produits et services, afin de désigner son activité de chanteuse, mais également pour désigner des produits dérivés, comme des cosmétiques, vêtements…
Une de ces marques est contestée par la société bulgare Raphael Europe Ltd, titulaire de la marque ROZALIYA jewerly for enlightenment, protégée en classes 14 et 18. La société Raphael Europe Ltd invoque l’existence d’un risque de confusion et entre les marques ROSALÍA et ROZALIYA jewerly for enlightenment.
Si l’activité principale de la chanteuse espagnole n’est pas impactée (classes 9 et 41), des produits des classes 14 (bijoux) et 18 (sacs) sont contestés, ce qui crée un risque pour la commercialisation de produits dérivés.
Toutefois, la chanteuse espagnole bénéficie dans ce dossier d’une arme défensive redoutable, la marque antérieure invoquée par la société Raphael Europe Ltd est en effet soumise à obligation d’usage. Elle a ainsi attaqué la marque ROZALIYA jewerly for enlightenment en déchéance totale, dans le but d’éliminer cette antériorité.
La Chambre de l’Annulation n’a que partiellement accueilli son action en déchéance, aussi la chanteuse a formé un recours contre cette décision. La procédure est actuellement en cours.
La chanteuse espagnole dispose de plusieurs arguments susceptibles de jouer en sa faveur, comme la renommée de son nom de scène d’un point de vue conceptuel.
TAoMA Partners suit de près cette affaire dont la note finale devrait être jouée dans les mois à venir 🎶.
Nous pourrons ainsi nous replonger dans les problèmes d’homonymies que peuvent rencontrer certaines célébrités qui cherchent à protéger leur nom de scènes à titre de marque, à l’instar de la chanteuse Katy Perry, également présente dans notre focus spécial musique.
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
18
septembre
2023
Nouveau refus de protection de la marque figurative « Rubik’s Cube », jugée déceptive
Le record du monde de résolution du célèbre casse-tête a été une nouvelle fois battu, le 12 juin dernier, avec une résolution en 3,12 secondes.
Ce record s’accompagne d’un nouveau refus de protection, prononcé par l’EUIPO le 21 août 2023.
I – Refus de protection de la marque « Rubik’s Cube » en raison de sa forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Le 24 octobre 2019, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) concluait une première saga jurisprudentielle en confirmant l’annulation de la marque figurative déposée par la société Rubik’s Brand Ltd et représentant le célèbre jouet, à l’égard des produits de la classe 28 (jeux, jouets, etc.)1.
A cette occasion, le TUE avait considéré que la marque était exclusivement constituée d’une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, constituant un motif de refus absolu par application de l’article 7 paragraphe 1 sous e) du Règlement 2017/10012.
Voir notre article à ce sujet ici.
Fin 2020, la société canadienne Spin Master Corp. annonçait avoir racheté Rubik’s Brand Ltd., et sa filiale britannique Spin Master Toys Uk Limited devenait titulaire de la marque tridimensionnelle suivante :
Peu après, Spin Master Toys Uk Limited essuyait un premier revers en voyant sa marque nouvellement acquise annulée par la Division d’annulation de l’EUIPO, par décision du 25 mars 2022 (n° C 7 527)3.
La solution retenue par l’Office est semblable à celle du TUE en octobre 2019, estimant que la marque contestée est composée exclusivement de la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
La division d’annulation en a profité pour rappeler qu’une telle marque n’est pas éligible à l’enregistrement quand bien même le titulaire parviendrait à démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage.
Le titulaire de la marque a interjeté appel de cette décision, lequel est actuellement instruit par la Chambre des recours.
II – Nouveau refus de protection de la marque « Rubik’s Cube », cette fois-ci en raison de son caractère déceptif.
Parallèlement à son recours, Spin Master Toys Uk Limited s’est attelée au dépôt d’une nouvelle MUE représentant, une fois encore, le célèbre casse-tête :
Forte de sa mauvaise expérience avec la division d’annulation de l’EUIPO, la déposante a décidé de ruser en visant, dans le cadre de cette nouvelle demande d’enregistrement, les « jouets, jeux et articles de jeu ; tout ce qui précède à l’exclusion des produits ayant la forme d’un cube ».
Par ce stratagème, la déposante cherchait manifestement à contourner l’impossibilité de revendiquer l’enregistrement d’une forme exclusivement fonctionnelle.
Mais c’était sans compter l’opiniâtreté de l’Office qui a rejeté l’enregistrement de cette demande sur un autre fondement, celui de l’article 7 paragraphe 1 sous g) du Règlement 2017/10014, sanctionnant les dépôts de nature à tromper le public notamment sur la nature ou la qualité des produits visés5.
Ainsi, la démarche de Spin Master Toys Uk Limited n’était pas dénuée de sens, et lui a bien permis de contourner le motif absolu de refus opposé aux marques antérieures évoquées ci-avant.
Néanmoins, l’Office n’a pas été dupe et a bien cerné cette tentative de contournement de la règlementation et, pour ne pas tomber dans le « piège » du déposant, a décidé de fonder son rejet sur le caractère déceptif de ce dépôt.
On peut s’interroger sur le bien-fondé de cette décision : une marque prenant la forme d’un jouet doit-elle nécessairement proposer dans sa gamme le produit qui est représenté dans son signe, à défaut de quoi elle serait de nature à induire le public en erreur ?
Ou bien cette décision est-elle davantage motivée par la volonté de sanctionner une tentative de contournement qui, bien qu’audacieuse, n’en demeure pas moins quelque peu grossière ?
La décision de l’Office aurait-elle été la même si le signe retenu n’avait pas été aussi iconique que le Rubik’s Cube ?
La décision de l’Office est encore susceptible d’appel, ce casse-tête juridique n’est donc pas à l’abri d’un ultime rebondissement …
Robin Antoniotti
Avocat
(1) Arrêt du Tribunal de l’Union Européenne du 24 octobre 2019, T‑601/17 (lien)
(2) Article 7 paragraphe 1 sous e) du Règlement 2017/1001 : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : […] e) les signes constitués exclusivement : i) par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ; ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ; iii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit »
(3) Décision de la division d’annulation de l’EUIPO N° C 7 527 contre la marque de l’UE n° 5 696 232
(4) Refus d’enregistrement de la marque de l’Union Européenne n° 018847435
(5) Article 7 paragraphe 1 sous g) du Règlement 2017/1001 : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : […] (g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service »
17
août
2023
La Cour d’appel ne Rhônonce pas à la protection des AOP viticoles !
Author:
TAoMA
Il s’agit d’une nouvelle victoire pour les indications géographiques viticoles, et plus particulièrement pour l’appellation Côtes du Rhône.
A l’instar des dernières décisions rendues en matière d’appellations d’origine protégées (AOP) et d’indications géographiques protégées (IGP) viticoles ou même fromagères, cette fois-ci c’est la protection du terme « Rhône » qui vient d’être entérinée par la Cour d’appel de Paris.
A l’origine de ce litige, une action judiciaire introduite par le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône et l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) devant le Tribunal Judiciaire de Paris contre le négoce de vins NewRhône Millésimes pour le dépôt et l’usage des marques françaises NEWRHONE No. 4425084 et No. 4425088, enregistrées en 2018 pour des « Vins bénéficiant des appellations d’origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d’origines protégées de la Vallée du Rhône ».
Déboutées en première instance aux motifs que « le terme « Rhône » renvoie au fleuve et non pas aux appellations », les demanderesses ont fait appel de cette décision le 12 mai 2021 devant la Cour d’appel de Paris.
Le 26 mai dernier [1], la troisième chambre de la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité des marques susvisées pour l’intégralité des produits désignés, et interdit l’exploitant NewRhône Millésimes « dans un délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt (…) de faire usage du signe « Newrhône » pour désigner des vins, le commerce des vins ou leur promotion ».
A la lumière de l’arrêt Champanillo rendue par la CJUE en décembre 2021, la Cour d’appel de Paris rappelle l’importance de la notion d’« évocation », et plus précisément le fait que « le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’AOP (…) ».
La Cour considère ainsi que « ces signes incorporent en partie les appellations protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages », en l’occurrence le terme ‘Rhône’, qui en constitue l’élément dominant, les termes ‘Côtes’ et «’Villages’» constituant des termes communs et secondaires, contrairement au terme ‘ Rhône’ qui sera identifié par le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé comme se rapportant à des vins d’appellation protégée, répondant à des critères définis par un cahier des charges ».
Elle poursuit par ailleurs – avec ce qui pourrait être considéré comme l’attendu fondamental de cette décision – en précisant qu’« un vin conforme à un cahier des charges et bénéficiant d’une appellation d’origine ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n’étant pas autorisé, qu’il s’agisse d’une imitation ou d’une évocation et que cette imitation ou évocation porte sur l’un ou l’ensemble des composants d’une appellation ».
A l’instar des dernières décisions judiciaires ou administratives rendues en matière d’atteintes portées à des AOP et à des IGP, cette décision de justice vient de nouveau préciser les contours de leur protection, et renforcer la réglementation de leur utilisation.
Gaëlle Bermejo
Conseil en Propriété Industrielle
[1] Cour d’appel de Paris, 26 mai 2023 – RG n° 21/09232, Pôle 5 Chambre 2
08
août
2023
Cession de droits de propriété intellectuelle : si c’est gratuit, c’est notarié
Author:
TAoMA
Les droits de propriété intellectuelle peuvent faire l’objet d’une cession par contrat, que ce soit à titre onéreux ou bien à titre gratuit.
Après s’être prononcé en 2022 sur la cession d’une marque à titre gratuit (dont vous pouvez retrouver la news de TAoMA ici) [1], le Tribunal judiciaire de Paris semble confirmer son approche dans une ordonnance de référé rendue le 12 avril 2023 [2], s’agissant cette fois-ci de droits d’auteur.
Guerre et PI
Le demandeur est un ancien militaire de l’armée russe, qui a participé à l’invasion de l’Ukraine. Après avoir été blessé sur le front puis rapatrié en Russie, il a diffusé sur le réseau social VKontakte son témoignage intitulé « ZOV », qui signifie « l’appel ». Ce terme a notamment été peint sur des chars russes lors de l’invasion.
Ayant dû fuir la Russie pour la France, il a décidé de céder à titre gratuit et par acte sous seing privé ses droits d’auteur sur son manifeste à une association, en septembre 2022.
Cette association a elle-même conclu un contrat de cession de droits d’auteur avec la société d’édition Albin Michel, pour la publication de l’œuvre en format imprimé et électronique. Conformément à ce contrat, un livre intitulé « ZOV : L’homme qui a dit non à la guerre » a été publié en novembre 2022 en France.
L’association et la société d’édition ont alors été assignées devant le Tribunal judiciaire de Paris par l’ex militaire. Elles ont ensuite été assignées en référé pour que soit réalisé le placement sous séquestre conservatoire des recettes générées par l’ouvrage, dans l’attente du rendu d’une décision au fond.
Le sort de la cession gracieuse de droits de propriété intellectuelle à nouveau face aux juges
Rappelant les dispositions de l’article 931 du code civil (prévoyant que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité »), le juge des référés a constaté que le contrat conclu entre l’ex militaire et l’association emporte « explicitement cession « gratuite » de droits d’auteurs », et qu’il est « donc possible que cet acte conclu sous seing privé soit nul ».
Le juge des référés ne peut rendre une décision sur le fond de l’affaire mais uniquement sur des mesures provisoires. Ainsi, il ne fait ici que « supposer » la nullité de l’acte laissant au juge du fond trancher la question.
Le séquestre provisoire des recettes issues du livre a en conséquence été ordonné, dans l’attente d’une décision au fond. Les juges du fond devraient, selon toute vraisemblance, prononcer la nullité de la cession des droits d’auteur à titre gratuit, qui aurait dû être réalisée par acte notarié pour pouvoir être valide.
Il est ainsi rappelé que la propriété intellectuelle, tant s’agissant de cession gracieuse de marque que de droit d’auteur, ne déroge pas aux règles du droit commun de la donation entre vifs.
La cession à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle est juridiquement considérée comme une donation et doit être passée devant notaire, sous peine de nullité.
Cette solution réitérée semble sceller le sort de cette pratique répandue, notamment pour les cessions de marque.
Arthur Burger
Stagiaire juriste
Jean-Charles Nicollet
Associé – Conseil en Propriété Industrielle
[1] Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch, 8 février 2022, n° 19/14142
[2] Tribunal judiciaire de Paris, 12 avril 2023, n° 23/50949
31
janvier
2023
🖼 Napoléon ne se fera pas tirer le portrait
La société néerlandaise TREND DEVELOPMENT a déposé auprès de l’EUIPO plus d’une dizaine de marques figuratives représentant le visage de personnages historiques tels que Napoléon, Kant ou encore Mozart.
Malheureusement pour l’entreprise, l’EUIPO dans une décision du 15 décembre 2021 a rejeté les différentes demandes jugeant que ces portraits ne remplissaient pas la condition de caractère distinctif nécessaire à une marque.
En effet, selon l’office, bien que chaque visage soit unique, cela ne signifie pas qu’il est immédiatement perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services. Autrement dit, reconnaitre n’est pas pareil à distinguer par l’origine.
Aussi, pour autant que le consommateur soit familier avec l’apparence des personnages visés par les différents dépôts, l’office est d’avis que le signe ne sera pas utilisé et perçu comme un signe distinctif mais une œuvre d’art.
Jade de Lumley Woodyear
Stagiaire juriste
Anne Laporte
Avocate
31
janvier
2023
👑 Couronnement raté pour Mariah Carey…
L’interprète mondialement connu de « All I want for Christmas is you », Mariah Carey, a déposé le 10 mars 2021 trois demandes de marques devant l’USPTO. Les marques en question : « Queen of Christmas », « QOC » et « Princess Christmas » désignant notamment des produits cosmétiques, des parfums ou encore lunettes de soleil.
Cette tentative d’auto-proclamation n’est pas passée inaperçue. Une de ses rivales, la chanteuse Elizabeth Chan a aussitôt formé opposition contre ses demandes considérant que Mariah Carey ne pouvait se revendiquer comme la seule et unique reine de Noël. Pour fonder cette opposition, la chanteuse se base notamment sur un titre qu’elle a sorti en 2021 « The Queen of Christmas ».
Mariah Carey n’ayant pas répondu à l’opposition de Elisabeth Chan, les demandes de marques ont été rejetées par l’USPTO le 15 novembre 2022. Pas de couronnement pour Mariah Carey…
Jade de Lumley Woodyear
Stagiaire juriste
Anne Laporte
Avocate
29
novembre
2022
Bataille des NFT : 1-0 pour la Juventus !
Il n’est plus nécessaire de présenter la Juventus de Turin, même pour les profanes en matière de foot !
Si la Juve, pour les intimes, se bat au quotidien sur les terrains de foot, elle n’est pas en reste quand il s’agit de défendre ses droits devant les tribunaux, et avec un certain succès.
Dans le cadre de l’une des premières décisions en Union européenne dans le domaine, la Juve l’a emporté haut la main contre des cartes numériques à jouer authentifiées par NFT.
Petit résumé de la compétition
En 2021, la société Blockeras s.r.l a obtenu l’accord de différents joueurs actifs ou à la retraite pour lancer le projet Coin Of Champion consistant en la réalisation de cartes à jouer à leur effigie et authentifiées par NFT.
L’une des cartes représentait l’ancien avant-centre Bobo VIERI portant son ancien maillot de la Juve.
En 2022, Blockeras lance la commercialisation de ses cartes entrainant l’attaque de la Juventus.
En effet, cette dernière est titulaire de nombreuses marques dont les marques verbales JUVE, JUVENTUS et une marque figurative représentant son célèbre maillot à rayures noires et banches portant 2 étoiles.
La Juve découvrant la production (mintage), la publicité et la mise en vente des cartes authentifiées par NFT contenant ses marques sans son autorisation, elle saisit la cour de première instance de Rome dans le contexte d’une « injonction préliminaire ». Elle considère que ces cartes constituent des actes de contrefaçon de ses marques et de concurrence déloyale.
Pour sa défense, Blockeras fait notamment valoir que les marques invoquées n’étaient pas enregistrées pour les produits virtuels téléchargeables !
Tableau des scores
La cour de première instance de Rome relève que les marques concernent l’équipe de foot italienne la plus performante qui a remporté le plus de compétitions.
Par ailleurs, la Juve a une activité de merchandising généralisée dans différents secteurs (vêtements, jeux, etc.) aussi bien sur le web que dans des magasins physiques dans différentes villes d’Italie.
Ainsi, l’usage de l’image de Bobo VIERI, portant son maillot de la Juve, entraine un usage des marques sans autorisation de la Juventus. Il s’agit d’un usage à des fins purement commerciales et l’autorisation de Bobo VIERI d’exploiter son image portant son maillot devait également faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du célèbre club de foot puisque la réputation de ses marques contribue à la valeur de la carte numérique authentifiée par NFT.
Quant à l’argument de Blockeras selon lequel les marques ne sont pas protégées en classe 9 pour des produits virtuels, la cour l’écarte d’un revers du pied. En effet, elle note que les marques désignent différents produits, notamment en classe 9, qui sont liés aux « publications électroniques téléchargeables ».
De plus, elle précise que la Juve est active dans le monde des crypto jeux, des crypto monnaies et des NFT notamment via des accords avec la société française Sorare.
Elle en conclut donc que la création et la commercialisation des cartes numériques par Blockeras portent atteinte aux marques de la Juve.
Commentaire (non sportif)
En juin dernier, l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) a publié ses « guidelines » relatives aux NFT dans lesquelles il estime que ces derniers relèvent de la classe 9 « parce qu’ils sont traités comme du contenu ou des images numériques ». Il en ressort donc une présomption que les marques pour des produits physiques doivent également être déposées pour les produits virtuels si leurs titulaires souhaitent être protégés pour ces derniers.
Cette décision de la cour de première instance de Rome semble également aller dans ce sens puisqu’elle reconnait la similarité entre les cartes virtuelles authentifiées par NFT avec les « publications électroniques téléchargeables » auxquelles des produits désignés par les marques de la Juventus sont liés. Il est vrai que la cour retient également l’activité marquée de la Juve dans le domaine des crypto jeux et crypto monnaies pour renforcer le risque de confusion dans l’esprit du public.
Néanmoins, si les marques de la Juve n’avaient pas désigné des produits liés aux publications électroniques téléchargeables, nous pouvons nous demander si la cour aurait eu le même raisonnement malgré l’activité du club de foot dans ces nouvelles technologies.
Face aux incertitudes actuelles liées aux NFT, il est donc fortement recommandé d’étendre la protection de ses marques aux produits virtuels, au moins par précaution.
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter et mettre en place une stratégie de marque adaptée à vos besoins !
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
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