11
février
2025
« Glashütte Original » : dure réalité pour l’horlogerie virtuelle
Author:
TAoMA
Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a rendu une décision le 11 décembre 2024 dans l’affaire T-1163/23, qui porte sur l’appréciation du caractère distinctif d’une marque déposée pour des produits virtuels. Cette affaire, concernant la marque figurative , n° 018727034, constitue une première en matière de marques de l’Union européenne appliquées à des produits exclusivement numériques. Elle met en lumière la question du transfert de notoriété entre produits réels et virtuels et les conséquences en termes de distinctivité.
Un refus fondé sur le manque de distinctivité
La marque contestée, « Glashütte ORIGINAL (fig.) », avait été déposée pour des produits virtuels téléchargeables (montres et horloges virtuelles, accessoires horlogers) en classe 9, ainsi que pour des services de vente au détail et de fourniture de ces produits virtuels en classes 35 et 41. L’EUIPO avait refusé l’enregistrement au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif, car il évoquait la ville de Glashütte, reconnue pour son industrie horlogère de haute précision. Pour se faire, l’EUIPO a cependant jugé que le public pertinent à prendre en compte pour son analyse est le public allemand.
Le Tribunal confirme cette analyse en considérant que la notoriété de la ville de Glashütte dans le domaine horloger est un fait notoire en Allemagne et que le terme « original » ne confère aucun élément distinctif supplémentaire. Ce dernier terme évoquerait « l’idée d’authenticité et de fidélité à l’original ». L’ensemble du signe est donc perçu comme un « héritage de savoir-faire exceptionnel et une réputation d’excellence […] » plutôt que comme une indication d’origine commerciale.
L’équivalence entre produits réels et virtuels
Un des apports essentiels de cette décision réside dans l’application des mêmes critères de distinctivité aux produits virtuels qu’aux produits physiques correspondants. Le Tribunal affirme que lorsque des produits virtuels reproduisent ou émulent des produits réels, la perception du public pertinent reste identique. Il y a un « transfert de la perception qu’a le public pertinent des produits et services réels vers les produits et services virtuels ».
Le Tribunal rappelle que l’analyse doit se faire au cas par cas mais, en général, si une indication est perçue comme non distinctive pour des produits physiques, elle le sera également pour des produits virtuels qui représentent ces objets réels.
Une jurisprudence appelée à évoluer
Bien que l’affaire Glashütte ORIGINAL porte uniquement sur un motif absolu de refus et non sur la similarité entre produits et services, elle illustre la tendance des juridictions à ne pas cloisonner les réalités physique et virtuelle. Cette approche pourrait influencer l’évolution de la jurisprudence en matière de contrefaçon et de coexistence des marques entre ces deux sphères.
Conclusion
L’affaire Glashütte ORIGINAL est une décision importante sur le caractère distinctif des marques pour produits virtuels. Elle met en évidence la tendance des juridictions à appliquer aux marques virtuelles les mêmes critères de distinctivité qu’aux marques pour produits physiques lorsque les premiers reproduisent ou émulent les seconds.
Le temps dira si cette approche s’impose dans la jurisprudence, mais pour l’instant, l’horlogerie virtuelle semble devoir retarder ses ambitions réelles.
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
Jean-Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle Associé
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(1) TUE, 1re ch., 11 déc. 2024, n° T-1163/23
14
janvier
2025
Thor vs. iTHOR : Quand Marvel affronte la justice, mais perd la bataille
Author:
TAoMA
Le 22 février 2024, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a tranché un affrontement épique entre Marvel Characters, Inc. et une société portugaise cherchant à enregistrer la marque figurative iTHOR pour des produits électroniques, notamment des batteries et des chargeurs. Marvel, détenteur des droits sur le personnage de Thor, invoquait un risque de confusion avec ses propres marques.
Marvel s’est opposé à l’enregistrement de la marque iTHOR (demande n°18 815 402) pour tous les produits et services concernés, principalement en classe 9 (batteries, chargeurs) et classe 37 (services de recharge de batteries). Cette opposition reposait sur deux de ses marques antérieures :
• La marque verbale THOR n°6739999.
• La marque figurative THOR n°15240757, représentant le super-héros tenant un marteau.
Marvel fondait son opposition sur l’article 8(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui dispose qu’une opposition peut être formulée lorsqu’il existe un risque que le public croit que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Comparaison des produits et services
L’EUIPO a procédé à une comparaison des produits et services visés par les deux marques. Marvel proposait des biens liés au divertissement (CD, logiciels de jeux vidéo, lunettes de soleil, etc.), tandis que la marque iTHOR se concentrait sur des accessoires électroniques comme des batteries et chargeurs. Ces produits diffèrent nettement en termes de nature, de finalité et de mode d’utilisation, et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
Le manque de similarité entre ces produits a suffi pour que l’EUIPO rejette l’opposition fondée sur la première marque verbale de Marvel.
Comparaison des signe
L’EUIPO a ensuite comparé les signes en prenant en compte la marque figurative de Marvel, représentant le super-héros Thor. Le signe contesté, quant à lui, combinait l’élément verbal iTHOR et un personnage en costume de super-héros tenant un marteau et une prise électrique.
Sur le plan visuel, l’EUIPO a souligné des différences majeures entre les deux signes : le style graphique, les proportions du personnage, ainsi que les éléments distinctifs, tels que la prise électrique dans la main du personnage d’iTHOR.
Phonétiquement, l’ajout de l’élément « i » dans la marque contestée crée une différence notable avec la marque verbale « THOR« .
Conceptuellement, bien que les deux signes évoquent la figure du dieu Thor, l’EUIPO a jugé que le « i » et les symboles électriques suffisaient à distinguer les deux marques, en les ancrant dans des univers distincts.
L’EUIPO a procédé à une appréciation globale et a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques, même pour des produits identiques. Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles l’emportaient sur les similitudes, ce qui a conduit au rejet intégral de l’opposition de Marvel.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle l’EUIPO évalue le risque de confusion, même lorsque l’opposant est un acteur de renom comme Marvel. La notoriétéW d’un personnage ou d’une marque ne suffit pas à elle seule à justifier une opposition, en particulier lorsque les différences entre les signes sont suffisamment marquées, comme ce fut le cas ici.
Un parallèle peut être fait avec l’arrêt PICARO de la Cour de justice de l’Union européenne (C-361/04 P, 2006), où la Cour avait statué que la notoriété d’une marque n’entraînait pas automatiquement un risque de confusion.
En effet, il avait été jugé que, bien que le signe PICASSO jouisse d’une forte renommée, du fait du peintre éponyme, cela ne suffisait pas à augmenter la probabilité de confusion dans le contexte des véhicules, car le lien entre le nom et le produit était jugé non pertinent.
Marvel pourrait-elle changer de stratégie ? Peut-être en explorant d’autres fondements, comme l’atteinte à la renommée de sa marque verbale qui, si elle avait été prouvée, aurait permis d’élargir son champ de protection. Mais pour l’instant, iTHOR peut souffler : le dieu du tonnerre n’a pas frappé cette fois-ci.
Baptiste KUENTZMANN
Conseil en Propriété Industrielle
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) EUIPO, Division de l’Opposition, 22 février 2024, n° B 3 192 284
14
janvier
2025
Marques de mouvement : l’EUIPO ne s’ouvre pas facilement
En 2015, l’adoption de la réforme dite « Paquet Marques » promettait l’avènement des marques non traditionnelles (signes se présentant sous la forme d’un son, d’une odeur, d’un mouvement…), notamment par la suppression de l’exigence de représentation graphique des signes déposés à titre de marque. Si, dans les faits, cette possibilité reste ouverte, la pratique constante montre qu’il est difficile d’obtenir un monopole sur ce type de signes, comme l’illustre la décision rendue par la Chambre des Recours de l’EUIPO le 28 octobre 2024.
Le 26 juillet 2023, une société allemande a demandé l’enregistrement d’une marque de mouvement, telle que représentée ci-dessous, pour désigner des produits de la classe 12 « Fenêtres pour véhicules d’expédition ».
La protection revendiquée portant, dans ce cas, sur le mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre.
L’EUIPO, après examen de la demande de marque en cause, refusait son enregistrement au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. L’EUIPO jugeait notamment qu’aucun élément composant le mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre n’était frappant ou remarque. Ainsi, le consommateur ne pourra percevoir le mouvement en cause comme un identificateur de l’origine des produits en cause.
La société allemande tenta d’obtenir la levée de ce refus mais en vain, puisque par décision du 14 février 2024, l’EUIPO a décidé de maintenir sa position initiale.
C’est ainsi que l’affaire a été portée devant la Chambre des Recours de l’EUIPO qui, outre le motif de refus de non-distinctivité du signe, a invoqué l’Article 7, paragraphe 1, point e), sous ii) du RMUE qui exclut de l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme ou par une autre caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Dans sa décision, en date du 28 octobre 2024 et objet du présent article, la Chambre des Recours de l’EUIPO referme la fenêtre et exclu toute protection du signe demandé.
Sur la possible distinctivité du signe au regard des produits de la classe 12, la Chambre des Recours de l’EUIPO évacue la question assez rapidement en considérant que le consommateur ne percevra pas la séquence de mouvements comme une indication de l’origine commerciale des produits, mais uniquement comme une démonstration du fonctionnement de la fenêtre.
Pour en venir à une telle conclusion, la Chambre des Recours de l’EUIPO se fonde notamment sur le fait qu’en matière de produits techniques, comme c’est le cas en l’espèce, les fabricants proposent fréquemment des modes d’emploi qui se présentent sous forme de vidéos et qui permettent aux utilisateurs de comprendre le fonctionnement dudit produit.
Tel est le cas ici puisque la marque en mouvement dont l’enregistrement est demandé n’est pas « en mesure de transmettre, au-delà de la simple représentation du fonctionnement de la fenêtre, un message qui pourrait être compris par les consommateurs concernés comme une indication d’origine ».
Sur la forme exclusivement fonctionnelle du signe, la Chambre des Recours de l’EUIPO s’attarde un peu plus longuement sur ce point et commence par identifier les caractéristiques essentielles de la marque en mouvement qui, d’un point de vue objectif, sont l’ouverture (et, par conséquent, la fermeture) de la fenêtre.
Selon la société allemande, la marque demandée mérite protection et ne peut tomber sous le coup de l’Article 7, paragraphe 1, point e), sous ii) du RMUE dès lors que le mouvement est unique et se distingue nettement de ce qui est proposé sur le marché, en particulier par rapport à la présence des barres noires.
Toutefois, la Chambre des Recours de l’EUIPO écarte cet argumentaire pour les raisons suivantes :
• D’une part, elle rappelle que le caractère potentiellement unique de la forme n’est pas un élément pertinent, puisqu’il peut exister d’autres forme ou caractéristiques qui permettent d’obtenir le même résultat technique ;
• D’autre part, elle constate que la marque demandée n’a aucun élément non technique et, en particulier, les barres noires dont la particularité a été mise en exergue par la société allemande, conservent une fonction technique puisqu’elles ont pour fonction de stabiliser et renforcer la fenêtre.
Ainsi, et afin d’échapper à un tel motif de refus, il aurait été nécessaire que la marque demandée contienne des éléments esthétiques essentiels qui n’ont pas eux-mêmes de fonction technique. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La Chambre de Recours de l’EUIPO confirme ainsi le refus de la marque de mouvement et confirme l’appréciation plus stricte mise en œuvre pour l’examen de ces marques atypiques, l’objectif étant ici de faire respecter la libre concurrence et éviter que certains opérateurs économiques puissent s’arroger un monopole sur certaines fonctionnalités qui doivent rester à la libre disposition de tous.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
31
décembre
2024
Maradona, un nom qui ne marque finalement pas
Dans un contexte où les noms de personnalités célèbres suscitent des enjeux stratégiques en matière de marques, la Division d’Opposition de l’EUIPO a rendu, le 5 novembre 2024, une décision intéressante en matière d’appréciation de la renommée d’une marque reprenant un patronyme bien connu : MARADONA.
Le litige opposait la société émiratie Global Royal Empire FZ-LLC, titulaire de la demande de marque semi-figurative , à la société argentine Sattvica S.A., qui avait formé opposition sur la base de sa marque antérieure verbale de l’Union européenne « MARADONA ».
Cette opposition visait à faire annuler la marque seconde aux motifs qu’elle portait atteinte à la réputation de la marque antérieure MARADONA et qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public.
Relations contractuelles et risque de confusion écartés par l’EUIPO
Les parties en présence ne s’ignoraient toutefois pas. En effet, alors que la société opposante Sattvica S.A. revendiquait être l’unique propriétaire de toutes les marques identifiant Diego Armando Maradona à travers le monde, le gérant de la société Global Royal Empire FZ-LLC se targuait de disposer des droits d’image qu’il tenait du célèbre footballeur.
En effet, Maradona lui-même avait concédé une licence sur toute son image en août 2020. La société Sattvica S.A. était également partie à cette licence. Le contrat permettait ainsi aux deux sociétés d’opérer indépendamment, sous réserve de ne pas entrer en concurrence, pour créer, développer et mettre en œuvre des projets et/ou des produits portant l’image du concédant, M. Diego Armando Maradona.
Les attributs de la personnalité de Maradona, à tout le moins son nom patronymique et son image, avaient donc été démembrés au profit de deux sociétés distinctes, qui revendiquaient chacune leurs droits exclusifs et leur légitimité devant l’Office.
Sans surprise, l’EUIPO a rappelé, à titre liminaire, que l’interprétation des relations contractuelles entre les parties était hors de son champ de compétence et qu’elles ne pouvaient être prises en compte dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
Sans surprise non plus, le risque de confusion entre les marques en présence a également été écarté. L’Office a appliqué, très classiquement, la comparaison des produits et services et la comparaison des signes. En dépit des tentatives de l’opposante pour soutenir que les signes MARADONNA, DIEGUITO et la représentation du personnage de bande dessinée étaient associés à la même personne célèbre, cette similitude conceptuelle des signes (pour une partie seulement du public pertinent) était toutefois insuffisante pour consacrer l’existence d’un risque de confusion.
L’opposition fondée sur la renommée
Le principal enseignement de cette décision demeure dans l’appréciation de la renommée de la marque, reprenant le nom d’une personnalité. En effet, la société opposante Sattvica S.A. fondait également son opposition sur l’article 8 (5) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui prévoit qu’une marque ne peut être enregistrée si elle profite indûment de la renommée d’une marque antérieure ou lui porte préjudice, même si les produits ou services ne sont pas similaires. Il incombait donc à Sattvica S.A. de démontrer la renommée de la marque « MARADONA » pour les produits et services des classes fondant son action, avant la date de dépôt de la marque contestée.
Sattvica S.A. soutenait alors que le nom « MARADONA » était universellement connu, transcendant tous les secteurs. Selon l’opposante, le degré de connaissance par le public de la marque antérieure « MARADONA » était si élevé qu’il serait difficile de trouver des consommateurs qui ne la connaissent pas. Elle soutenait que Diego Armando Maradona était, sans aucun doute, l’une des personnes les plus connues au monde, « une personnalité qui n’a pas besoin d’être présentée, et cela n’a pas besoin d’être prouvé ». Plusieurs éléments ont été fournis pour étayer ces propos, tels qu’une liste de 150 marques enregistrées dans divers pays, une décision du tribunal de Milan reconnaissant un abus de notoriété par Dolce & Gabbana en 2019 vis-à-vis du nom MARADONNA, ainsi que des accords de licence liant la marque à des produits divers (vêtements, montres, etc.).
Appréciation de l’EUIPO
De prime abord, l’EUIPO a en effet reconnu que Maradona était un personnage de renommée internationale en affirmant que « le nom de famille MARADONNA est peu courant ou inexistant en UE mais qu’il est largement connu et associé par le grand public de l’Union européenne au footballeur argentin Diego Armando Maradona (1960-2020). Maradona (…) est l’une des personnes les plus connues au monde, ce qui n’a pas besoin d’être prouvé ».
En revanche, l’Office a distingué la notoriété d’un nom patronymique de celle de la marque éponyme, en tant qu’identifiant de produits ou services. À cet effet, l’examinateur a rappelé que la renommée d’une marque doit être prouvée par des éléments objectifs tels que les parts de marché, l’intensité et la durée de l’usage ou encore les investissements dans la promotion.
Or, malgré les éléments fournis, l’Office a conclu que Sattvica S.A. n’avait pas établi que la marque « MARADONA » était connue pour les produits des classes 25, 28, 35, 38, 41 et 43. Les jugements antérieurs et les licences n’étaient pas suffisants, car ils portaient davantage sur l’usage du nom Maradona à des fins promotionnelles que sur son exploitation en tant que marque. La notoriété du footballeur emblématique argentin est un élément factuel qui ne suffit pas à justifier d’une renommée de la marque MARADONA au sens du droit. Par ailleurs, la liste des marques a été considérée comme étant un signe d’une activité intensive menée par l’opposante afin de protéger le signe en question, au niveau national et international.
Enseignements à tirer
Cette décision met en lumière la difficulté de démontrer la renommée d’une marque éponyme, surtout lorsque celle-ci est liée à une personnalité de renom. Il est délicat d’apprécier la limite entre l’usage de la marque et l’usage du nom patronymique, qui plus est célèbre.
L’EUIPO a fermement dissocié la célébrité d’une personnalité de la reconnaissance de la renommée d’une marque reprenant son nom pour des produits ou services spécifiques. La notoriété d’un nom patronymique ne déteint donc pas sur celle de la marque éponyme, qui devra se mesurer en fonction de son usage pour des produits et services.
En l’absence d’éléments probants tels que des études de marché ou des données de vente, l’opposition a donc été rejetée.
Ainsi, la célébrité seule ne suffit pas à conférer une renommée juridique à une marque. L’usage commercial et la perception par le public ciblé restent déterminants pour l’établissement de cette qualité devant l’EUIPO.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
05
novembre
2024
Quand le nom d’une commune française échappe à la compétence des juges hexagonaux
Author:
TAoMA
La Haute juridiction s’est prononcée à la rentrée quant à une question de compétence juridictionnelle pour connaître d’une demande en annulation de marque internationale.
La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 4 septembre 20241 concernant la compétence territoriale pour connaitre d’une demande d’annulation d’une marque internationale.
Dans cette affaire, la commune française de Côtes-de-Montravel demandait l’annulation d’une marque internationale semi-figurative « Côtes de Montravel »2 déposée par une société pour du vin et désignant l’Autriche, l’Italie et le Maroc, à l’exclusion cependant de la France. La commune de Montravel invoquait la spoliation de son nom, utilisé comme indication de provenance pour des produits, afin d’obtenir l’annulation de cette marque.
En première instance et en appel, la demande a été rejetée au motif de l’incompétence des juridictions françaises. La commune a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que, malgré l’absence de désignation de la France dans la demande d’enregistrement international, la juridiction française était compétente pour connaître de l’affaire.
Une tentative d’argumentation fondée sur l’origine française du défendeur, et de son dépôt de base
En effet, cette marque internationale avait été déposée par une société française, et sur la base d’un premier dépôt français, dont il s’agissait de l’extension internationale. En conséquence, une décision rendue sur la nullité du dépôt de base français aurait eu, selon les demandeurs, un impact sur la validité de l’enregistrement international. De plus, la commune rappelle l’article 42 du Code de Procédure Civile selon lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur – en l’espèce la France.
L’application stricte du règlement (UE) n°1215/2012 et de l’Arrangement de Madrid conduit à rejeter la possibilité pour la commune française de défendre son appellation
La Cour de cassation a écarté ces arguments, et rejeté le pourvoi, en se fondant sur l’article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012 et l’Arrangement de Madrid. Selon ces textes, seules les juridictions des États désignés dans l’enregistrement international peuvent statuer sur la validité de la marque. La Cour de cassation en déduit donc explicitement que « les juridictions d’un État qui n’est pas désigné, fût- il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale. »
Ainsi, les juridictions françaises ne peuvent se prononcer sur l’annulation d’une marque internationale enregistrée dans des pays tiers.
Des leçons à tirer pour les demandes en annulation de marques internationales
Cette décision de la Cour de cassation clarifie les limites de la compétence des juridictions nationales concernant l’annulation des marques internationales. Elle réaffirme l’indépendance des enregistrements internationaux par rapport aux dépôts de base.
Du point de vue des déposants, se voit réaffirmée la nécessité d’une stratégie fine lors du dépôt de marque, et notamment l’anticipation des potentiels litiges dans les pays de désignation choisis.
Du point de vue adverse, celui des parties souhaitant contester une marque internationale, la procédure est complexe. Les demandeurs doivent potentiellement engager plusieurs actions distinctes dans chaque pays désigné, ce qui risque d’augmenter les coûts et les délais, et pourrait donc décourager certains de protéger leurs intérêts.
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Elsa DARMON
Stagiaire Avocat
Delphine MONFRONT
Avocate
1) Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-13.044, formation restreinte hors RNSM/NA, Publié au Bulletin
2) International Mark AO 307
31
octobre
2024
Cognac contre Cologne & Cognac Entertainment : Quand le prestige d’une appellation rencontre la créativité du divertissement
Author:
TAoMA
Contexte du Litige
Le 6 août 2024, la United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC, Cour d’appel américaine pour le circuit fédéral) s’est penchée sur un litige complexe opposant le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) et l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) à la société américaine Cologne & Cognac Entertainment, un acteur de l’industrie musicale. Le cœur de cette affaire réside dans l’utilisation de la dénomination « Cognac » dans la marque par Cologne & Cognac Entertainment pour des services de divertissement et de production musicale, une appropriation jugée problématique par les entités françaises en charge de la protection de cette appellation prestigieuse.
Le BNIC et l’INAO, garants de la certification « Cognac », qui ne peut désigner que le brandy fabriqué dans la région de Cognac, arguaient que l’usage de « Cognac » en lien avec le divertissement risquait de causer à la fois confusion, dilution et affaiblissement de cette indication. Cependant, une première décision de la Commission de première instance et d’appel en matière de marques (TTAB) a estimé que l’usage proposé n’entraînait ni confusion ni dilution, provoquant ainsi l’appel des institutions françaises devant la Cour fédérale.
Arguments et décision de la Cour
La Cour d’appel fédérale, dans son analyse, s’est intéressée à deux aspects clés : la notoriété de l’appellation « Cognac » et le risque de confusion avec la marque de divertissement de Cologne & Cognac Entertainment.
La notoriété de l’appellation « Cognac » en tant que marque de certification
Le BNIC et l’INAO ont fait valoir que « Cognac » jouit d’une notoriété forte, en particulier dans la culture populaire américaine et au sein de l’industrie musicale, notamment du hip-hop. Selon eux, cette renommée renforce la perception de Cognac comme une marque prestigieuse liée à un terroir spécifique, ce qui justifie sa protection contre des usages susceptibles de brouiller cette image de luxe et de tradition. La Cour fédérale a jugé que la notoriété d’une marque de certification ne dépend pas de la connaissance spécifique de son statut légal par le public. Elle a estimé que le TTAB avait à tort ignoré l’impact culturel du Cognac, souvent perçu comme un produit prestigieux associé à un certain style de vie. La Cour a conclu que la notoriété culturelle de « Cognac » aurait dû jouer un rôle majeur dans l’analyse du risque de confusion, au regard des articles présentés lesquels reflètent « la renommée de l’eau-de-vie française […] particulièrement populaire dans l’industrie de la musique hip-hop ».
La similitude des marques et le risque de confusion
La Cour a également évalué la similitude entre les marques en fonction de « leur apparence, de leur son, de leur connotation et de leur impression commerciale ». Contrairement à ce qui avait été retenu en première instance, la Cour a relevé que la marque de Cologne & Cognac Entertainment s’appuie précisément sur le terme « Cognac » pour véhiculer une image de sophistication et d’élégance. Ainsi, malgré l’utilisation pour des services différents, la marque pourrait créer une association mentale chez les consommateurs, induisant une confusion potentielle. La Cour a insisté sur le fait que les termes d’une marque de certification, bien qu’associés à un terroir, peuvent également générer une connotation de luxe et d’exclusivité, éléments retrouvés dans la marque contestée.
La relation entre les biens et la dilution de la marque
La Cour a également pris en compte l’association fréquente entre les produits Cognac et la musique, en particulier le hip-hop, pour évaluer le risque de dilution. La Cour a ainsi critiqué l’approche du TTAB, estimant que les éléments de preuve sur cette association étaient essentiels pour mesurer l’impact de l’usage du terme « Cognac » par Cologne & Cognac Entertainment sur le public. La Cour a souligné que cette connexion culturelle devait être considérée comme un indice de proximité entre les produits, ce que le TTAB avait négligé.
Conséquences et Impact
La décision d’annulation de la Cour, qui renvoie par ailleurs cette affaire au TTAB pour qu’il réexamine la plainte du CNIC et de l’INAO, marque un tournant dans la manière dont les marques de certification sont analysées dans le contexte de la culture populaire et de la mondialisation. Elle rappelle que la notoriété d’une appellation peut s’étendre au-delà de ses caractéristiques techniques pour inclure des dimensions culturelles, renforçant ainsi sa protection contre des usages extérieurs à la catégorie d’origine.
Pour les détenteurs d’appellations d’origine, cette décision renforce l’importance de la protection contre des usages non autorisés et soulève la question des limites de l’appropriation culturelle. Elle rappelle également aux entreprises que l’emploi de termes protégés liés à des produits du terroir peut entraîner des conflits juridiques, si ces termes sont perçus comme des indicateurs de qualité et de prestige.
Dans l’attente de la décision de renvoi, cette affaire ouvre un possible pour la protection des indications géographiques et les marques de certification bien au-delà des produits d’origine, dans un monde où l’image et le prestige sont des valeurs commercialement exploitées.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
22
octobre
2024
Un accord qui tourne au vinaigre : quand la Chartreuse vire verte de rage !
Author:
TAoMA
Le 5 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Marseille a rendu une décision importante concernant un litige entre la Compagnie Française de la Grande Chartreuse (ci-après la Compagnie) et Le Cellier des Chartreux (ci-après le Cellier). Ce conflit portait sur l’utilisation du terme « Chartreux », encadré par un accord de coexistence entre les parties.
Les faits
La Compagnie commercialise l’inimitable liqueur Chartreuse et possède des droits étendus sur cette marque dans le domaine des boissons alcooliques. Fondée en 1930, elle est la seule entité habilitée à utiliser le terme « Chartreuse », en accord avec l’Ordre des Chartreux, ordre religieux fondé au XIe siècle, qui détient la recette secrète de cette liqueur depuis 1605. Sa mission va au-delà de la simple commercialisation : la Compagnie protège également l’image et les valeurs religieuses de l’ordre monastique des Chartreux. En effet, le terme Chartreux est un symbole religieux fort, dont l’usage doit respecter les engagements spirituels de l’ordre, notamment la chasteté, la sobriété et le silence.
A la suite d’un litige, la Compagnie avait accordé au Cellier, cave coopérative créée en 1929, le droit d’utiliser le terme « Chartreux », pour des vins du Sud Est, sous certaines conditions. Dans le cadre de cet accord, le Cellier ne pouvait pas mettre en exergue le vocable Chartreux afin d’éviter toute confusion avec les produits de la Compagnie. En outre, le Cellier devait veiller à ne pas porter atteinte à l’image de l’Ordre des Chartreux et de la religion chrétienne.
Cependant, au fil des ans et en dépit des engagements contractuels pris, le Cellier aurait, selon la Compagnie, enfreint cet accord à plusieurs reprises, nécessitant des rappels à l’ordre et des alertes. La Compagnie a donc introduit une action devant le Tribunal judiciaire de Marseille, en soutenant que le Cellier avait violé les engagements pris dans l’accord de 2017.
Les actes incriminés par la Compagnie
Ses principales revendications étaient les suivantes :
1. La Compagnie reprochait à son co-contractant la violation de l’interdiction d’utiliser le terme « Chartreux », pris isolément. La Compagnie précisait également que la formulation dudit accord était très claire et qu’il n’existait aucune difficulté d’interprétation.
2. Selon la Compagnie, plusieurs cuvées du Cellier portaient des noms ou faisaient l’objet de communications qui dénaturaient l’image de l’Ordre religieux. Par exemple, des dénominations, qualifiées de triviales ou indécentes, telle que CHAMASUTRA, « Je résiste à tout sauf à la tentation », « l’âme des Chartreux » ou l’événement Les Chartreux partent en live, étaient jugées contraires aux valeurs religieuses défendues par l’Ordre, notamment la chasteté et la vie monastique austère.
3. En outre, en commercialisant des vins associés à des références aux Chartreux ou à l’Ordre religieux, tels que par exemple l’usage d’une nuance de vert approchante à celle de la liqueur pour une fontaine à vin blanc Cuvée de Chartreux (usage explicitement proscrit dans le cadre de l’accord), le Cellier créait un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, pouvant laisser croire que ces produits avaient un lien avec la célèbre liqueur Chartreuse.
Axes de défense du Cellier des Chartreux
De son côté, le Cellier niait toute violation de l’accord en présentant la défense suivante :
1. Le Cellier a soutenu que l’utilisation du terme Chartreux dans ses produits, tels que les cuvées Châmasutra ou Les Chartreux partent en live, faisait référence à la race de chats Chartreux et non à l’Ordre religieux. Que dans le cadre de sa communication, ces dénominations étaient associées à des visuels de chats et qu’il n’y avait pas de confusion possible avec la marque de liqueur Chartreuse ou l’Ordre monastique.
2. Le Cellier a argumenté que l’accord de coexistence ne devait pas être interprété de manière trop large et qu’il respectait les limites imposées. Ses produits et communications, selon lui, n’empiétaient pas sur l’image de l’Ordre des Chartreux ni sur les droits de la Compagnie.
3. Enfin, le Cellier a invoqué la liberté d’expression commerciale, estimant que les restrictions imposées par l’accord ne devaient pas limiter sa capacité à utiliser un terme générique comme Chartreux pour désigner ses produits.
Le verdict
Le Tribunal s’est ainsi attaché à déterminer si l’accord conclu entre les parties était ou non respecté et a considéré que plusieurs des cuvées incriminées du Cellier enfreignaient bien les termes de l’accord :
• L’usage du terme CHAMASUTRA a été jugé contraire à l’accord car il « impacte directement ou indirectement l’image de l’Ordre des Chartreux qui prône notamment la chasteté« , un pilier de la religion chrétienne. Un chat était en effet présent sur les supports de communication mais dans des positions suggestives, appuyant ainsi la thèse de la demanderesse.
• L’événement festif « Les Chartreux partent en live » a également été interdit, car même si le Cellier a tenté de le justifier en se référant à la race de chats, le Tribunal a considéré que l’expression portait atteinte à l’Ordre religieux et aux valeurs de chasteté et de sobriété qu’il défend en associant le terme Chartreux à un événement « festif, dansant et alcoolisé ».
• La phrase « Je résiste à tout sauf à la tentation » a été jugée comme » une référence très claire à un verset biblique » et affectant ainsi l’image des Chartreux et la religion.
• La mise en exergue du terme CHARTREUX, pris isolément dans les expressions « Chartreux Classic » et « L’âme des chartreux » a également été condamnée et les cuvées du même nom ont donc été interdites.
En revanche, certaines cuvées, telles que « Sept Étoiles », le « Mas » ou encore « Une cuvée au poil », ne présentaient pas de risque de confusion, le terme chartreux n’étant pas utilisé de manière isolée.
Le Cellier a été condamné à verser 50 000 euros à la Compagnie (qui en avait réclamé le double) pour préjudice moral et à publier le jugement sur son site Internet et ses réseaux sociaux. Une astreinte de 500 euros (contre 1000 euros demandé) par infraction constatée a également été ordonnée pour chaque utilisation illicite future du terme « Chartreux ».
Enjeux pour le droit des marques
Cette décision rappelle l’importance du respect des accords de coexistence. Outre la sanction pécuniaire importante, c’est toute une stratégie de communication qui devra être réinvestie, tant en termes de temps que d’argent.
Les accords de coexistence emportent des engagements et des concessions réciproques et lient les parties toute la vie de leurs marques. Ils sont utiles pour la résolution de conflit mais doivent être appliqués et respectés de manière scrupuleuses dans le temps.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
08
octobre
2024
Quand la mode fait jurisprudence : GANNI marche sur Steve Madden avec style
Le tribunal maritime et commercial de Copenhague vient de marquer un tournant dans la protection des créations de mode au Danemark.
Le 9 août 2024, le tribunal a rendu une décision favorable à la marque danoise GANNI en lui accordant la protection de ses droits d’auteur sur son célèbre modèle de chaussure Buckle Ballerina. Face à cette reconnaissance, la société américaine Steve Madden se voit désormais interdite de commercialiser la chaussure GRAND AVE, jugée trop similaire, sur le territoire danois.
Une décision remarquée pour le droit d’auteur dans la mode
En s’appuyant sur l’arrêt Cofemel de la Cour de justice de l’Union européenne (C-683/17), le tribunal a reconnu que le design de la Buckle Ballerina pouvait bénéficier de la protection du droit d’auteur en tant qu’œuvre d’art appliqué. Jusque-là, les tribunaux danois, même la Cour suprême, avaient été réticents à accorder ce statut aux créations de mode. Cette décision établit que l’assemblage unique des éléments de design — la forme fine et féminine, le bout pointu contrastant avec l’angularité de la semelle, les boucles et les rivets inspirés du style punk — constitue l’expression intellectuelle propre du designer de GANNI, Emmelie Karlström.
Steve Madden en difficulté face à la notoriété de GANNI
GANNI considérait le modèle GRAND AVE comme une copie quasi identique de la Buckle Ballerina. Le tribunal a donné raison à GANNI, soulignant que malgré les différences mineures entre les deux modèles, GRAND AVE donne une impression générale similaire à celle de la Buckle Ballerina.
Le tribunal a également souligné que même si Steve Madden bénéficiaiy d’une réputation internationale, la GRAND AVE n’a pas pu être conçue sans connaissance préalable du modèle de GANNI, qui jouit d’une exposition massive sur les réseaux sociaux et dans les magazines de mode tels que Vogue et Harper’s Bazaar. A cet égard, la plaignante avait également relevé l’existence de nombreuses vidéos TikTok expliquant pourquoi les clients devraient acheter les chaussures de GANNI alors qu’ils pouvaient acheter les modèles de Steve Madden « qui coûtent moitié moins cher ».
Conséquences pour la mode danoise et européenne
La décision pourrait bien encourager d’autres créateurs à revendiquer leurs droits d’auteur sur des créations de mode, traditionnellement plus difficiles à protéger. Cela renforce également le positionnement de GANNI comme une marque emblématique au Danemark et sur la scène internationale. Cette victoire pourrait dissuader d’autres marques de tenter des copies ou imitations, et invite les entreprises à prendre en compte le droit d’auteur comme moyen de protection dans leurs stratégies juridiques.
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Alain Hazan
Avocat associé
(1) Arrêt du tribunal maritime et commercial, Cas BS-25562/2024-SHR, 9 août 2024
24
septembre
2024
Le crocodile perd ses dents : Lacoste vaincu par CROCODOG
Author:
TAoMA
Lacoste essuie un revers dans sa bataille pour protéger sa célèbre marque de crocodile. Le 31 juillet 20241, l’EUIPO a rejeté l’opposition de Lacoste contre la marque CROCODOG désignant des produits pour animaux domestiques.
Lacoste, invoquant les articles 8(1)(b) et 8(5) du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), soutenait que la marque CROCODOG présentait une similitude avec ses marques figuratives de crocodile, en invoquant un risque de confusion et un détournement de notoriété.
Les différences visuelles et conceptuelles : au cœur de la décision
Dans cette décision, l’EUIPO a rappelé que l’impression globale d’un signe est déterminante pour évaluer la similitude. Bien que le composant verbal ait généralement un poids plus fort, cela n’est pas systématique. Ici, l’élément figuratif de CROCODOG, un animal imaginaire mêlant un crocodile et un chien, a joué un rôle central. Ce croc-chien se distingue par sa taille, sa position et son contenu hautement imaginatif.
En comparaison, les marques de Lacoste représentent un crocodile de façon réaliste, avec des détails anatomiques fidèles. L’EUIPO a estimé que ces représentations réalistes d’un crocodile et l’animal hybride de CROCODOG ne partagent pas de caractéristiques visuelles ou contours similaires. De plus, bien que les deux signes contiennent une tête de crocodile, leurs différences conceptuelles ont suffi à écarter tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public.
L’impact pour les propriétaires de marques
Cette décision montre que, même pour des marques ayant une forte renommée comme Lacoste, il est essentiel que les signes soient visuellement et conceptuellement similaires pour soutenir une opposition. La notoriété seule ne peut pas surmonter des différences majeures. L’EUIPO a jugé que les divergences entre le crocodile réaliste de Lacoste et l’animal hybride de CROCODOG étaient suffisamment marquées pour rejeter l’opposition.
Malgré le rejet de cette opposition, Lacoste conserve ses possibilités de recours.
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Gaëlle Loinger-Benamran
Conseil en Propriété Industrielle Associée
1) EUIPO, Division d’Opposition, Opposition No. B 3 203 568, 31/07/2024
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