Maradona, un nom qui ne marque finalement pas

Dans un contexte où les noms de personnalités célèbres suscitent des enjeux stratégiques en matière de marques, la Division d’Opposition de l’EUIPO a rendu, le 5 novembre 2024, une décision intéressante en matière d’appréciation de la renommée d’une marque reprenant un patronyme bien connu : MARADONA.

Le litige opposait la société émiratie Global Royal Empire FZ-LLC, titulaire de la demande de marque semi-figurative , à la société argentine Sattvica S.A., qui avait formé opposition sur la base de sa marque antérieure verbale de l’Union européenne « MARADONA ».
Cette opposition visait à faire annuler la marque seconde aux motifs qu’elle portait atteinte à la réputation de la marque antérieure MARADONA et qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public.

Relations contractuelles et risque de confusion écartés par l’EUIPO

Les parties en présence ne s’ignoraient toutefois pas. En effet, alors que la société opposante Sattvica S.A. revendiquait être l’unique propriétaire de toutes les marques identifiant Diego Armando Maradona à travers le monde, le gérant de la société Global Royal Empire FZ-LLC se targuait de disposer des droits d’image qu’il tenait du célèbre footballeur.
En effet, Maradona lui-même avait concédé une licence sur toute son image en août 2020. La société Sattvica S.A. était également partie à cette licence. Le contrat permettait ainsi aux deux sociétés d’opérer indépendamment, sous réserve de ne pas entrer en concurrence, pour créer, développer et mettre en œuvre des projets et/ou des produits portant l’image du concédant, M. Diego Armando Maradona.

Les attributs de la personnalité de Maradona, à tout le moins son nom patronymique et son image, avaient donc été démembrés au profit de deux sociétés distinctes, qui revendiquaient chacune leurs droits exclusifs et leur légitimité devant l’Office.

Sans surprise, l’EUIPO a rappelé, à titre liminaire, que l’interprétation des relations contractuelles entre les parties était hors de son champ de compétence et qu’elles ne pouvaient être prises en compte dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.

Sans surprise non plus, le risque de confusion entre les marques en présence a également été écarté. L’Office a appliqué, très classiquement, la comparaison des produits et services et la comparaison des signes. En dépit des tentatives de l’opposante pour soutenir que les signes MARADONNA, DIEGUITO et la représentation du personnage de bande dessinée étaient associés à la même personne célèbre, cette similitude conceptuelle des signes (pour une partie seulement du public pertinent) était toutefois insuffisante pour consacrer l’existence d’un risque de confusion.

L’opposition fondée sur la renommée

Le principal enseignement de cette décision demeure dans l’appréciation de la renommée de la marque, reprenant le nom d’une personnalité. En effet, la société opposante Sattvica S.A. fondait également son opposition sur l’article 8 (5) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui prévoit qu’une marque ne peut être enregistrée si elle profite indûment de la renommée d’une marque antérieure ou lui porte préjudice, même si les produits ou services ne sont pas similaires. Il incombait donc à Sattvica S.A. de démontrer la renommée de la marque « MARADONA » pour les produits et services des classes fondant son action, avant la date de dépôt de la marque contestée.

Sattvica S.A. soutenait alors que le nom « MARADONA » était universellement connu, transcendant tous les secteurs. Selon l’opposante, le degré de connaissance par le public de la marque antérieure « MARADONA » était si élevé qu’il serait difficile de trouver des consommateurs qui ne la connaissent pas. Elle soutenait que Diego Armando Maradona était, sans aucun doute, l’une des personnes les plus connues au monde, « une personnalité qui n’a pas besoin d’être présentée, et cela n’a pas besoin d’être prouvé ». Plusieurs éléments ont été fournis pour étayer ces propos, tels qu’une liste de 150 marques enregistrées dans divers pays, une décision du tribunal de Milan reconnaissant un abus de notoriété par Dolce & Gabbana en 2019 vis-à-vis du nom MARADONNA, ainsi que des accords de licence liant la marque à des produits divers (vêtements, montres, etc.).

Appréciation de l’EUIPO

De prime abord, l’EUIPO a en effet reconnu que Maradona était un personnage de renommée internationale en affirmant que « le nom de famille MARADONNA est peu courant ou inexistant en UE mais qu’il est largement connu et associé par le grand public de l’Union européenne au footballeur argentin Diego Armando Maradona (1960-2020). Maradona (…) est l’une des personnes les plus connues au monde, ce qui n’a pas besoin d’être prouvé ».

En revanche, l’Office a distingué la notoriété d’un nom patronymique de celle de la marque éponyme, en tant qu’identifiant de produits ou services. À cet effet, l’examinateur a rappelé que la renommée d’une marque doit être prouvée par des éléments objectifs tels que les parts de marché, l’intensité et la durée de l’usage ou encore les investissements dans la promotion.

Or, malgré les éléments fournis, l’Office a conclu que Sattvica S.A. n’avait pas établi que la marque « MARADONA » était connue pour les produits des classes 25, 28, 35, 38, 41 et 43. Les jugements antérieurs et les licences n’étaient pas suffisants, car ils portaient davantage sur l’usage du nom Maradona à des fins promotionnelles que sur son exploitation en tant que marque. La notoriété du footballeur emblématique argentin est un élément factuel qui ne suffit pas à justifier d’une renommée de la marque MARADONA au sens du droit. Par ailleurs, la liste des marques a été considérée comme étant un signe d’une activité intensive menée par l’opposante afin de protéger le signe en question, au niveau national et international.

Enseignements à tirer

Cette décision met en lumière la difficulté de démontrer la renommée d’une marque éponyme, surtout lorsque celle-ci est liée à une personnalité de renom. Il est délicat d’apprécier la limite entre l’usage de la marque et l’usage du nom patronymique, qui plus est célèbre.

L’EUIPO a fermement dissocié la célébrité d’une personnalité de la reconnaissance de la renommée d’une marque reprenant son nom pour des produits ou services spécifiques. La notoriété d’un nom patronymique ne déteint donc pas sur celle de la marque éponyme, qui devra se mesurer en fonction de son usage pour des produits et services.

En l’absence d’éléments probants tels que des études de marché ou des données de vente, l’opposition a donc été rejetée.

Ainsi, la célébrité seule ne suffit pas à conférer une renommée juridique à une marque. L’usage commercial et la perception par le public ciblé restent déterminants pour l’établissement de cette qualité devant l’EUIPO.

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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle