BREXIT et droits de propriété intellectuelle européens : Le Royaume-Uni en transition jusqu’au 31 décembre 2020, mais après ?

Le Royaume-Uni a quitté l’Union Européenne le 31 janvier 2020. Toutefois, d’un point de vue de la propriété intellectuelle, le Royaume-Uni fait toujours partie de l’Union Européenne puisqu’une période de transition a été mise en place jusqu’au 31 décembre 2020. 

L’équipe News de TAoMA suit de près ces changements et vous explique les impacts du Brexit sur vos droits. 


Marques

Tout d’abord, si vous vous demandiez si vos marques de l’Union Européenne s’appliquent toujours au Royaume-Uni, la réponse est bien OUI mais seulement jusqu’au 31 décembre 2020 !

Nous vous expliquons la situation des marques de l’Union Européenne selon différents cas de figure.


1ère situation : les marques de l’Union Européenne enregistrées au 1er janvier 2021 

Aucun changement à prévoir jusqu’au 31 décembre 2020 pour :

  • Les marques de l’Union Européenne enregistrées ;
  • Les marques de l’Union Européenne actuellement en cours d’enregistrement et les marques déposées d’ici la fin de la transition et qui seront enregistrées au 31 décembre 2020 ;
  • Les marques de l’Union Européenne arrivant à expiration avant le 31 décembre 2020 et dûment renouvelées avant cette date (ou en période de grâce).

Pour l’ensemble de ces marques, l’office britannique créera automatiquement des marques nationales équivalentes sur son registre. Ces équivalences britanniques seront totalement indépendantes de la marque de l’Union Européenne initiale, mais conserveront les dates de dépôts et de priorité correspondantes.

La bonne nouvelle est qu’aucune démarche et aucun frais ne devraient être engagés par les titulaires de marques de l’Union Européenne.

Les titulaires ne seront pas notifiés par l’office britannique et ne recevront pas de nouveau certificat d’enregistrement de leur équivalence mais pourront accéder aux détails de leur nouvelle marque sur le site de l’office britannique en indiquant leur numéro de marque de l’Union Européenne, précédé par la référence « UK009 ».

Par ailleurs, ces marques devront être renouvelées à leur échéance auprès de l’office britannique comme toute marque nationale.

Si un titulaire de marque de l’Union Européenne ne souhaite pas obtenir d’équivalence, des mesures d’opt-out (renoncement à obtenir une équivalence britannique) seront possibles à compter du 1er janvier 2021 (le formulaire correspondant qui sera disponible sur le site gov.uk ne devrait pas être publié avant cette date).


2ème situation : les marques de l’Union Européenne en cours d’enregistrement au 1er janvier 2021 

Pour les marques de l’Union Européenne déposées mais pas encore enregistrées au 1er janvier 2021, les déposants auront un délai de 9 mois (à compter de cette date) pour demander le maintien de leurs droits au Royaume-Uni et conserver leur date de dépôt européenne initiale.

Toutefois, contrairement au cas des marques enregistrées, les marques en cours d’enregistrement à la fin de la période de transition :

  • ne seront créées qu’à la demande du titulaire dans les 9 mois (à défaut, aucune équivalence ne sera créée) ;
  • seront examinées par l’office britannique comme n’importe quelle nouvelle demande de marque ;
  • devront faire l’objet d’un paiement de taxes (de l’ordre de 170£ pour 1 classe et 50£ par classe supplémentaire).

3ème situation : les marques de l’Union Européenne arrivant à expiration entre le 1er janvier et le 30 juin 2021

Les marques équivalentes créées par le Royaume-Uni qui arrivent à expiration entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 devront être renouvelées tout comme la marque de l’Union Européenne correspondante.

L’office britannique enverra, dans la mesure du possible, un rappel au titulaire de la marque équivalente arrivant à expiration, l’invitant à payer la taxe de renouvellement correspondante.

Compte-tenu des circonstances, les titulaires de marques bénéficieront d’un délai supplémentaire de 6 mois à compter de la réception du rappel de l’office britannique, pour les renouveler au Royaume-Uni (sans surtaxe).

Enfin, l’office britannique précise d’ores et déjà que le renouvellement anticipé de la marque européenne, auprès de l’EUIPO, avant le 31 décembre 2020 sera sans incidence sur la marque britannique équivalente et ne permettra pas d’exempter les titulaires du paiement de la taxe de renouvellement britannique.


4ème situation : les marques internationales désignant l’Union Européenne

Des mesures équivalentes devraient être prévues pour les marques internationales désignant l’Union Européenne.

Toutefois, une particularité est à prévoir puisque l’équivalence britannique serait indépendante de la marque internationale. L’OMPI nous apportera prochainement des précisions sur les mesures prévues pour ces marques et les éventuelles actions requises par les titulaires concernés.


5ème situation : Quid de l’usage et la renommée des marques de l’Union Européenne ?

Enfin, nous clôturons ce paragraphe sur les marques en précisant que l’usage et la renommée des marques au sein de l’Union Européenne, même à l’extérieur du Royaume-Uni, au cours des 5 années précédant la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020, pourront être valablement invoqués au Royaume-Uni.


Dessins et modèles

Ces mêmes mesures seront transposées aux dessins et modèles, y compris les dessins et modèles communautaires non enregistrés pour lesquels un registre spécifique sera créé par l’office britannique. Cette mesure est rassurante pour les titulaires de tels droits puisqu’à la différence d’un dessin ou modèle enregistré classique, un dessin ou modèle communautaire non enregistré permet de conférer une protection (plus limitée) pour une durée de 3 ans non renouvelable, à compter de sa première divulgation au public sur le territoire de l’Union Européenne).


Autres conséquences

En revanche, le Brexit pourrait avoir des incidences importantes sur les contrats (accords de coexistence, lettre d’engagement, licences, …), les actions judiciaires en cours au Royaume-Uni au 1er janvier 2021 engagées sur la base d’une marque ou d’un dessin et modèle de l’Union Européenne, les procédures d’opposition auprès de l’EUIPO sur la base de marques britanniques ou encore, les noms de domaine .eu dont les titulaires sont britanniques, etc.

Nous vous recommandons donc de procéder à des audits de vos portefeuilles, contrats et procédures en cours afin d’anticiper au mieux les conséquences de la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union Européenne.

L’ensemble de l’équipe TAoMA est mobilisée sur ces problématiques et reste à votre disposition pour vous accompagner dans cette période de transition.

Stay safe !


Marion Mercadier

Juriste